FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Non-Practicing Entities
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar Non-Practicing Entities binnen het
octrooirecht van de Verenigde Staten en de Europese Unie
Ereña Hildenberg Begeleider: Dr. Sven J.R. Bostyn
Inleverdatum: 1 juli 2015 Aantal pagina’s: 77
Inhoudsopgave 1 Inleiding p.4 2 Non-Practicing Entities p.6 2.1 Inleiding p.6 2.2 Begripsbepaling p.6 2.3 Strategie p.7
2.4 Argumenten voor en tegen NPEs p.9
2.5 Conclusie p.13
3 De Verenigde Staten p.15
3.1 Inleiding p.15
3.2 “Non-Practicing Entities” in het octrooirechtsysteem van de Verenigde Staten p.15
3.2.1 Stimulerende factoren p.15
3.2.1.1 Octrooieerbaarheid software & methoden voor bedrijfsvoering p.15
3.2.1.2 Procedurele aspecten p.18 3.2.1.2.1 Permanent verbod p.18 3.2.1.2.2 Forumshopping p.20 3.2.1.2.3 Bewijslast p.21 3.2.1.2.4 Schadevergoeding p.23 3.3 Conclusie p. 24 4. Europese Unie p.26 4.1 Inleiding p.26
4.2.1 Stimulerende factoren: het Unitary Patent Package p.28
4.3 Conclusie p.39
5 Rechtsvergelijking p.41
5.1 Vergelijkende analyse van het Amerikaanse en Europese systeem p.41
5.2 Conclusie p.44
6 Remedies p.46
6.1 Hervormingsvoorstellen vanuit de overheid p. 46
6.2 Hervormingsvoorstellen vanuit de private sector p. 49
6.3 Remedies in het huidige recht p.49
6.3.1 Declaratoire vonnissen p.49 6.3.2 Consumentenrecht p.50 6.3.3 Art. 102 VWEU p.51
6.3.4 Algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht: het verbod op misbruik van het recht p.53
6.4 Alternatieve remedies p.54
6.4.1 Dwanglicenties p.54
6.4.2 Jaarlijkse instandhoudingstaksen p.56 6.4.3 Tijdige kennisgeving mogelijke inbreuk p.56 6.4.4 Natrekking p.58
6.4.5 Het commerciële octrooi p.58
6.5 Conclusie p.60
7 Conclusie p.64 8 Literatuurlijst p.67 9 Jurisprudentielijst p.77
1 Executive Office of the president 2013, p.2 <www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf>, voor het laatst
geraadpleegd op 5 november 2014.
2 Vzgr Rb ’s-Gravenhage, 26 mei 2009 (High Point/KPN & Ericsson).
3
Kuipers, p. 25 < www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/3107.1012%20Jubileumboek%205%20NL.pdf > voor het laatst geraadpleegd op 1 oktober 2014.
4 Universal Mobile Telecommunications System.
5 Vzgr Rb ’s-Gravenhage, 26 mei 2009 (High Point/KPN & Ericsson) r.o. 4.21.
6 Rb ’s-Gravenhage, 15 september 2010 (High Point/KPN & Ericsson). 1. Inleiding
“They don’t actually produce anything themselves. They’re just trying to essentially leverage and hijack somebody else’s idea and see if they can extort some money out of them... [O]ur efforts at patent reform only went about halfway to where we need to go and what we need to do is pull together additional stakeholders and see if we can build some additional consensus on smarter patent laws”. –
President Obama1
Jarenlang konden Non-Practicing Entities (hierna: NPEs) gekwalificeerd worden als een typisch Amerikaans verschijnsel. Het lijkt er echter op dat de NPE nu ook aan een opmars is begonnen in Europa. Sinds een aantal jaren wordt men ook hier steeds vaker geconfronteerd met marktpartijen die winst maken door hun (opgekochte) octrooiportefeuilles niet te gebruiken om uitvindingen te
ontwikkelen en/of toe te passen maar door (te dreigen) concurrenten aan te klagen met als doel vooraf een licentieovereenkomst te treffen of te schikken indien het tot een rechtszaak komt. Een voorbeeld van een dergelijke zaak in Europa is KPN/High Point2. High Point is een Luxemburgse
investeringsmaatschappij die gezien kan worden als een NPE. Via diverse vennootschappen, onder andere op de Kaaimaneilanden, zou het een octrooiportefeuille van AT&T hebben verworven.3 In deze portefeuille bevond zich ook een Europees octrooi dat betrekking had op UMTS.4 Door een beroep te doen op het octrooi dreigde High Point met een inbreukprocedure tegen KPN om hun UMTS-netwerk plat te leggen. Om schade aan de kant van KPN te voorkomen bood High Point vooraf een licentieovereenkomst aan. KPN ging niet in op het aanbod en legde het geschil voor aan de rechter. Volgens de rechter was er geen sprake van een inbreuk; daarom werd de vordering van High Point afgewezen.5 High Point ging in appel en startte een bodemprocedure waarin de vordering wederom werd afgewezen.6
In dit geval liep het goed af voor de wederpartij van de NPE, maar er zijn veel zaken waarin dit niet het geval was. Hoewel NPEs vaker voorkomen in Amerika dan Europa, bestaat de angst dat het
7 Brandbrief 26 september 2013 <https://docs.google.com/file/d/0BwxyRPFduTN2NkpoN29UVm11OWc/edit?pli=1>, voor het
laatst geraadpleegd op 2 november 2014.
8 Zie paragraaf 3.2.1.2.2 voor een uitgebreide uitleg over dit begrip.
9 In paragraaf 4.2.1 wordt dieper ingegaan op deze elementen van de nieuwe octrooiwetgeving.
misbruik van octrooiportefeuilles door NPEs zal stijgen door de komst van het Europees octrooi met eenheidswerking, dat naar verwachting in 2016 in werking treedt. Op 26 september 2013 heeft een aantal technologiegiganten door middel van een brandbrief hun zorgen geuit aan de Europese Unie (hierna: EU).7 Hoewel ze aangeven positief te staan tegenover de plannen voor het nieuwe uniforme Europese octrooisysteem, zien zij toch een aantal problemen, zoals forumshopping8 en de
mogelijkheid om eerst een permanent verbod (met werking in alle lidstaten van de EU) uit te vaardigen nog voordat de geldigheid van het octrooi wordt getoetst. Deze problemen zullen ertoe leiden het nieuwe systeem niet waterdicht zal zijn, wat van Europa het nieuwe walhalla voor NPEs kan maken.9 Hoewel de NPE overwegend als een negatief verschijnsel wordt gezien, zijn er echter ook auteurs die van mening zijn dat zij juist een positief effect hebben op de markt en onze maatschappij.
Het is duidelijk dat NPEs in het octrooirecht een controversieel onderwerp vormen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: ‘vormen NPEs een bedreiging voor het octrooirecht? Zo ja, dient het
octrooirecht te worden hervormd?’ Met dit onderzoek tracht ik een bijdrage te leveren aan de
maatschappelijke discussie omtrent NPEs in het octrooirecht. De methodologie van dit onderzoek bestaat uit een kritische analyse van literatuur, jurisprudentie en wetgeving en uit een
rechtsvergelijking. Voor een goed begrip van de materie start dit onderzoek met een korte schets van NPEs in het algemeen, de strategie die zij hanteren en de argumenten van voor- en tegenstanders. Aansluitend wordt er dieper ingegaan op de werking van NPEs in het Amerikaanse en Europese octrooisysteem, met name de factoren die de activiteiten van NPEs stimuleren. Vervolgens worden de verschillen en overeenkomsten tussen het Amerikaanse en het Europese octrooisysteem geanalyseerd door middel van een rechtsvergelijking en wordt er gekeken naar diverse hervormingsvoorstellen en mogelijke alternatieve remedies. Het geheel wordt afgesloten met een conclusie waarin de balans wordt opgemaakt en de hoofdvraag van het onderzoek wordt beantwoord.
10 Shrestha 2010, p. 114.
11
Andere gebruikte termen zijn onder andere Patent Assertion Entities, Patent Dealers, Patent Extortionists en Patent Litigation and Licensing Companies.
12 Federal Trade Commission 2011, p. 8 <www.ftc.gov/os/2011/ 03/110307patentreport.pdf> voor het laatst geraadpleegd op 4
april 2015.
13 Chien 2010, p. 300.
2. Non-Practicing Entities
2.1 Inleiding
Als grondslag voor het octrooirecht geldt dat het octrooisysteem een uitvinder bescherming biedt door hem een tijdelijk en territoriaal monopolie te verlenen. Idealiter zou alleen de uitvinder, tevens houder is van het octrooi, gerechtigd zijn tot exploitatie van de uitvinding. Dit kan gezien worden als een manier om innovatie te stimuleren. De werkelijkheid laat zien dat deze “ideale” situatie zich niet altijd voordoet. Zo zijn er partijen die octrooien aanvragen en/of aankopen en daarbij niet uit zijn op het bevorderen van onderzoek en technologische verbeteringen, maar puur op winst. Volgens sommigen is de NPE daar het perfecte voorbeeld van en vormt dit verschijnsel daarom een gevaar voor het octrooirecht en innovatie in het algemeen. Voorstanders van NPEs claimen echter dat zulke bedrijven innovatie en concurrentie juist bevorderen, doordat ze kapitaal verschaffen aan individuele uitvinders en een markt creëren voor de handel in technologie.10 Om hier een goed oordeel over te kunnen vormen wordt er in dit hoofdstuk dieper ingegaan op de NPE. Na een korte begripsbepaling wordt dieper ingegaan op het businessmodel van zulke bedrijven. Tot slot komen argumenten voor en tegen NPEs aan bod.
2.2 Begripsbepaling
Er bestaat geen wettelijke definitie van een NPE.11 Ook in de literatuur worden diverse definities gebruikt. Hoewel er geen eenduidigheid bestaat, wordt de volgende definitie vaak gehanteerd: “firms
whose business model primarily focuses on purchasing and asserting patents”.12 Naar mijn mening is dit een te brede definitie; zo vallen bijvoorbeeld ook universititeiten en overige partijen die wel aan research & development doen hieronder. In dit onderzoek hanteer ik de volgende definitie, die ook wordt gebruikt door de Federal Trade Commission (FTC) en het Witte Huis: “entities that use patents
primarily to get licensing fees rather than to support the development or transfer of technology. These entities generally use their patents to sue, or threaten to sue, practicing companies. They are
invulnerable to patent counterattack and therefore have little to lose from patent litigation besides legal fees.”13 Dit zijn dus marktpartijen die winst maken door hun (opgekochte) octrooiportefeuilles niet te gebruiken om uitvindingen te ontwikkelen en/of op de markt te brengen, maar door (te dreigen) concurrenten aan te klagen met als doel vooraf een licentieovereenkomst te treffen of te schikken
14 Met octrooien van hoge kwaliteit wordt bedoeld: ‘octrooien waarva de conclusies duidelijk gedefinieerd zijn en geen
onduidelijkheid bestaat over de grenzen en reikwijdte’. Zie United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees 2013, p. 8.
15 <www.ip-rockstar.com/Press_Releases/RS_PR20120312.pdf > voor het laatst geraadpleegd op 6 april 2015.
16
Gagnon 2013, p. 379. Voor een lijst van marktpartijen die het meest te maken krijgen met NPEs zie: www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/ voor het laatst geraadpleegd op 9 november 2014.
17 Harhoff e.a. 2007, p. 42, 66 en 131
<www.en.inno-tec.bwl.uni-muenchen.de/research/proj/laufendeprojekte/patents/stratpat2007.pdf > voor het laatst geraadpleegd op 9 november 2014.
18 Europese Commissie 2007, Brussel 3.4.2007 COM(2007) 165, p. 13.
indien het tot een rechtszaak komt. In dit onderzoek is voor deze definitie gekozen, omdat het juist interessant is om de focus te leggen op marktpartijen die producten en/of technologieën niet zelf ontwikkelen en commercialiseren. Deze marktpartijen worden al snel er van beschuldigd de
ontwikkeling van technologie eerder te hinderen dan te bevorderen. Daarom is het interessant om de ratio achter dit businessmodel te onderzoeken en te kijken naar de stimulansen die het recht biedt voor het hanteren van deze strategie.
2.3 Strategie
Het businessmodel van NPEs is gebaseerd op het verkrijgen van inkomsten uit schikkingen en rechtszaken als een technologie eenmaal is ontwikkeld en op de markt wordt gebracht. De
octrooiportefeuille wordt vaak tegen een spotprijs van failliete ondernemingen overgenomen, maar bevat soms ook octrooien die zelf zijn ingediend. Het zou in de meeste gevallen gaan om octrooien die van een lage kwaliteit zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van het bedrijf Rockstar in 2012 door Apple, Microsoft, RIM, Sony en Ericsson. ‘Dit bedrijf beheerde vierduizend octrooien van hoge kwaliteit,14 die oorsponkelijk door Nortel waren aangevraagd. De oprichters van Rockstar hadden deze gezamenlijk opgekocht met als doel om royalty’s te innen bij technologiebedrijven die gebruikmaken van de technologieën die onder deze octrooien vielen’.15 De octrooiportefeuille van een NPE wordt vaak ingezet tegen meerdere bedrijven tegelijkertijd, waarbij de pijlen worden gericht op diverse marktpartijen van variërende omvang en in verschillende industrieën.16
Het aantal octrooiaanvragen en -verleningen is in de loop der jaren fors gestegen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.17 ‘Deze stijging zorgt voor een toenemende belasting op de medewerkers van de octrooiverlenende instanties.’18 Hierdoor is er minder tijd om kritisch
wetenschappelijk en technisch onderzoek te doen, met als gevolg dat het steeds makkelijker is om een octrooi van lage kwaliteit te verkrijgen. Octrooien van lage kwaliteit wordt ook wel omschreven als ‘octrooien met onduidelijke (eigendoms)rechten, al te ruime conclusies of een combinatie van beide,
19 United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees 2013, p. 32.
20 Shapiro 2001, p. 120. < www.nber.org/chapters/c10778.pdf> voor het laatst geraadpleegd op 6 april 2015.
21 Federal Trade Commission 2011, p. 52 <www.ftc.gov/os/2011/ 03/110307patentreport.pdf> voor het laatst geraadpleegd op 9
november 2014.
22 Risch 2011, p. 461. < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1792442> voor het laatst geraadpleegd op 9
november 2014.
23 Idem.
24 Lemley & Shapiro 2007, p. 1993.
waardoor er onzekerheid ontstaat over de grenzen en de reikwijdte van het octrooi’.19
Daarnaast maken sommige NPEs, maar zeker niet allemaal, gebruik van een patent thicket. Shapiro omschrijft dit fenomeen als: “a dense web of overlapping intellectual property rights that a company
must hack its way through in order to actually commercialize new technology”.20 Bedrijven die gebruikmaken van een patent thicket hebben dus een verzameling van meerdere octrooien in handen, die verleend zijn op standaarden. Deze standaarden omvatten vaak belangrijke technologieën waar concurrenten gebruik van maken. De houder van een patent thicket zal eerst een licentieovereenkomst proberen af te dingen, voordat een concurrent een product zonder zorgen op de markt kan brengen of kan handhaven.
NPEs staan erom bekend op het allerlaatste moment toe te slaan. Uit de praktijk blijkt dat het
licentieaanbod en de (dreiging van een) eventueel daarop volgende rechtszaak pas worden gedaan als de desbetreffende technologie volledig is ontwikkeld en al op de markt is gebracht of op het punt staat om uitgebracht te worden.21 Volgens Risch vinden de meeste rechtszaken die worden aangespannen door een NPE gemiddeld zeven jaar na afgifte van het desbetreffende octrooi plaats.22 Andere octrooien worden echter vrijwel direct ingezet door NPEs.23 Wanneer een bedrijf jaren bezig is geweest met het ontwikkelen en het op de markt brengen van een bepaalde technologie, zal de
prioriteit liggen bij het terugverdienen van de gemaakte investeringen. De dreiging van een rechtszaak (in combinatie met de daarmee gepaard gaande hoge kosten in octrooizaken) en een eventueel
permanent productverbod zal voor de meeste bedrijven genoeg zijn om in te gaan op een
licentieaanbod. Volgens Lemley en Shapiro is dit voornamelijk het geval indien het octrooi betrekking heeft op kleine component van een complex, winstgevend en populair product. Zij zijn dan ook van mening dat een dergelijke machtspositie met zich meebrengt dat de door de NPE bedongen royalty’s vaak veel hoger liggen dan de werkelijke waarde van het onderliggende octrooi.24 Dit wordt ook wel aangeduid als royalty stacking.
25
McDonough III 2006, p. 207.
26 Idem.
27 Art. 35 U.S.C. par. 261.
28 McDonough III 2006, p. 207.
29 Perel 2014, p. 18.
2.4 Argumenten voor en tegen NPEs
Het businessmodel wordt in de literatuur en de (rechts)praktijk overwegend negatief ontvangen. Toch zijn er ook voorstanders, die van mening zijn dat de activiteiten van NPEs juist voordelen met zich meebrengen en dat er voldoende argumenten zijn voor de rechtvaardiging hiervan.
McDonough is van mening dat de grootste rechtvaardiging is te vinden in de toenemende
commercialisering van de octrooimarkt, die als basis geldt voor een kenniseconomie.25 Volgens hem kan in kapitalistische landen bijna alles als handelswaar worden aangemerkt, omdat bijna alles gekocht en verkocht kan worden.26 Op grond van de wet van de Verenigde Staten is een octrooi overdraagbaar en kan het mede daardoor gekenmerkt worden als een handelswaar.27 Hierdoor staat het een ieder vrij om te opereren op de octrooimarkt door octrooien te kopen en licenties te verlenen.28 Eén van de grootste NPEs in Amerika, de Acacia Research Corporation, omschrijft zichzelf als: “the
industry leader in patent licensing that applies its deep legal and technology expertise to patent assets to unlock financial value”. Het bedrijf claimt dat het efficiëntie bevordert door zelfstandige uitvinders
of octrooihouders monetaire beloningen te bieden.29 De licentiëring van intellectuele
eigendomsrechten wordt inderdaad doorgaans beschouwd als concurrentiebevorderend. Er kan dan ook betoogd worden dat NPEs juist een cruciale rol spelen in onze kenniseconomie.
De Federal Trade Commission (hierna: FTC) van de Verenigde Staten geeft in haar onderzoek naar de octrooimarkt aan dat het businessmodel van een NPE de markt ook een positieve manier kan
beïnvloeden, doordat innovatie juist bevorderd wordt. Volgens dit beeld wordt de NPE als tussenpersoon op de markt gekwalificeerd. Volgens de FTC is het door de komst van deze
tussenpersonen makkelijker geworden, zowel voor grote als kleine bedrijven, om kopers te vinden voor octrooiportefeuilles die zij niet langer willen behouden. Door de verkoop krijgen bedrijven de
30
FTC 2011, p. 68.
31 Met overdracht van technologie bedoel ik het proces waarbij de inhoud van een octrooi vertaald wordt naar een bruikbaar
product of proces.
32 FTC 2011, p. 70; Perel 2014, p. 19.
33 Gagnon 2013, p. 387.
34
Gagnon 2013, p. 387; Kesan & Schwartz 2014, p. 428.
35 Bessen, Ford & Meurer 2011, p. 23.
36 Idem.
37 Kuipers & Kohlen 2012, p. 342. <
www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2012/10/NtER_1382-4120_2012_018_010_003.pdf > voor het laatst geraadpleegd op 4 april 2015.
kans om (een deel van) hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen om die vervolgens te investeren in nieuwe innovatie.30 Hierdoor wordt aan de ene kant een markt voor de overdracht van technologieën gecreëerd.31 Aan de andere kant worden zelfstandige uitvinders en/of kleinere ondernemingen geholpen. ‘Het kapitaal dat de verkoper verdient kan ook dienen als een onderpand voor leningen voor start-ups.’32
Volgens Gagnon is een belangrijke redenering achter het businessmodel van NPEs het geven van waarde aan uitvindingen en het belonen van uitvinders. Zo zijn er volgens hem veel zelfstandige uitvinders en kleine tot middelgrote ondernemingen die niet de capaciteiten of middelen hebben om een uitvinding succesvol op de markt te brengen en op te treden tegen inbreukmakers.33 Een NPE kan vaak meer uit de octrooien halen dan kleine partijen, vanwege de geloofwaardigere dreiging om over te gaan tot een rechtszaak.34 Dit kan volgens Bessen, Ford & Meurer inbreukmakers ontmoedigen en hen dwingen om van te voren goed te onderzoeken of een bepaalde uitvinding al op de markt is. Ook kunnen zij vooraf over een eventuele licentieovereenkomst onderhandelen, wat ertoe kan leiden dat de juridische kosten voor alle partijen afnemen.35 Daarnaast zijn Lemley & Melamed van mening dat bedrijven die hun uitvindingen wel verder ontwikkelen en op de markt brengen vaak verantwoordelijk zijn voor nog veel hogere juridische kosten dan NPEs.36 Hierbij valt te denken aan de octrooioorlog tussen Apple en Samsung. ‘In 2011 klaagde Apple Samsung aan omdat het inbreuk zou maken op de modelrechten van Apple. Samsung beschuldigde Apple ervan met diverse Appleproducten inbreuk te maken op de octrooirechten van Samsung met betrekking tot UMTS-technologie.’37 Ook
38 Oracle Am., Inc. v. Google Inc., No. 13-1021 (Fed. Cir. 2014).
39 Chien 2008-2009, p. 1580; Shrestha 2010, p. 118 en 146. 40 Chien 2008-2009, p. 1580. 41 Shrestha 2010, p. 118 en 146. 42 Shrestha 2010, p.118 en 147-148. 43 Shrestha 2010, p.123. 44 McDonough III 2006, p. 192. 45 Idem.
schending van octrooirechten. ‘De software van Google-smartphones, Android, zou inbreuk maken op een octrooi dat Oracle heeft op de programmeertaal Java. Oracle eiste daarom bij de Amerikaanse rechter dat Google stopte met het schenden van het onderliggende octrooi.’ De partijen zouden in dit geschil al ruim $1 miljard aan juridische kosten hebben gemaakt en het einde is nog lang niet in zicht.38
Zowel Chien als Shrestha zijn van mening dat het argument dat NPEs alleen maar octrooien van een lage kwaliteit verwerven en handhaven niet opgaat.39 ‘Zij beargumenteren het tegenoverstelde: de meeste NPEs gaan zeer selectief en strategisch te werk bij de aankoop van octrooiportefeuilles of bij het indienen van een octrooi.’40 Shrestha laat zien dat de octrooiportefeuille van een NPE vaak een hogere waarde en kwaliteit vertegenwoordigt dan die van andere marktpartijen.41 Het percentage gewonnen (inbreuk)zaken is bovendien vergelijkbaar met dat van andere partijen.42 Dit kan volgens Shrestha worden gezien als een rechtvaardiging voor de hoge royaltyvergoedingen die NPEs vaak bedingen.43
Er zijn echter ook auteurs die zich totaal niet kunnen vinden in het bovenstaande. Zij zien het businessmodel van NPEs als een bedreiging voor de maatschappij, de innovatie en het octrooirecht. NPEs worden in de volksmond zelfs wel patent trolls genoemd. Deze term werd in 2001 gebruikt door Peter Detkin, toenmalig assistent general counsel bij Intel, nadat Intel was aangeklaagd wegens smaad voor het gebruik van de term patent extortion.44 Detkin gebruikte de volgende omschrijving: “A
patent troll is somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced.”45 De term patent troll heeft een zeer negatieve lading. Vele anderen delen de negatieve mening van Detkin. Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven, denken de tegenstanders dat meeste octrooien van een lage kwaliteit zijn, hoewel dit niet altijd het geval is. Daarnaast zouden NPEs expres wachten tot de technologie helemaal ontwikkeld is voordat ze een inbreukclaim doen, om zo de tegenpartij te verrassen. Zo zouden zij het voor de meeste partijen bijna onmogelijk maken om de claim aan te vechten, omdat hun tegenstanders
46 Executive Office of the President 2013, p. 9.
47 Chuang 2007, p. 232.
48 Perel 2014, p. 12.
al hun geld hebben gestoken in de ontwikkeling van en onderzoek naar de onderliggende technologie. Dit businessmodel zou volgens tegenstanders alleen maar gericht zijn op het verkrijgen van inkomsten uit licenties van partijen die liever de gang naar de rechter vermijden.
Het aantal octrooigeschillen waar NPEs partij in zijn is in de loop der jaren flink toegenomen. Uit figuur 1 blijkt dat NPEs in 2006 verantwoordelijk waren voor 19% (500 zaken) van alle Amerikaanse octrooigeschillen. In 2012 was dit aantal al opgelopen tot ruim 62% (2500 zaken).
Figuur 1: Overzicht van het aantal rechtszaken in Amerika aangespannen door NPEs (in de grafiek aangeduid als PAE) in de periode 2006 t/m 2012. Bron: Executive Office of the President 2013, p. 5.
Dit gaat ook gepaard met een toename van de juridische kosten. De gemiddelde kosten voor kleine zaken worden geschat op $650.000,-. Bij grotere zaken kan dit oplopen tot $25 miljoen per zaak. De inkomsten van NPEs uit rechtszaken en licentieovereenkomsten zijn gestegen van $7 biljoen in 2005 naar $29 biljoen in 2011.46 Chuang vindt daarom dat NPEs een last zijn voor het Amerikaanse rechtssysteem en de juridische kosten voor partijen onnodig doen stijgen.47 Deze hoge juridische kosten zorgen ervoor dat producenten minder productiemiddelen kunnen aanwenden. Producenten zouden deze kosten mogelijk doorberekenen aan de consumenten, zodat prijzen zullen stijgen.48 Ook
49 Shrestha 2010, p. 122.
50 Chuang 2007, p. 232.
51 Bessen, Ford & Meurer 2011-2012, p. 34.
feit dat NPEs zelf geen intentie hebben om een uitvinding op de markt te brengen, Zij hebben er dus geen belang bij om de kosten laag te houden.49 Dit kan er mogelijk toe leiden dat producten
onbetaalbaar worden voor bepaalde groepen in de samenleving.
Een ander veelgehoord argument is dat NPEs innovatie hinderen. Chuang is van mening dat NPEs te kwader trouw handelen en de publieke toegang tot bepaalde producten en technologieën beperken.50 Vaak eisen ze een permanent verbod op een bepaalde technologie, maar bieden ze geen alternatief product aan het publiek. De NPE heeft zelf namelijk niets ontwikkeld om op de markt te brengen. Bessen, Ford & Meurer weerleggen het argument van voorstanders dat het business model innovatie bevordert, doordat er een relevante markt wordt gecreëerd voor de overdracht van technologieën, waar uitvinders en andere marktpartijen van profiteren. Zij menen dat er geen duidelijk bewijs is dat er bij dergelijke transacties daadwerkelijk sprake is van overdracht van technologieën. De partijen maken vaak al gebruik van een technologie, terwijl deze overdracht pas lange tijd na het indienen van het octrooi plaatsvindt. Hierdoor zou de focus voornamelijk liggen op de overdracht van octrooirechten en het generen van winst.51
2.5 Conclusie
NPEs zijn marktpartijen die winst maken door hun (opgekochte) octrooiportefeuilles niet te gebruiken om uitvindingen te ontwikkelen of op de markt te brengen, maar door (te dreigen) concurrenten aan te klagen met als doel vooraf een licentieovereenkomst te treffen of te schikken indien het tot een rechtszaak komt. De strategie is om meerdere partijen tegelijkertijd aan te vallen. Vaak heeft het octrooi betrekking op een kleine component van een complex, winstgevend en populair product. Uit de rechtspraktijk blijkt dat diverse marktpartijen van variërende omvang en in verschillende
industrieën het slachtoffer worden van NPEs. De wederpartij heeft een technologie vaak al volledig ontwikkeld wanneer de NPE toeslaat, zodat de focus ligt op het op de markt brengen daarvan en het terugverdienen van gemaakte investeringen. De dreiging van een rechtszaak, hoge juridische kosten en een eventueel permanent verbod vormt voor de meeste partijen en te groot risico, zodat zij vaak bereid zijn te schikken. NPEs creëren op deze manier als het ware een machtspositie op de octrooimarkt.
In de literatuur en rechtspraktijk staan voor- en tegenstanders recht tegenover elkaar. De discussie gaat over de vraag of het businessmodel van NPEs een bedreiging vormt voor de maatschappij, de
innovatie en/of het octrooirecht. Ik deel de mening van voorstanders dat NPEs start-ups of
om een deel van hun investeringen terug te verdienen en herinvesteringen te doen. Vanuit deze zienswijze vind ik dat NPEs een aandeel kunnen hebben in het bevorderen van innovatie.
Aan de andere kant lijkt het erop dat dit voor veel van de NPEs zeker niet de (belangrijkste) redenering achter het businessmodel is. Verderop in het proces zijn het namelijk dezelfde partijen (zoals start-ups en zelfstandige uitvinders) die het slachtoffer worden van NPEs. De meeste van deze partijen wordt geen andere keuze gelaten dan akkoord te gaan met een licentieovereenkomst tegen (te) hoge royaltyvergoedingen, omdat er al veel geld gestoken is in de ontwikkeling van een product of technologie. Ook indien de octrooiportefeuille van een NPE de hoge royaltyvergoedingen zou rechtvaardigen vanwege de hoge kwaliteit, weegt dat niet op tegen het feit dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor de maatschappij. Ik vind het onacceptabel dat consumenten de dupe worden van deze strijd. Indien NPEs echt te goeder trouw zouden handelen, zouden zij bijvoorbeeld bij een
productverbod een alternatief moeten bieden aan het publiek en er alles aan moeten doen om de kosten zo laag mogelijk te houden om de producten toegankelijk te houden. Gebeurt dit niet, dan ben ik het met de tegenstanders eens dat de overdracht van octrooirechten en het genereren van winst
hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste motivaties achter het businessmodel zijn. De vraag of NPEs daadwerkelijk een bedreiging vormen voor de maatschappij, de innovatie of het octrooirecht zal in de eindconclusie van dit onderzoek aan bod komen.
52
Marsnik & Thomas 2011, p. 233-234.
53 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F3d 1368 (Fed. Cir. 1998).
54 Lagere rechter in de Verenigde Staten.
55 Van Engelen 2001
<www.dickvanengelen.nl/home/artikelen/octrooiering-van-business-methods-en-software-uitvindingen-in-europa> voor het laatst geraadpleegd op 18 december 2014.
3. De Verenigde Staten 3.1 Inleiding
NPEs worden vaak gekwalificeerd als een typisch Amerikaans verschijnsel. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke factoren verantwoordelijk zijn voor het succes van NPEs in het octrooirechtsysteem van de Verenigde Staten.
3.2 “Non-Practicing Entities” in het octrooirechtsysteem van de Verenigde Staten
3.2.1 Stimulerende factoren
3.2.1.1 Octrooieerbaarheid software en methoden voor bedrijfsvoering
Als een van de meest stimulerende factoren voor de aanwezigheid van NPEs in het Amerikaanse octrooirechtsysteem wordt gezien het gemak waarmee men een octrooi kan krijgen op software en op methoden voor bedrijfsvoering. Beide zaken vertonen een aantal gelijkenissen. Marsnik & Thomas wijzen erop dat het allebei abstracte processen zijn die niet zelfstandig zichtbare resultaten
produceren. Daarnaast worden methoden voor bedrijfsvoering vaak geïmplementeerd in
computersoftware.52 In 1998 heeft de federale rechter in de zaak State Street Bank voor een doorbraak gezorgd door te bevestigen dat beide zaken voor octrooiering vatbaar zijn.53 De procedure ging over een octrooi voor een digitaal systeem waarin beleggingsfondsen hun beleggingen ‘poolen’ met als doel fiscale voordelen te behalen en de transactiekosten laag te houden. Het district court54 oordeelde dat het octrooi nietig was, omdat er alleen sprake zou zijn van een wiskundig algoritme en een methode voor bedrijfsvoering en dat beide niet octrooieerbaar waren.55 In appel oordeelde de rechter dat een uitvinding ook voor octrooibescherming in aanmerking komt indien er sprake is van een wiskundig algoritme waarvan de toepassing resulteert in de verwerking van data en niet in een fysiek
56 Kanttekening hierbij is dat het Supreme Court (hoogste rechter in de VS) niet heeft geoordeeld over deze zaak en dus ook niet
over de grondwettelijkheid van de gehanteerde toets.
57
Art. U.S.C. 35 §102-103.
58 Brennan e.a. 2006, p. 80.
59 SRISIRI-SISSON 2009-2010.
60 Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010).
61 Deze test werd al eerder toegepast in de zaken Gottschalk v. Benson, Parker v. Flook en Diamond v. Diehr.
resultaat. Ter zake van de methoden voor bedrijfsvoering overwoog de rechter dat ook zij voor octrooibescherming in aanmerking komen, indien er voldaan wordt aan de eis dat er sprake is van een
“useful, concrete en tangible result”.56 Dit heeft als gevolg dat bijna iedere methode van
bedrijfsvoering of ieder proces in Amerika octrooieerbaar is, mits aan de overige vereisten van octrooieerbaarheid is voldaan.57 Het Amerikaanse octrooirechtsysteem wordt daarom door sommige auteurs als zeer liberaal beschouwd in vergelijking met andere landen.58 De meeste inbreukzaken aangespannen door NPEs betreffen dan ook dergelijke octrooien. Sinds de uitspraak in 1998 is het aantal aanvragen van octrooien betreffende methoden voor bedrijfsvoering gestegen van 1.000 in 1997 tot 14.000 in 2008.59
In Bilski v. Kappos60 heeft het Supreme Court zich uitgesproken over de grondwettelijkheid van het
criterium “useful, concrete en tangible result”. De zaak betrof een methode voor bedrijfsvoering, namelijk het afdekken van financiële risico’s van investeringen door gebruik te maken van andere investeringen, met als doel de verhandeling van energie voor consumenten tegen een vaste prijs. Hoewel het aannemelijk was dat deze methode voor octrooiering vatbaar zou zijn, naar analogie met de State Street Bank-uitspraak, is de aanvraag toch afgewezen door het Supreme Court. De raadsheren oordeelden dat een puur abstracte methode voor bedrijfsvoering meestal niet voor octrooiering vatbaar is. Om te bepalen of een methode voor octrooibescherming in aanmerking komt, dient volgens het Supreme Court gebruik te worden gemaakt van de “machine-or-transformation test”.61 Op grond van deze test dient een uitvinding verbonden te zijn met een machine of een apparaat of dient het octrooi te zorgen voor een transformatie om voor octrooibescherming in aanmerking te komen. Het gaat hier volgens de raadsheren niet om een exclusieve test; volgens hen is het dus ook mogelijk dat een uitvinding voor bescherming in aanmerking komt zonder dat er aan de test is voldaan.
Sinds de uitspraak is het dus moeilijker geworden om een octrooi aan te vragen voor een methode voor bedrijfsvoering. Maar hoe zit het met software? Het is aannemelijk dat een computerproces gemakkelijk als machine beschreven kan en zal worden. In de zaak Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS
62 AliceCorp. Pty.Ltd.v. CLSBankInt’l, 573 U.S., 134 S. Ct. 2347, 2014.
63
CLS Bank Int’l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 768 F. Supp. 2d 221, 243-44, 252 (D.D.C. 2011).
64 Idem.
65 CLS Bank Int’l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341, 1346 (Fed. Cir. 2012).
66 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l 134 S. Ct. 2347 (2014).
Bank International62 werd een poging gedaan om de “machine-or-transformation test” toe te passen op software-octrooien. ‘In deze zaak had Alice Corporation had een aantal octrooien toegewezen gekregen op processen en systemen. Deze hadden betrekking op software om de effectenhandel makkelijker te maken en de risico’s te verminderen die worden veroorzaakt door partijen die niet voldoen aan hun contractuele verplichtingen, door middel van schaduwrekeningen. CLS Bank
ontwikkelde software voor vergelijkbare doeleinden. In deze zaak stelde CLS dat de octrooien niet aan Alice Corporation verleend hadden mogen worden omdat het octrooi slechts abstracte ideeën zou bevatten over fundamentele economische concepten.’63 Het district court paste hier de
machine-or-transformation test toe en was van mening dat het gebruik van een computer-geïmplementeerd proces
er niet voor zorgt dathet octrooi ineens betrekking heeft op een machine.64 Het hof kwam tot de conclusie dat er geen sprake was van een toegepast idee, ondanks het feit dat het om een
computersysteem ging, en vernietigde de octrooien van Alice Corporation. In hoger beroep oordeelde het hof dat de gebruikte test niet toereikend was voor uitvindingen die betrekking hebben op software of hardware.65 In 2014 boog het Supreme Court zich over de kwestie; eindelijk werd het octrooi van Alice Corporation vernietigd, zoals het district court al had voorgesteld.66 Het Supreme Court was van mening dat computersystemen en programma’s niet voor octrooibescherming in aanmerking komen indien het slechts gaat om de implementatie van een abstract idee. Er wordt dus naar de uitvinding gekeken en beoordeeld of deze abstract is of niet. Is dit het geval, dan is het octrooi niet geldig; of een computer wordt gebruikt is hierbij niet relevant.
Door deze uitspraak komt de geldigheid van veel bestaande software-octrooien in Amerika ter discussie te staan. Door de zaken Bilski v. Kappos en Alice Corporation v. CLS Bank ziet het ernaar uit dat het een stuk moeilijker zal worden voor NPEs om breed geformuleerde en triviale octrooien te verkrijgen die betrekking hebben op methoden voor bedrijfsvoering en software. Hoewel het Supreme Court zich niet expliciet uitlaat over de vraag wat “abstract” precies inhoudt, zouden deze uitspraken naar mijn mening een belangrijke stap kunnen zijn in de strijd tegen NPEs. Hoewel niet alle NPEs gebruikmaken van octrooien van lage kwaliteit, zijn er veel die dit wel doen. Zij maken gebruik en misbruik van onder andere vage woorden en zinnen om zo de reikwijdte van het octrooi te vergroten. Door dit zoveel mogelijk tegen te gaan wordt er een stap in de juiste richting gezet.
67 De Amerikaanse Rijksoctrooiwet.
68 Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908).
69
Jones 2007, p. 1051.
70 O.a. MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005), Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc., 56 F.3d 1538
(Fed. Cir. 1995), Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226 (Fed. Cir. 1989), Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).
71 eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S 388 (2006).
3.2.1.2 Procedurele aspecten
Diverse aspecten van het Amerikaanse procesrecht worden als stimulerende factoren gezien voor de aanwezigheid van NPEs in het Amerikaanse octrooirechtsysteem. Hieronde worden de belangrijkste aspecten kort besproken.
3.2.1.2.1 Permanent verbod
In het eerste hoofdstuk is er al kort stilgestaan bij de mogelijkheid om een permanent
(verkoop/product)verbod te eisen. Onder een permanent verbod wordt in het kader van
octrooirechtzaken verstaan: een rechtelijk verbod op de verkoop of productie van de inbreukmakende technologie(ën). De mogelijkheid om dit verbod op te leggen kwam rechters toe sinds de
inwerkingtreding van de Amerikaanse Patent Act van 1819.67 Het opleggen van een dergelijk
dwangmiddel werd lange tijd gezien als een vanzelfsprekendheid. Het Supreme Court heeft in 1908 in de zaak Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.68 dan ook bevestigd dat een
octrooihouder het recht heeft om zichzelf te beschermen tegen inbreuk door het eisen van een permanent verbod.69 Daarnaast heeft de federale rechter in diverse zaken geoordeeld dat er
(automatisch) een permanent verbod wordt toegewezen indien er sprake is van een geldig octrooi waar inbreuk op wordt gemaakt, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.70
In het kader van het permanent verbod is de zaak eBay v MercExchange erg belangrijk.71 eBay werd in 2001 aangeklaagd door MercExchange wegens schending van een octrooi op de “Buy It Now”-functie. Deze functie maakte het mogelijk voor klanten van eBay om direct producten te kopen, zonder eerst mee te doen aan een online veiling. MercExchange eiste een schadevergoeding en een verbod op de functie. Het permanente verbod werd in eerste instantie afgewezen, omdat het in casu als een te zwaar dwangmiddel werd gezien. Om te bepalen of een dergelijk middel geoorloofd was of niet werd de vier-factorentest toegepast: 1. er dient sprake te zijn van onherstelbare schade; 2. middelen ter compensatie geboden door de wet, zoals een schadevergoeding, zijn niet toereikend om de geleden schade te compenseren; 3. het publieke belang mag niet geschaad worden door het opleggen van een
72 Jones 2007, p. 1050.
73 Jones 2007, p. 1055.
74 eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S 388(2006).
permanent verbod; 4. gelet op de verhouding tussen partijen moet het opleggen van een verbod billijk zijn.72 ‘Omdat MercExchange slechts houder was van het octrooi, maar het product zelf niet
ontwikkeld had, en bovendien in een eerder stadium bereid was geweest om een licentieovereenkomst te sluiten, nam de rechtbank aan dat niet werd voldaan aan de eerste twee factoren. Het publieke belang woog niet in het voordeel van één van beide partijen; gelet op de verhoudingen zou een dergelijk verbod niet billijk zijn ten opzichte van eBay.’73 De eis werd dus afgewezen.
In hoger beroep paste de rechter de al eerder genoemde algemene regel toe dat slechts in uitzonderlijke gevallen een permanent verbod niet geoorloofd is, als er tenminste inbreuk wordt gemaakt op een geldig octrooi. Uiteindelijk heeft het Supreme Court zich uitgesproken over de zaak en zich specifiek gebogen over de volgende vragen: 1. heeft de federale rechter gedwaald door een “algemene regel” te stellen?; en 2. dient de uitspraak in Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper
Bag Co. herroepen te worden? Het Supreme Court heeft unaniem geoordeeld dat een permanent
verbod in octrooizaken alleen verleend mag worden indien dit in overeenstemming is met de vier-factorentest. De algemene regel dat inbreuk op een geldig octrooi voldoende reden is voor een permanent verbod werd ongeldig verklaard. Een wettelijk uitsluitingsrecht is volgens het hof niet voldoende om aan de vier-factorentest voorbij te gaan. Op grond van de Patent Act is het rechtvaardig om een permanent verbod op te leggen, mits dit in overeenstemming is met de beginselen van
billijkheid. Na toepassing van de vier-factorentest op deze zaak kwamen de rechters tot de conclusie dat het oordeel van het district court onjuist was. De bereidheid om een licentieovereenkomst te sluiten en het niet ontwikkelen of op de markt brengen van de onderliggende uitvinding waren volgens het Supreme Court onvoldoende om vast te stellen dat er geen sprake was van onherstelbare
schade.74Het Supreme Court heeft de uitspraak in Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag
Co. echter niet herroepen.
De eBay uitspraak wordt niet door iedereen goed ontvangen. Chung is van mening dat het Supreme Court een verkeerde beslissing heeft genomen in deze zaak: “By rejecting the Federal Circuit‘s general rule of granting injunctions, a company facing a patent dealer‘s patents may just decide to skip negotiations with the patent dealer and infringe the patent (like eBay with MercExchange), knowing that the chances are good that they will not be faced with an injunction and, if worst comes to
75
Chung 2009, p.245 < http://illinoisjltp.com/journal/wp-content/uploads/2013/10/Chung2.pdf> voor het laatst geraadpleegd op 24 juni 2015.
76 Chung 2009, p.231 < http://illinoisjltp.com/journal/wp-content/uploads/2013/10/Chung2.pdf> voor het laatst geraadpleegd op
24 juni 2015.
77 Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 474–75 (1985
worst, they will end up in the same place or better than if they did negotiate with the patent dealer. In this scenario, the infringing company has little to lose and everything to gain by infringing the patent. The eBay decision has turned the patent holder‘s ―right to exclude‖ into the patent holder‘s ―right to have their patent abused.”75 Ondanks zijn standpunt erkent Chung ook dat er octrooihouders zijn die misbruik maken van het systeem, maar indien het onderliggende octrooi geldig is verleend en het het product beslaat van de inbreukmakende partij kan volgens hem het gedrag van een NPE, of andere octrooihouder, niet als onrechtmatig worden beschouwd.76
3.2.1.2.2 Forumshopping
Volgens art.28 U.S.C. § 1338 sub a zijn district courts exclusief bevoegd om te oordelen over
octrooigeschillen: “The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under
any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks. No State court shall have jurisdiction over any claim for relief arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, or copyrights. For purposes of this subsection, the term “State” includes any State of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the United States Virgin Islands, American Samoa, Guam, and the Northern Mariana Islands.” Art.
28 U.S.C. § 1400 sub b bepaalt dat: “any civil action for patent infringement may be brought in the
judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.” Indien de verweerder een
rechtspersoon is, kan er vaak uit meerdere district courts worden gekozen om de zaak bij aan te brengen. Art. 28 U.S.C. §1391 sub c verklaart namelijk dat als verblijfplaats van een rechtspersoon wordt gezien ieder arrondissement waarin de onderneming is onderworpen aan persoonlijke jurisdictie op het moment dat er een civiele procedure wordt gestart. Ondernemingen zijn al onderworpen aan de jurisdictie van een arrondissement indien er sprake is van minimale verbondenheid met het
arrondissement waar de zaak is aangebracht. Dit zal meestal het geval zijn indien de onderneming (eventueel onder licentie) producten verkoopt aan inwoners van een bepaalde plaats.77 Hierdoor heeft een octrooihouder de keuze uit een groot aantal district courts. Dit vergroot de kans op
78 Anderson 2014, p. 1. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2491077 > voor het laatst geraadpleegd op 27 maart
2015.
79 Lemley 2010 <http://ssrn.com/abstract=1597919> Voor het laatst geraadpleegd op 27 maart 2015.
80
Seaman 2012, p. 450.
81 Klerman & Reilly 2015 <http://ssrn.com/abstract=2538857> voor het laatst geraadpleegd op 27 maart 2015.
82 Jeruss, Feldman & Walker 2012, p. 378.
83 Jeruss, Feldman & Walker 2012, p. 360.
84 Jeruss, Feldman & Walker 2012, p. 379.
brengen. Men kiest dus bewust een bepaald gerechtshof uit, bijvoorbeeld omdat dat in het verleden voor octrooihouders gunstige uitspraken heeft gedaan in soortgelijke zaken.
In 2013 werd de helft van ruim zesduizend octrooigeschillen ingediend bij twee van de 94 district
courts: Delaware en Texas.78 Beide staten staan er niet om bekend de thuisbasis te zijn voor technologiegiganten.79 Volgens Seaman oordeelt de jury van het district court van Texas over het algemeen vaak in het voordeel van de octrooihouder en kent het daarbij ook hoge schadevergoedingen toe.80 ‘Een verzoek van de verweerder om het geschil bij een geschiktere rechtbank aanhangig te maken wordt in dit district vaak afgewezen. Een dergelijk verzoek wordt vaak alleen toegestaan indien er in een ander district al een zaak aanhangig is betreffende hetzelfde of een aanverwant octrooi.’81 Deze rechtbank zou zijn populariteit ook te danken hebben aan de snelheid van procesvoering. Dit is een belangrijk punt voor een NPE, aangezien gebrek aan tijd meer druk legt op de verweerder om in te gaan op een schikkingsvoorstel omdat er minder tijd is om een goede verdediging te creeëren.
Daarnaast hadden octrooihouders in Amerika lange tijd de mogelijkheid om één zaak aanhangig te maken tegen meerdere inbreukmakende partijen bij een district court naar keuze. ‘De meeste district
courts stonden dit niet toe, als het argument hiervoor enkel was dat alle verweerders eenzelfde octrooi
zouden hebben geschonden. Een klein aantal rechtbanken, waaronder die van de staat Texas, vond dit echter wel een toereikend argument.’82 zelfs als de inbreukmakende handelingen niets met elkaar te maken hadden.83 Hierdoor werden soms wel 40 partijen tegelijkertijd aangeklaagd. Dit had grote voordelen voor NPEs, omdat zo de kosten laag werden gehouden. Ook werd de mogelijkheid voor de verwerende partijen om een verzoek in te dienen om het geschil te verplaatsen naar een andere rechtbank verkleind. Daardoor werden de winkansen van NPEs vergroot.84
3.2.1.2.3 Bewijslast
Het is voor een NPE relatief gezien een stuk makkelijker dan voor de verwerende partij om aan de bewijslast te voldoen gedurende een rechtszaak. De NPE dient slechts te voldoen aan de eis van
preponderance of the evidence, wat inhoudt dat er sprake dient te zijn van een overwicht aan bewijs
85 Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership, 564 U. S. 10-290 (2011).
clear and convincing evidence te voldoen, wat inhoudt dat er duidelijk en overtuigend bewijs dient te
zijn dat er geen sprake is van inbreuk of dat het onderliggende octrooi ongeldig is.
De meeste partijen zullen dan ook een poging wagen om de geldigheid van het onderliggende octrooi te betwisten. Art 35 U.S.C. §282 sub a luidt als volgt: “A patent shall be presumed valid. Each claim
of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be
presumed valid even though dependent upon an invalid claim. The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.” Het uitgangspunt is dus
dat men uitgaat van de geldigheid van een octrooi, waarbij de bewijslast bij de partij ligt die de eventuele geldigheid betwist. In de zaak Microsoft v. i4i deed Microsoft een poging om de bewijslast voor verwerende partijen te verlichten.85 Het Canadese bedrijf i4i klaagde Microsoft in 2007 aan wegens schending van haar octrooien. In diverse versies van Word zou een technologie worden gebruikt voor tekstverwerking waarop i4i een octrooi zou hebben. Microsoft diende een tegeneis is en stelde dat het onderliggende octrooi ongeldig en onuitvoerbaar was. Het octrooi zou ongeldig zijn, omdat de software met betrekking tot de technologie te koop werd aangeboden door i4i al voordat het octrooi was aangevraagd. Daarnaast was de broncode van de software niet meer beschikbaar,
waardoor er niet met clear and convincing evidence kon worden vastgesteld of de software de uitvinding daadwerkelijk toepaste. Microsoft verzocht de rechters om de bewijslast te verlagen naar het preponderance of the evidence-criterium. De rechters van het Supreme Court waren van mening dat het terecht was dat verwerende partijen aan het zwaardere criterium van clear and convincing
evidence moesten voldoen. Dit was mede zo vanwege het feit dat het USPTO het octrooi bij de
aanvraag al had onderzocht en men mocht verwachten dat dit orgaan zorgvuldig en grondig onderzoek had verricht. Daarnaast werd er ook verwezen naar de intentie van de wetgever; het hooggerechtshof was van mening dat het feit dat de verwerende partij aan de zwaardere eis dient te voldoen om de ongeldigheid van een octrooi te bewijzen als vaste waarde van het gemene recht is geaccepteerd door de wetgever. Dit houdt volgens de rechters in dat zij niet bevoegd zijn om een dergelijke grote verandering door te voeren, omdat dit de taak van de wetgever is.
Deze uitspraak is in het voordeel van NPEs omdat de bewijslastverdeling dus in het voordeel van octrooihouders is vastgesteld. Een NPE hoeft alleen maar aan te tonen dat het waarschijnlijk is dat de verwerende partij inbreuk maakt op een octrooi om bijvoorbeeld al een permanent verbod toegewezen te kunnen krijgen. De tegenpartij dient met helder en overtuigend bewijs te komen om aan te tonen dat het octrooi niet geldig is, terwijl de impact van een uitspraak vaak voor deze partij veel groter is dan
86
<marketingland.com/texas-jury-hands-patent-troll-massive-533-million-judgment-apple-119535> voor het laatst geraadpleegd op 27 maart 2015.
87 PwC,2014 p. 7,< www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf > Voor het
laatst geraadpleegd op 27 maart 2015.
88 Idem.
voor een NPE. Ik ben het met het hooggerechtshof eens dat men in beginsel mag verwachten dat een orgaan zoals het USPTO zorgvuldig en grondig onderzoek verricht. Helaas blijkt uit de praktijk dat dit niet altijd gebeurt, omdat de forse stijging van het aantal aanvragen en de toenemende druk op de onderzoekers juist leidt tot minder kritisch wetenschappelijk en technisch onderzoek. Een oplossing zou kunnen liggen in het herzien van de wet of het verlagen van de werkdruk voor het USPTO door meer budget beschikbaar te stellen, waardoor er meer onderzoekers kunnen worden aangesteld om zo de kwaliteit van het onderzoek te verhogen.
3.2.1.2.4 Schadevergoeding
Op 25 februari 2015 werd Apple veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $533 miljoen aan een NPE: “A federal jury in Texas, the favourite venue of patent litigants, has awarded an
IP holding company, called Smart Flash LLC, $532.9 million against Apple. The jury found that iTunes infringed the company’s patents concerning “data storage and access”.86
Amerika staat er om bekend hoge schadevergoedingen toe te kennen in octrooirechtszaken. Dit blijkt ook uit een studie van PwC uit 2014 naar octrooigeschillen in Amerika.87
Figuur 2: Top 10 van hoogste schadevergoedingen toegekend in octrooizaken tussen 1995-2013.88
Figuur 2 is een weergave van de hoogste schadevergoedingen die zijn toegekend in octrooizaken in de periode van 1995 tot 2013. Schadevergoedingen van honderden miljoenen zijn zeker geen
89 Seaman 2012, p. 424.
90 In re Seagate Tech., LLC, 214 F. App’x 997 (Fed. Cir. 2007).
91 Seaman 2012, p. 430.
rechtbank een adequate schadevergoeding dient toe te kennen om de inbreuk op een octrooi te
compenseren. Daarnaast biedt dit artikel de mogelijkheid om de schadevergoeding te verdrievoudigen indien er sprake is van opzettelijke inbreuk. Hierbij was het volgens het federal circuit lange tijd voldoende dat de inbreukmakende partij kennis had van het bestaan van het octrooi van de houder en er geen algemene zorgvuldigheidsplicht in acht was genomen om te beoordelen of de activiteiten van de verweerder tot schending zouden kunnen leiden.89 Na aanhoudende kritieken is het federal circuit hierop teruggekomen en is de standaard verhoogd. In de zaak In re Seagate90 oordeelde het hof dat er voor opzettelijke inbreuk sprake dient te zijn van objective recklessness oftewel objectief roekeloos
handelen. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat de bewijslast met betrekking tot opzet op de
octrooihouder komt te rusten. Deze dient met duidelijk en overtuigend bewijs te komen om opzet aan te tonen.91 Indien opzet is aangetoond, biedt art. 35 U.S.C. §285 de mogelijkheid om de
inbreukmakende partij op te laten draaien voor de advocaatkosten van de octrooihouder.
3.3 Conclusie
Het Amerikaanse octrooirecht bevat veel stimulansen voor NPEs. Het was het lange tijd erg makkelijk om een octrooi te verkrijgen op software en methoden voor bedrijfsvoering. Het Amerikaanse
Supreme Court heeft hier verandering in gebracht door te oordelen dat een puur abstracte methode voor bedrijfsvoering meestal niet voor octrooiering vatbaar is. In beginsel dient een uitvinding verbonden te zijn met een machine of een apparaat of dient het te zorgen voor een transformatie om voor octrooibescherming in aanmerking te komen. Ook voor software-octrooien heeft het Supreme Court de regels aangescherpt door te stellen dat computersystemen en programma’s niet voor octrooibescherming in aanmerking komen indien het slechts gaat om de implementatie van een abstract idee. Daarnaast maken NPEs op grote schaal gebruik van procedurele aspecten om hun praktijken met succes uit te voeren. Lange tijd werd automatisch een permanent verbod toegewezen indien een partij inbreuk maakte op een geldig octrooi. Dit heeft het Supreme Court in de ban gedaan door te oordelen dat een permanent verbod alleen mag worden verleend indien de vier-factorentest is gebruikt. Tevens kunnen NPEs door middel van forumshopping zonder moeite een zaak aanbrengen bij een rechtbank die bekend staat als vriendelijkvoor octrooihouders. Een NPE hoeft voor de rechtbank slechts te aan te tonen dat er sprake is van een overwicht aan bewijs dat er inbreuk wordt gemaakt op het octrooi, terwijl de verwerende partij aan de zwaardere eis dient te voldoen om duidelijk en overtuigend bewijs te leveren dat er geen sprake is van inbreuk of dat het onderliggende octrooi ongeldig is. Schadevergoedingen van vele miljoenen wegens inbreuk op een octrooi zijn in het Amerikaanse recht geen uitzondering, ook vanwege het feit dat bij een opzettelijke inbreuk de
schadevergoeding verdrievoudigd kan worden.
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de hoge concentratie van NPEs op de Amerikaanse markt vooral te wijten is aan de rechtscultuur en de wijze waarop het recht is ingericht. NPEs maken veelvoudig misbruik van de tekortkomingen binnen het rechtsysteem. Binnen het Amerikaanse
octrooisysteem is er veel aandacht voor het exclusieve recht van de octrooihouder waardoor de rechten van de vermoedelijke inbreukmaker lange tijd werden verzwakt door diverse uitspraken van rechters. Er is wel al een tegenbeweging merkbaar, het Supreme Court heeft in diverse zaken eerdere uitspraken herroepen of geherinterpreteerd in het licht van huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Desondanks lijkt het er op dat NPEs ondanks de tegenbeweging nog gewoon hun gang kunnen gaan. Het is dus belangrijk dat bij het doen van hervormingsvoorstellen de nadruk wordt gelegd op de tekortkomingen van het systeem en het vinden van een betere balans tussen de rechten van de octrooihouder en zijn tegenpartij waarbij er meer aandacht zal moeten komen voor de
4. Europese Unie
4.1 Inleiding
Terwijl NPEs al jaren opereren op de Amerikaanse octrooimarkt, zijn ze binnen de EU een relatief onbekend en nieuw verschijnsel. Desondanks zijn ze inmiddels wel actief op de Europese markt en zijn er al diverse rechtzaken geweest waarbij NPEs betrokken waren. De angst bestaat dat de Europese markt aantrekkelijker zal worden voor NPEs door de komst van het unitair octrooi en dat het aantal NPEs dat actief is binnen de EU enorm zal stijgen. In dit hoofdstuk wordt het Europese octrooirechtsysteem uiteengezet, wordt er dieper ingegaan op de komst van het unitair octrooi en de stimulansen die dit meebrengt voor NPEs, en komen mogelijke remedies aan bod.
4.2 “Non-Practicing Entities” in het Europese Octrooirechtsysteem
De Europese octrooiverlening wordt beheerst door het Europees Octrooiverdrag van München (hierna: EOV). Het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) heeft tot taak het verlenen van Europese octrooien.92 Door één gecentraliseerde octrooiaanvraag bij het EOB kan de verlening van een Europees octrooi voor één of meer of alle Verdragsluitende Staten geschieden.93 Ook een aantal landen niet-EU landen, zoals Zwitserland en Turkije, zijn aangesloten bij het EOV.94 ‘De houder van het Europees octrooi heeft vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk der Verdragsluitende Staten dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die Staat verleend nationaal octrooi.’95 ‘Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht van de
Verdragsluitende Staten waarvoor het is verleend.’96 Volgens Geerts wordt het Europees octrooi ook wel gekwalificeerd als een bundeloctrooi, omdat het als het ware na de verlening uiteenvalt in een bundel van nationale octrooien. Geschillen worden dus behandeld door de nationale rechters van de Verdragsluitende Staten waarvoor het octrooi is verleend.97 Binnen negen maanden nadat de verlening van een octrooi is gepubliceerd in het Europees
octrooiblad, kan een ieder bij het EOB een oppositieprocedure instellen.98 Gronden voor een dergelijke procedure zijn: er is niet voldaan aan de materiële octrooibaarheidsvereisten van art.
92 Art. 4 EOV.
93 Art. 3 EOV.
94
<www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/internationale-organisaties/europees-octrooi-bureau> voor het laatst geraadpleegd op 25 april 2015.
95 Art. 2 lid 2 EOV jo art. 64 lid 1 EOV.
96 Art. 64 lid 3 EOV.
97 Geerts 2011, p. 30.
98
52 t/m 57 EOV, ‘het octrooischrift bevat geen beschrijving van de uitvinding, of het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend.’99 Oppositie geldt voor het Europees octrooi in alle Verdragsluitende Staten waarin het EOV rechtsgevolgen heeft.100 Bij een geslaagde oppositie wordt het octrooi herroepen met terugwerkende kracht; slaagt het beroep niet, dan blijft het octrooi in stand.101
Figuur 3: Schematische weergave van de Europese octrooiverleningsprocedure op grond van het EOV. In deze weergave zijn Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland als voorbeeld gekozen.102
In dit systeem draait de verliezer van een rechtszaak op voor de proceskosten. Er zijn strikte regels voor octrooiaanvragen en inbreukzaken worden per land geregeld.103 Met dit systeem heeft Europa het aantal NPEs dat actief is binnen de EU zeer beperkt weten te houden, maar zulke bedrijven niet volledig weten te weren. In de inleiding van dit onderzoek werd de zaak
KPN/High Point al aangehaald als voorbeeld van een rechtszaak waarbij een NPE betrokken
was in Europees verband.104 Een ander voorbeeld is de zaak IPCom/Nokia. ‘Dit geschil
99 Art. 100 EOV.
100 Art. 99 lid 2 EOV.
101 Art. 101 lid 2 EOV.
102 <www.nlo.nl/nl/unitair_octrooi/unitair_octrooi> voor het laatst geraadpleegd op 25 april 2015.
103 Op de vraag waarom het Europese systeem in tegenstelling tot het Amerikaanse systeem minder vatbaar is voor NPEs wordt
in hoofdstuk 5 dieper ingegaan. Hier zullen de genoemde elementen verder uiteen worden gezet en onderzocht ten opzichte van het Amerikaanse systeem.
betreft het Duitse bedrijf IPCom, dat in 2007 de octrooiportefeuille van de Duitse firma Bosch overnam. Deze had onder andere betrekking op een technologie die zorgde voor de verbinding van een telefoon met een 3G-netwerk. Nog voor de overname deed Bosch tevergeefs een poging om een licentieovereenkomst met Nokia af te sluiten voor deze
technologie. Na de overname claimde IPCom dat Nokia inbreuk maakte op de desbetreffende octrooien en eiste een schadevergoeding van miljarden en een verkoopverbod. Nokia trok de geldigheid van de onderliggende octrooien in twijfel en was niet van plan om de extreem hoge royalties te betalen. Nokia wilde slechts een licentieovereenkomst overwegen indien deze voldeed aan de FRAND105-voorwaarden.’106 Er zijn inmiddels in diverse Europese landen (zoals Duitsland en Engeland) rechtszaken geweest waarin NPEs partij waren, met wisselend succes voor beide partijen. Volgens critici zou de komst van het unitair octrooi voor een explosieve groei van dergelijke zaken kunnen zorgen, omdat het voor NPEs aantrekkelijker zou worden om te opereren op de Europese markt. Of deze angst terecht is wordt in de volgende paragraaf nader onderzocht.
4.2.1 Stimulerende factoren: Het Unitary Patent Package
Op 11 december 2012 ging het Europees Parlement (hierna: EP) akkoord met het in het leven roepen van een aantal verordeningen en een overeenkomst,107 ook wel het Unitary Patent
Package (hierna: UPP). Dit had betrekking op het creëren van een unitair octrooi, het
instellen van een taalregime voor het unitair octrooi en het instellen van een Unified Patent
Court (hierna: UPC). De Europese Commissie (hierna: EC) wil met het UPP innovatie
stimuleren in kleine tot middelgrote ondernemingen.108
Ondanks bedenkingen die geuit werden door critici was de directeur van het EOB positief over deze ontwikkelingen:“A few months ago, some users, mainly US, expressed their
concerns regarding the potential extension to Europe of this patent troll phenomena. The legal framework defined by the treaty on the UPC, integrating the European legacy, and the on-going implementing and procedural work done by the Preparatory Committee give all reasons to believe that it it will not be the case. This new litigation system will be well balanced and fit for the purpose.” (Benoît Battistelli, President EOB, 21 februari 2014).109
105 Fair, reasonable, and non-discriminatory terms.
106 Köllner 2008, p. 69. <www.kp-patent.com/publikation_pdf/Trolls%20in%20Germany.pdf> Voor het laatst geraadpleegd op
25 april 2015.
107 Verordening (EU) nr. 1257/2012, 1260/2012 en de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht.
108 European Commission FAQs patents
<ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-property/patent/faqs/index_en.htm> voor het laatst geraadpleegd op 2 mei 2015.
Volgens de EC heeft het UPP een groot aantal voordelen: ‘Het creeërt een unitair octrooi met uniforme bescherming binnen het grondgebied van de 25 deelnemende lidstaten. Het octrooi zal via een makkelijke verleningsprocedure en tegen betaalbare kosten beschikbaar zijn, mede omdat het octrooi door het EOB wordt verleend, er geen verdere validatievereisten zijn en de aanvraag in elke taal kan worden ingediend. Het unitair octrooi biedt voor degenen die hun uitvinding willen beschermen binnen de EU enorme kostenvoordelen en vermindert de administratieve lasten voor verlenende instanties. Daarnaast wordt het UPC in het leven geroepen, een uniforme en gespecialiseerde rechtsmacht op het gebied van octrooigeschillen voor de deelnemende lidstaten. Dit voorkomt een overlapping van octrooirechtszaken bij de rechtbanken van de verschillende betrokken lidstaten en het risico dat meerdere parallelle gerechtelijke procedures in verschillende landen leiden tot uiteenlopende resultaten. Daarom zal de komst van het UPC op dit gebied de rechtszekerheid doen verbeteren.’110 Het UPC heeft niet alleen rechtsmacht ten aanzien van geschillen met betrekking tot het unitair octrooi, maar ook ten aanzien van de traditionale bundeloctrooien, tenzij de houder van het octrooi hier schriftelijk afstand van doet. De verordening op het unitair octrooi maakt ook een zogenaamde license of right mogelijk. Dit houdt in dat de houder van een unitair octrooi bij het EOB een verklaring kan deponeren waarin de bereidheid wordt vermeld om aan eenieder een licentie te verlenen tegen een redelijke vergoeding. Deze verklaring kan te allen tijde weer worden ingetrokken door de octrooihouder.111
110 European Commission FAQs patents
<ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/industrial-property/patent/faqs/index_en.htm> voor het laatst geraadpleegd op 2 mei 2015.
Figuur 4: Schematische weergave van de octrooiverleningsprocedure op grond van het unitair octrooi.112
Hoewel de EC van mening is dat het UPP alleen maar voor voordelen zal zorgen, zijn er ook critici,113 zowel uit de industrie als beleidsmakers. Zo zou de UPC-overeenkomst betreffende een uniform octrooigerechtshof gehaast tot stand zijn gekomen en zou de effectenbeoordeling niet gebaseerd zijn op valide data, aldus Xenos.114 Hij wijst erop dat er op Europees niveau maar één studie heeft plaatsgevonden betreffende het unitair octrooi en het
procesvoeringsysteem.115 Dit onderzoek, in 2009 uitgevoerd door Harhoff in opdracht van de EC,116 is door het Engelse European Scrutiny Comittee117 afgedaan als verouderd en zou fouten bevatten. De grootste punten van kritiek van het Comittee betreffen het ongewenste effect van ‘bifurcation’ op forumshopping118, de training en kwaliteit van de rechters die over het UPC moeten oordelen, de kosten die het unitair octrooi en het UPC zouden meebrengen en het ontbreken van een up-to-date evaluatie van de effecten.119 In het onderzoek van Harhoff komen NPEs vluchtig aan bod. Xenos verwijt hem dat hij het gevaar van uitbreiding
112 <www.nlo.nl/nl/unitair_octrooi/unitair_octrooi> voor het laatst geraadpleegd op 25 april 2015.
113 Zie bijvoorbeeld: Max Planck Institute for IP and Competition Law 2012, “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for
Concern” <www.ip.mpg.de/fileadmin/templates/pdf/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17_01.pdf> en Ullrich 2012, “Select from Within the System: The European Patent with Unitary Effect”
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2159672> beide voor het laatst geraadpleegd op 10 mei 2015.
114 Xenos 2013, p. 246.
115 Xenos 2013, p. 259.
116 Harhoff 2009 <ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf> voor het laatst
geraadpleegd op 10 mei 2015.
117
De leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van het juridische en politieke belang van EU-documenten en beslissen over welke van deze documenten wordt gedebatteerd in het Britse Lagerhuis.
118 Zie p. 20-21 voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
119 House of Commons European Scrutiny Committee 2012
