4. Europese Unie
6.3 Remedies in het huidige recht
6.3.1 Declaratoire vonnissen
Bij een declaratoir vonnis stelt de rechter definitief de rechtsverhouding tussen partijen vast. Op grond van art. 28 U.S.C. §2201 sub a verkrijgt een rechter in de VS alleen jurisdictie over een declaratoir geschil indien de klagende partij kan aantonen dat er sprake is van “a case of
actual controversy”. Kanttekening hierbij was lange tijd dat dit niet meer mogelijk was indien
partijen al een licentieovereenkomst hadden gesloten, omdat de klager moest aantonen dat er ten eerste sprake was van een reële dreiging van een aanklacht ingesteld door de
octrooihouder en ten tweede dat er activiteiten werden verricht die mogelijk als inbreuk konden worden gekwalificeerd.186 Indien partijen een licentieovereenkomst overeen zijn
184 Shapiro 2001, p. 127.
185 <http://www.lotnet.com/lotnet-solution/index.cfm> voor het laatst geraadpleegd op 27 maart 2015.
186 Arrowhead, 846 F.2d p. 736 (met referentie naar Goodyear Tire & Rubber Co. v. Releasomers, Inc., 824 F.2d 953, 955 (Fed.
gekomen is er geen reële dreiging meer voor de licentienemer en is er ook geen sprake van inbreuk. Dit werkte in het voordeel van NPEs, aangezien zij vaak de bedoeling hebben om vooraf een licentieovereenkomst te sluiten met inbreukmakende partijen. Deze groep werd bij voorbaat uitgesloten van het instellen van een eventuele actie. Dit kan ertoe leiden dat NPEs nog meer druk leggen op partijen om in te gaan op het voorstel voor een
licentieovereenkomst.
Het Supreme Court heeft in MedImmune, Inc. v. Genentech187 geoordeeld dat het de
licentienemer vrijstaat om de geldigheid een octrooi te betwisten, waarover een licentieovereenkomst tussen partijen bestaat. Het is dus niet nodig om eerst de
licentieovereenkomst te beëindigen. Mijns inziens is deze uitspraak in het voordeel van licentienemers, omdat zij niet eerst de overeenkomst dienen te verbreken om een declaratoire actie in te stellen bij de rechter. Dit heeft als voordeel dat, indien een licentienemer niet in het gelijk wordt gesteld en de rechter oordeelt dat er sprake is van inbreuk op het octrooi, de licentienemer niet hoeft te vrezen dat er een hoge schadevergoeding dient te worden betaald aan de octrooihouder. Er is immers al een licentieovereenkomst afgesloten die nog steeds van toepassing is. Een declaratoir vonnis kan ook gebruikt worden als een instrument tegen forumshopping door NPEs. De partij die de zaak aanhangig maakt, in dit geval voornamelijk de tegenpartij van een NPE, kan namelijk kiezen bij welke rechtbank dat gebeurt. Daarnaast heeft dit het voordeel dat de klagende partij de timing in eigen hand heeft en genoeg tijd heeft om een inhoudelijke zaak voor te bereiden tegen de octrooihouder.
6.3.2 Consumentenrecht
In de Verenigde Staten heeft William Sorrell, Advocaat-Generaal (hierna: AG) van de staat Vermont, in 2013 een aanklacht ingediend tegen een NPE wegens inbreuk op het
consumentenrecht:“If a troll makes a threat in bad faith, that is a violation of state consumer
protection laws, which also protect Vermont businesses against frivolous legal threats.”188De zaak heeft tot op heden nog geen uitspraak opgeleverd.189 Deze unieke actie heeft andere AG’s op ideeën gebracht, de AG van de staat Nebraska heeft ook de oorlog verklaard aan NPEs door ook een aanklacht in te dienen. Dit heeft niet goed uitgepakt aangezien het district
court de NPE in deze zaak in het gelijk heeft gesteld. De NPE was van oordeel dat de staat
Nebraska geen bevoegdheid had aangezien het octrooisysteem onder de exclusieve jurisdictie
187 MedImmune, Inc. v. Genentech, 549 U.S. 118 (2007).
188 <www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2013/08/01/how-vermont-could-save-the-nation-from-> voor het laatst
geraadpleegd op 25 juni 2015.
van het federale recht valt. De staat Nebraska is veroordeeld tot het betalen van $725.000 aan de NPE.190 In de Vermont-zaak heeft de rechter dit argument tot op heden juist verworpen. Het is dus afwachten op de uitspraak van de rechter in deze zaak om te kunnen oordelen of het consumentenrecht als effectief verweermiddel kan dienen.
6.3.3 Art. 102 VWEU
Binnen de EU zou het mededingingsrecht mogelijk als remedie tegen NPEs kunnen worden ingezet.191 Art. 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna VWEU) luidt als volgt: “Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voorzover de
handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan. Dit misbruik kan met name bestaan in: a. het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden; b. het beperken van de productie, de afzet of de technische
ontwikkeling ten nadele van de verbruikers; c. het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; d. het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze
overeenkomsten.” Indien bewezen kan worden dat een NPE een machtspositie heeft op de
interne markt waarvan misbruik wordt gemaakt, kan dit artikel een effectief middel zijn. Maar de vraag is dan of de praktijk waarin een NPE dreigt met een rechtszaak of daadwerkelijk overgaat tot vervolging als een daad van machtsmisbreuk kan worden gekwalificeerd, aangezien de NPE als octrooihouder immers gerechtigd is om tot rechtsvervolging over te gaan.
In de zaak ITT Promedia/Commissie heeft het Europese Hof van Jusitie (hierna: HvJ) ten eerste gesteld dat “aangezien de toegang tot de rechter een fundamenteel recht is en een
algemeen beginsel dat de naleving van het recht garandeert, mag het aanspannen van een rechtsgeding slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen als misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 102 VWEU [Wetsartikel aangepast naar huidige nummering wetgeving door E.M. Hildenberg] van het Verdrag worden aangemerkt.”192 Daarnaast werdt er bepaald
190 Quin 2014 <www.ipwatchdog.com/2014/12/03/nebraska-to-pay-725k-because-of-ag-meddling-in-patent-case/id=52434/ >
voor het laatst geraadpleegd op 25 juni 2015.
191 Chappatte & Walter 2011, p. 373.
192 Zaak T-111/96 - ITT Promedia/Commissie r.o. 60, 17 juli 1998
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1 &cid=212832> voor het laatst geraadpleegd op 25 mei 2015.
dat een rechtsgeding pas misbruik in de zin van art. 102 VWEU oplevert “indien indien het
niet redelijkerwijs kan worden geacht tot vrijwaring van de rechten van de betrokken
onderneming te strekken, en dus uitsluitend kan dienen om de tegenpartij te tergen. Om na te gaan of aan dit criterium is voldaan, moet dus rekening worden gehouden met de situatie op het ogenblik waarop het geding wordt aangespannen.”193 Het criterium heeft dus deels betrekking op de marktondermijnende aard van de ingestelde actie en deels op het effect dat concurrentiepositie van de procedure heeft op de mededinging. Volgens Preece kan het criterium gezien worden als een verlenging van de bijzondere verantwoordelijkheid van ondernemingen met een machtspositie om zich te weerhouden van het belemmeren van de instandhouding van de mededinging door te dreigen met of het starten van een gerechtelijke procedure die gebaseerd is op ongegronde argumenten.194 In het licht van de uitspraak van Preece zal toepassing van art. 102 VWEU tegen een NPE voornamelijk kans van slagen hebben met betrekking tot een voorlopige maatregel, omdat zij zelf niets produceren of op de markt brengen. NPEs vormen zelf ook een bedreiging voor de concurrentie en de consument, als zij een bepaald product van de markt halen en zelf geen alternatief aanbieden. Daardoor kan het eisen van een permanent verbod mogelijk als ongegrond worden gezien.
Daarnaast wordt in de literatuur de mogelijkheid geopperd om het mededingingsrecht te gebruiken om zo royalty stacking tegen te gaan. Het HvJ heeft in de zaak United
Brands/Commissie bepaald dat: “Het toepassen van een te hoge prijs, die niet in een redelijke verhouding staat tot de economische waarde van de geleverde prestatie, kan misbruik van een machtspositie zijn in de zin van art. 102 sub a VWEU [Wetsartikel aangepast naar huidige nummering wetgeving door E.M. Hildenberg]; het buitensporige karakter van die prijs kan onder meer objectief worden vastgesteld door de verkoopprijs van het product te vergelijken met de kostprijs en aldus de grootte van de winstmarge aan te tonen.”195 De Europese wetgever heeft al mogelijkheden geboden om deze vorm van machtsmisbruik, namelijk het eisen van te hoge licentiegelden, tegen te gaan, onder andere door middel van art. 101196 en
193 Zaak T-111/96 - ITT Promedia/Commissie r.o. 72, 17 juli 1998
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44050&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1 &cid=212832> voor het laatst geraadpleegd op 25 mei 2015.
194 Preece 1999, p. 119.
195 Zaak 27/26 - United Brands Company en United Brands Continentaal BV tegen Commissie van de Europese
Gemeenschappen, 14 februari 1978.
196
Art. 101 VWEU: 1. Onverenigbaar met de interne markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle
besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in:
a. het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden; b. het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen; c. het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen; d. het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; e. het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.
102 VWEU. Beide artikelen vereisen dat een licentiegever de FRAND-voorwaarden197 toepast bij een licentieverlening, zeker in het geval dat een octrooi een essentiële standaard bevat.198 Daarnaast wijzen Chappatte, Walter & Blanchard op de mogelijkheid dat, indien een NPE een octrooi opkoopt dat een essentiële standaard omvat en de NPE op de hoogte is van de FRAND-verplichting afgegeven door de vorige octrooihouder, deze verplichting over zou moeten gaan op de NPE. Als een NPE probeert om misbruik te maken van een machtspositie door hogere royaltytarieven te hanteren dan die werden opgelegd door de vorige
octrooihouder, kan dit worden beschouwd als oneerlijk en in strijd met art. 102 VWEU. Het royaltytarief dat door de voorgaande octrooihouder werd gehanteerd zou als referentiekader moeten dienen voor de vraag wat eerlijk en redelijk is.199
6.3.4 Algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht: het verbod op misbruik van het recht
Een ander mogelijk middel dat in Europees verband kan worden ingezet tegen NPEs is de doctrine betreffende het misbruik van het recht. Hoewel er geen verbod op misbruik van het recht is gecodificeerd binnen de EU, heeft het HvJ dit beginsel wel erkend en hiervoor toetsingscriteria geformuleerd. In de zaak Emsland-Stärke bepaalde het hof dat: “Om te
kunnen vaststellen dat het om een misbruik gaat, zijn enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist waaruit blijkt, dat in weerwil van de formele naleving van de door gemeenschapsregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt. Anderzijds is een subjectief element vereist, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat. [...] Het staat aan de nationale rechter het bewijs van het bestaan van deze twee elementen vast te stellen, volgens de
bewijsregels van het nationale recht, voor zover deze geen afbreuk doen aan de volle werking van het gemeenschapsrecht.”200 Inmiddels heeft het HvJ in een recentere zaak uit 2007
2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig.
3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing worden verklaard – voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen,
– voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersverenigingen, en
– voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van gedragingen die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen a. beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken producten de mededinging uit te schakelen.
197 Zie voetnoot 132.
198 Chappatte, Walter & Blanchard 2010, p. 2 <www.slaughterandmay.com/media/1486785/ipr-and-competition-law-excessive-
patent-royalty-claims-by-non-practising-entities.pdf> voor het laatst geraadpleegd op 25 mei 2015.
199
Chappatte, Walter & Blanchard 2010, p. 3 <www.slaughterandmay.com/media/1486785/ipr-and-competition-law-excessive- patent-royalty-claims-by-non-practising-entities.pdf> voor het laatst geraadpleegd op 25 mei 2015.
200 HvJ zaak C- 110/99, Emsland-Stärke r.o. 52-54, 14 december 2000
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45444&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=36642 > voor het laatst geraadpleegd op 25 mei 2015.
expliciet erkend dat dit een algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht is.201 Het is echter nog maar de vraag of dit beginsel tegen NPEs kan worden ingezet, aangezien het HvJ zich tot op heden nog niet expliciet heeft uitgelaten over de horizontale rechtstreekse werking van het verbod op misbruik van recht.202 Onder horizontale rechtstreekse werking in Europees verband wordt verstaan dat particulieren zich ten overstaan van elkaar op een regel van Europees recht kunnen beroepen. Of dit beginsel kan worden ingeroepen tegen NPEs en hoe effectief dit zal zijn als verweermiddel zal dus nog uit de rechtspraktijk moeten blijken.