Hervormingsvoorstellen vanuit de overheid

Dat de praktijken van NPEs een doorn in het oog zijn van de Amerikaanse overheid blijkt wel uit de vele pogingen die zijn gedaan om hervormingen aan te brengen in het octrooirecht, om

zo de “misbruik” van het systeem door NPEs tegen te gaan. In het kader van dit onderzoek worden slechts die elementen uit de wetsvoorstellen besproken die betrekking hebben op NPEs.

Op 8 juni 2005 werd de Patent Reform Act geïntroduceerd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.175 Hoewel het wetsvoorstel nooit is aangenomen, bevatte het wel belangrijke elementen bevatte in de strijd tegen NPEs. Dit wetsvoorstel bestond uit onder andere een voorstel om de riante schadevergoedingen in octrooizaken te verlagen door ‘(1) de bewijslast te verhogen indien er een beroep wordt gedaan op opzettelijke inbreuk en (2) restricties te plaatsen op het recht van de octrooihouder om schadevergoedingen te eisen voor inbreuk van een geoctrooieerde component van een groter geheel.’176 Volgens Harvey was het doel van paragraaf 6 van het wetsvoorstel ‘om in te voeren dat de octrooihouder duidelijk en overtuigend bewijs diende te leveren dat de vermeende inbreukmaker opzettelijk een bestaande geoctrooieerde uitvinding heeft gekopieerd, hij door is gegaan met de inbreuk nadat hij schriftelijk op de hoogte is gesteld van het bestaan van het octrooi door de houder of door is gegaan met de inbreuk nadat de rechter heeft vastgesteld dat deze handelingen een inbreuk vormden’.177 Hierdoor zou men dus minder snel een opzettelijke inbreuk kunnen aantonen en zou de schadevergoeding minder snel verdrievoudigd kunnen worden. Daarnaast werd een voorstel gedaan om, in het licht van art. 35 U.S.C. §284 en de eis van adequate schadevergoeding, rekening te houden met de redelijke waarde van de inbreukmakende component zelf, in plaats van de waarde van het gehele product waarvan de component onderdeel uitmaakt.178

Dit zou kunnen helpen in de strijd tegen NPEs, omdat de drempel voor partijen die geconfronteerd worden met een inbreukclaim zo verlaagd zou worden. Zij zullen sneller bereid zijn de zaak voor de rechter te laten komen, indien het moeilijker zou worden voor een NPE om zich te beroepen op een opzettelijke inbreuk, omdat de toekenning van deze eis grote consequenties kan hebben. Ook een schadevergoeding gebaseerd op de redelijke waarde van de inbreukmakende component zelf in plaats van de waarde van het gehele product zou het voor bepaalde marktpartijen aantrekkelijker moeten maken om een vooraf aangeboden licentieovereenkomst te weigeren. Dit zal echter voor bijvoorbeeld start-ups weinig uitmaken, omdat zij simpelweg niet over voldoende middelen beschikken om een eventueel verlies te

175 _{<www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/2795/all-info> voor het laatst geraadpleegd op 27 maart 2015.}

176 _{Harvey 2005, p. 1153.}

177 _{Harvey 2005, p. 1155.}

dragen. Daarnaast ben ik van mening dat bovengenoemde maatregelen de meeste NPEs niet zullen afschrikken; zij hebben immers vrij weinig te verliezen omdat de meeste NPEs zelf geen producten of technologieën ontwikkelen.

Paragraaf 9 van de Patent Reform Act 2005 betrof het USPTO en poogde een

oppositieprocedure na de octrooiverlening in te voeren. Als een partij wordt aangeklaagd wegens inbreuk op een octrooi, dan kan die een oppositieprocedure starten om de geldigheid van het octrooi te betwisten, zonder hiervoor naar de rechter te stappen. Het USPTO zou het octrooi dan opnieuw moeten beoordelen. Hierdoor zou een octrooiclaim kunnen worden ingetrokken. ‘Deze procedure zou binnen negen maanden na de verlening van het octrooi moeten worden opgestart, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een inbreukclaim. Daarnaast werd aan de verwerende partij de mogelijkheid geboden om een oppositieprocedure te starten binnen zes maanden nadat deze partij kennis had genomen van de inbreukclaim. Nadat het oppositieverzoek was ontvangen, zou de directeur van het USPTO voor het opstarten van de oppositieprocedure het geleverde bewijs evalueren en bepalen of er gesproken kon worden een substantieel vraagstuk over de octrooieerbaarheid van tenminste één van de claims van het verleende octrooi. Daarnaast zou de procedure ook beëindigd kunnen worden als partijen nog voor de uitslag van het onderzoek door het USPTO tot een schikking zouden komen.’179

Hoewel het bovengenoemde wetsvoorstel het niet heeft gehaald, zijn er in 2011 grote stappen gezet met de America Invents Act (hierna: AIA), die wel gecodificeerd is. De hierboven genoemde oppositieprocedure is in de AIA uiteindelijk toch doorgevoerd, maar geldt slechts voor octrooien die na 16 maart 2013 zijn verleend.180 Art. 35 U.S.C. §326 sub e bepaalt dat de bewijslast bij de partij ligt die de oppositieprocedure start; deze dient met een overwicht aan bewijs de ongeldigheid aan te tonen. Daarnaast bevatte dit wetsvoorstel ook een specifieke bepaling gericht tegen NPEs. In paragraaf 3.2.1.2.2 is de mogelijkheid genoemd dat octrooihouders met één aanklacht meerdere partijen tegelijkertijd aanspreken, indien deze partijen inbreuk maken op hetzelfde onderliggende octrooi, zelfs als de inbreukmakende handelingen niets met elkaar te maken hadden. De AIA heeft deze mogelijkheid beëindigd door als vereiste te stellen dat samenvoeging alleen mag plaatsvinden indien de inbreuk voortkomt uit dezelfde gebeurtenis of transactie en betrekking heeft op een

179 _{Harvey 2005, p. 1165-1166.}

180 _{<www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/inter-partes-disputes > voor het laatst geraadpleegd op}

gemeenschappelijke aangelegenheid.181 Hiermee heeft de Amerikaanse overheid duidelijk het standpunt ingenomen dat forumshopping door NPEs tegen moet worden gaan.

Wel wordt in art. 35 U.S.C. §299 sub c de mogelijkheid geboden aan verwerende partijen om afstand te doen van de bepalingen van art. 35 U.S.C. §299 en samen te procederen indien gewenst. Sommige verwerende partijen kunnen het samenvoegen van de procedures juist als een voordeel ervaren omdat dit minder kosten met zich meebrengt. ‘Chien geeft aan dat ruim tien maanden na de inwerkingtreding van de wet het aantal rechtszaken aangespannen door NPEs is gestegen, hoogstwaarschijnlijk omdat het moeilijker is om partijen samen te voegen in één zaak. Het aantal zaken tegen kleine ondernemingen is echter gedaald, waarschijnlijk omdat het onder de nieuwe regels minder de moeite waard is om de pijlen te richten op deze partijen.’182 Mijns inzien is het positief dat na de invoering van de AIA kleinere

ondernemingen ontzien worden. Het invoeren van de oppositieprocedure kan naar mijn mening ook helpen om octrooien van lage kwaliteit van de markt te halen. Voor de

tegenstanders van NPEs wordt het namelijk makkelijker om de geldigheid van een octrooi te betwisten. Daarnaast zijn de kosten voor het opstarten van een dergelijke procedure een stuk lager dan voor een rechtszaak. Omdat de procedure slechts van toepassing is op octrooien verleend na 16 maart 2013, zal dit echter niet direct tot drastische veranderingen leiden.

In de SHIELD (Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes) Act183 van 2012 werd het voorstel gedaan om NPEs op te laten draaien voor de kosten van de

tegenpartij, indien het onderliggende octrooi ongeldig is of indien er geen sprake blijkt te zijn van inbreuk. Dit voorstel had alleen betrekking op software-octrooien, maar werd in 2012 afgewezen door het Amerikaanse Congres. In 2013 heeft men nog een poging gewaagd om het wetsvoorstel te herzien door een aantal uitzonderingscategorieën toe te gevoegen die niet opdraaien voor eventuele kosten. Hierbij ging het om 1. De originele uitvinder; 2. Een octrooihouder die een substantiële investering heeft gedaan in de productie of de verkoop van een product dat onder de reikwijdte van het octrooi valt; of 3. Een universiteit of een bedrijf dat verantwoordelijk is voor technologieoverdracht. Ondanks deze aanpassingen is ook het tweede voorstel niet aangenomen.