4. Europese Unie
6.4 Alternatieve remedies
In de voorgaande paragrafen zijn de hervormingsvoorstellen vanuit de overheid, private sector en bestaande gerechtelijke wapens besproken. In de literatuur worden er ook diverse alternatieve remedies geopperd.
6.4.1 Dwanglicenties
Rechten uit intellectuele eigendom zijn exclusieve eigendomsrechten. Dit geldt dus ook voor het octrooirecht. Uit de rechtspraktijk is gebleken dat een te strikte toepassing van deze exclusieve rechten negatieve effecten kan hebben. Een voorbeeld hiervan is de automatische toekenning van een permanent verbod en de verdrievoudiging van de oplegde
schadevergoeding bij een opzettelijke inbreuk in de Verenigde Staten. Veel auteurs zijn dan ook van mening dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de proportionaliteit en dat er in veel gevallen een betere belangenafweging zou moeten worden gemaakt.
Een terugkomend onderwerp in de literatuur is het beperken van de exclusieve
eigendomsrechten van octrooihouders door middel van een dwanglicentie. Art. 31 sub TRIPS203 bepaalt inzake gedwongen licenties dat “dit slechts mag worden toegestaan indien
de voorgestelde gebruiker voorafgaande aan dit gebruik pogingen heeft gedaan om van de houder van het recht toestemming te verkrijgen op redelijke commerciële voorwaarden en deze pogingen niet binnen een redelijke termijn zijn geslaagd. Een Lid kan van deze vereiste ontheffing verlenen in het geval van een nationale noodtoestand of andere omstandigheden van bijzonder dringende aard of in geval van niet-commercieel gebruik door de overheid […].” “Dit gebruik wordt voornamelijk toegestaan voor de voorziening van de binnenlandse markt van het Lid dat het gebruik toestaat”, aldus art. 31 sub f TRIPS. Volgens Bernieri zijn
pogingen om toestemming te krijgen van de octrooihouder vaak niet succesvol binnen een
201 Zie Evers & De Graaf 2009 p.22; HvJ zaak C-321/05, Kofoed r.o. 38, 5 juli 2007.
redelijk termijn en kan het soms ook tegen de wederpartij worden gebruikt: “In the same eBay
v. MerExchange case, the company eBay attempted to negotiate a license but it was after such negotiations failed that MercExchange sued for patent infringement” 204
NG Siew Kuan is van mening dat een uitbreiding van de wettelijke dwanglicentie als goede remedie tegen NPEs zou dienen. Deze vorm van beperking van het exclusieve
eigendomsrecht zou vooral gerechtvaardigd zijn indien er bijvoorbeeld sprake is van een zeer complexe technologie, waarbij er soms wel honderden of zelfs duizenden verschillende octrooien betrokken zijn bij een eindproduct. Daarnaast zou er door de strikte toepassing van de exclusieve eigendomsrechten sprake moeten zijn van een ernstige aantasting of
significante verstoring van de maatschappij. Andere rechtvaardigingen zijn volgens NG Siew Kuan dat het permanent verbod toch nog veelvoudig wordt verleend en dat dit niet ten koste van de maatschappij mag gaan, een strenge toepassing van de wettelijke dwanglicentie hoeft niet per definitie de rechten van de octrooihouder aan te tasten indien de huidige beperkende regels205 omtrent dwanglicenties blijven bestaan en tot slot kan de dwanglicentie innovatie en R&D ten goede komen indien er sprake is van een complexe technologie.206 Een wettelijke dwanglicentie kan kleine bedrijven bescherming bieden indien zij een poging wagen om een markt te betreden die gedomineerd wordt door grote bedrijven, i.c. NPEs , aldus Nielsen & Samardzija. Zij zijn echter van mening dat uitbreiding van de wettelijke dwanglicentie niet per definitie het juiste middel is om NPEs tegen te gaan. Een algemene bepaling met betrekking tot dwanglicenties kan bedrijven in gevaar brengen die sterk afhankelijk zijn van intellectuele eigendom om tot bloei te komen, zoals farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen. Zij zijn dan ook van mening dat een wettelijke dwanglicentie als laatste hulpmiddel zou moeten dienen in schrijnende gevallen waarbij het publieke belang wordt geschaad indien er niet wordt ingegrepen. Daarnaast zou de bepaling met betrekking tot de wettelijke dwanglicentie specifiek moeten worden gericht op de octrooihouder die de onderliggende technologieen en/of uitvindingen niet op de markt brengt maar deze gebruikt om van een andere marktpartij, die een succesvol commercieel product op de markt heeft gebracht, hoge royaltyvergoeding te verkrijgen.207
6.4.2 Jaarlijkse instandhoudingstaksen
204 Bernieri 2010, p. 281.
205
Hierbij valt te denken aan pogingen om te onderhandelen met de octrooihouder, de beperkte omvang en duur van de dwanglicentie en de dwanglicentie als middel gebruiken om partijen tot een rechtvaardige oplossing te laten komen.
206 Ng Siew Kuan 2009, p. 596-603.
207 Nielsen & Samardzija 2007, p.534-536 <www.nielseniplaw.com/publications/Compulsory-Patent-Licensing.pdf > voor het
Een ander verweermiddel dat geopperd wordt zijn jaarlijkse instandhoudingstaksen voor octrooien. Dit is een manier om waardevolle octrooien in stand te houden voor het volledige octrooitermijn. In Europa worden deze jaarlijkse instandhoudingstaksen al gehandhaafd in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar er maar drie keer een instandhoudingstaks dient te worden betaald door de octrooihouder. Daarnaast liggen de kosten voor de instandhouding van een octrooi in de Verenigde Staten een stuk lager dan in Europa. ‘Bessen & Love zijn van mening dat indien er sprake zou zijn van een jaarlijkse heffing en waarbij de kosten gelijk worden getrokken met Europa, waar de kosten nu ongeveer 10 keer zo hoog zijn, dit het aantal NPEs op de Amerikaanse markt sterk zou terugdringen en hun uitgaven enorm zou laten groeien. Bedrijven die oude octrooien opkopen zonder deze daadwerkelijk uit te oefenen zouden hierdoor miljoenen dollars kwijt zijn om hun portefeuilles te vernieuwen. Om
uitvinders niet onnodig te belasten zouden de kosten voor de instandhouding van een relatief nieuw octrooi een stuk lager moeten liggen dan die van oudere octrooien. Dit principe wordt ook in de meeste Europese landen gehanteerd.’208
6.4.3 Tijdige kennisgeving mogelijke inbreuk
Hovenkamp is van mening dat het NPE “probleem” te wijten is aan twee gebreken in het octrooisysteem: “The first has to do with the very considerable cost of doing effective patent
searches, particularly in technologically complex areas that are prone to abstraction, and the resulting ambiguity of search results. The second has to do with the fact that unpracticed patents are located only on pieces of paper. Prospective developers cannot examine likely competing products or known processes in order to locate possible infringements. As the Supreme Court once observed, until a “process claim has been reduced to production of a product shown to be useful, the metes and bounds of that monopoly are not capable of precise delineation. It may engross a vast, unknown, and perhaps unknowable area.”209
Hij maakt een vergelijking tussen het octrooisysteem en onroerend goed en geeft hierbij het volgende voorbeeld: “It is socially wasteful for developers to build condominiums or
shopping malls only to find out later that the land belongs to someone else who is now in a position to extract a very large penalty. Prior to building, the developer may have had a competitive choice of parcels, but once construction is completed, this market has gone from competitive to bilateral monopoly. The landowner may be able to extract a price equal to the value of the land plus the cost of relocating.”210 Dit voorbeeld omschrijft de dagelijkse gang
208 Bessen & Love 2013 <www.usatoday.com/story/opinion/2013/07/24/tax-patent-trolls-lawsuits-column/2578675/ > voor het
laatst geraadpleegd op 25 juni 2015.
209 Hovenkamp 2011, p.228.
van zaken binnen het octrooisysteem. Hovenkamp wijst erop dat het onroerend goed-systeem, in de Verenigde Staten, geen last heeft van NPEs: “People do not often surreptitiously
acquire land, leave it vacant, and then make a surprise announcement of ownership only after someone else has developed it. A routine title search would have uncovered the interest. If the land is described so badly or recorded in such an obscure way that a reasonable search could not locate it, the owner will likely lose title.” Hij is dan ook van mening men een voorbeeld
dient te nemen aan het onroerend goed-systeem, in de Verenigde Staten, waar men gebruik maakt van tijdige kennisgeving van een (dreigende) inbreuk. De octrooihouder zou hierbij de plicht hebben om (dreigende) inbreukmakers in te lichten over het bestaan van het octrooi, en de reikwijdte, nog voor dat een partij een onomkeerbare investering doet in een
geoctrooieerde technologie.211 ‘Indien het tot een rechtszaak komt en de rechter tot het oordeel komt dat er sprake is van inbreuk op het onderliggende octrooi, dan dient de rechter, met betrekking tot de opgelegde straf en/of schadevergoeding, rekening te houden met de plicht van octrooihouder om over te gaan tot tijdige kennisgeving. Volgens Hovenkamp mag de rechter zelfs zover gaan dat hij de eis voor een bepaalde straf mag afwijzen bij verzuim van de kennisgevingsplicht.’212 Indien de octrooihouder verzuimd over te gaan tot tijdige kennisgeving moet de bewijslast op hem komen te rusten: “If the patentee has not given
timely notice, then it should assume the burden of proving (1) that had the infringer been in a position to make an informed decision prior to development of its infringing product, it would have chosen the patentee’s technology, and (2) the royalty it would have paid. Evidence that the infringer removed the patented technology upon being notified of the infringement indicates that it would not have used it in the first place, or at least not at the claimed royalty rate. The patentee’s burden should be particularly strong when it had actual knowledge that a particular developer was likely to infringe but withheld notice.”213
6.4.4 Natrekking
Onder natrekking wordt verstaan dat de eigenaar van een zaak ook eigenaar is al haar bestanddelen. Volgens deze leer kan degene die ter goeder trouw handelt en een substantiële verbetering maakt aan een bestaande zaak hier aanspraak op maken, mits de oorspronkelijke eigenaar gecompenseerd wordt voor een bedrag ter hoogte van de waarde van het
bronmateriaal.214 ‘Om te bepalen of overgang van de eigendomstitel gerechtvaardigd is dient de rechtbank te oordelen over de vraag of er in voldoende mate sprake is van een
211 Hovenkamp 2011, p.228.
212 Hovenkamp 2011, p.231.
213 Hovenkamp 2011, p.232-233.
transformatie. Veel rechtbanken in de Verenigde Staten maken hierbij gebruik van de
comperative value test: “many courts focus on the “comparative value” of the original and improved items to determine whether the improvement has produced the requisite trans- formation […] If the value of the improver’s labor “has swallowed up and rendered
insignificant the value of the original materials,” transformation has been achieved and title transfers to the improver”.’215 Lee is van mening dat, met de nodige aanpassingen, de leer van natrekking ook kan worden toegepast op het octrooisysteem: “[…] courts apply accession
analysis within the eBay framework to deny injunctive relief in cases where an infringer “substantially” improves on an underlying patented invention. If a court applies accession and denies an injunction, it would then direct the pioneer and improver to negotiate an ongoing royalty to compensate for prospective infringement. If such negotiations failed, the court would determine and impose a royalty on the defendant.”216 Hierbij zou natrekking dus als een alternatief voor het toepassen van het permanent verbod dienen. Bij de toepassing van deze leer is het belangrijk dat de partij die een verbetering heeft aangebracht te goeder trouw handelt. Bij afwezigheid van deze eis zou de verbeterende partij geprikkeld kunnen worden om bewust en opzettelijk eigendommen van andere toe te eigenen voor een, door de rechtbank vastgestelde, redelijke prijs.217 Volgens Lee zou toepassing van de leer van natrekking tevens innovatie en technische verbeteringen stimuleren, vrijwillige
onderhandelingen stimuleren en een betere machtsverhouding tussen partijen waarborgen.218
6.4.5 Het commerciële octrooi
Ongeveer de helft van alle geoctrooieerde uitvindingen wordt niet commercieel
geëxploiteerd. Ook het op de markt brengen van uitvindingen die wel bedoeld zijn voor commerciële exploitatie kan vaak een langdurig en traag proces zijn.219 NPEs wordt verweten dat zij niet de intentie hebben om een uitvinding daadwerkelijk op de markt te brengen en commercieel te exploiteren en daarmee o.a. innovatie hinderen. Sichelman is dan ook van mening dat het huidige octrooisysteem een aanzienlijk vertragende werking heeft op het commercialiseren van waardevolle uitvindingen. In plaats van hervormingen aan te brengen aan het octrooi zoals wij het kennen, wat een tijdrovend en bijna onrealiseerbare klus is, om substantiële commercialisering te stimuleren pleit Sichelman voor het creëren van een nieuw
215
Lee 2011, p. 198 <http://ssrn.com/abstract=1770044> voor het laatst geraadpleegd op 27 juni 2015.
216 Lee 2011, p. 202-203 <http://ssrn.com/abstract=1770044> voor het laatst geraadpleegd op 27 juni 2015.
217 Lee 2011, p. 208 <http://ssrn.com/abstract=1770044> voor het laatst geraadpleegd op 27 juni 2015.
218 Lee 2011, p. 220-227 <http://ssrn.com/abstract=1770044> voor het laatst geraadpleegd op 27 juni 2015.
type octrooi: een comercieel octrooi.220 ‘Een commercieel octrooi wordt verleend in ruil voor de toezegging dat de octrooihouder de verplichting aangaat om een subtantieel vernieuwend product te maken en op de markt brengen voor verkoop. Sichelman is van mening dat door het loskoppelen van de uitvinding en commercialiserende functies en duale rechten te creëren dit meer commercialisatie zal opleveren dan in het bestaande systeem. Het nieuwe type octrooi kan ervoor zorgen dat de medediging niet onnodig wordt belemmerd, de administratieve kosten beperkt blijven en het gedrag van NPEs wordt ontmoedigd.’221
Het nieuwe octrooi zou inprincipe alle traditionale octrooibare uitvindingen omvatten met uitzondering van processen. Een proces kan commercieel gebruikt worden maar wordt niet geproduceerd en verkocht. Het kan een zeer ingewikkeld proces worden om te bewijzen dat een octrooihouder daadwerkelijk een proces heeft gecommercialiseerd. Het toepassen van de vernieuwde reikwijdte van het nieuwe octrooi zal geen extra werk opleveren voor
octrooiverlenende instanties en rechters. Ook dient net zoals bij een normaal octrooi een geschreven omschrijving van de uitvinding vergezeld te worden bij de aanvraag.222 De octrooiconclusie van het commerciële octrooi dient beperkt te worden tot de gespecificeerde productomschrijving: “The justification for commercialization patents is to encourage the
development of specific products not currently in the marketplace, not to promote the conception of embryonic inventions.”223 Om de reikwijdte van commerciële octrooien toch iets uit te bereiden pleit Sichelman voor het toepassen van de leer van equivalentie224:”Thus, a balance must be achieved between preventing free riding and encouraging third parties to develop commercial improvements.[…] While commercialization patent claims would literally cover only the embodiments disclosed in the specification, either the same or any “substantially equivalent” product made and sold in the market would infringe.”225
Daarnaast dient de octrooihouder van een commercieel octrooi binnen een redelijk termijn, drie jaar na de octrooiaanvraag, de uitvinding te produceren en in grote aantallen te verkopen. Doet hij dit niet dan verliest hij zijn exclusieve recht, commercialisatie door een
licentiehouder volstaat ook.226 Met betrekking tot de nieuwheidsvereiste worden er twee
220 Idem.
221 Idem.
222 Sichelman 2010, p. 402-403 <http://ssrn.com/abstract=1395558> voor het laatst geraadpleegd op 29 juni 2015.
223 Sichelman 2010, p. 403 <http://ssrn.com/abstract=1395558> voor het laatst geraadpleegd op 29 juni 2015.
224
De leer van equivalentie houdt in dat een partij veroordeeld kan worden wegens schending van een octrooi, ondanks dat het inbreukmakende product niet binnen de letterlijke reikwijdte van het octrooi valt, maar wel gelijkwaardig is aan het
onderliggende octrooi.
225 Sichelman 2010, p. 403 <http://ssrn.com/abstract=1395558> voor het laatst geraadpleegd op 29 juni 2015.
veranderingen ten opzichte van het traditionele octrcooi voorgesteld: “The first important
modification is that prior art would only include products currently sold in the United States, because the aim of commercialization patents is to make new products available to
consumers, not to further technological progress. Even products that were once, but are no longer, available on the market would be excluded from the set of prior art. Like the working requirement, courts would need to develop a suitable test to determine if a product is
sufficiently “on sale” to count as prior art, but courts have done so for the current on-sale bar test, and modifying that approach for commercialization patents should not be terribly problematic. The second modification relates to whether obviousness should play a role in determining validity. Unlike an invention patent, which is designed to spur the creation of new knowledge that anyone of ordinary skill in the art would not have thought of anyway (i.e., that was not obvious), a commercialization patent aims to bring products to market that would not have been commercialized absent patent protection. Thus, novelty should turn on whether the same, or a substantially similar, product is currently available in the
marketplace, not whether an existing product renders the new product obvious.”227 Kortom, door het opsplitsen van een traditioneel octrooi in een uitvindingsoctrooi dat verleend wordt in ruil voor de openbaarmaking van nieuwe en niet voor de handliggende kennis, en een commercieel octrooi dat verleend wordt in ruil voor de productie en verkoop van een substantieel nieuw product kan het octrooisysteem beter geprikkeld worden om innovatie te stimuleren en tegelijkertijd misbruikers van het systeem die innovatie mogelijk hinderen met hun gedrag tegen te gaan.
6.5 Conclusie
Hoewel het Amerikaanse recht veel stimulansen bevat voor NPEs, is er een tegenbeweging merkbaar. Door de overheid zijn al diverse hervormingsvoorstellen gedaan. De invoering van de AIA is de grootste wijziging van het Amerikaanse octrooirecht sinds lange tijd en lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo is gebleken dat NPEs hun pijlen na invoering van de AIA minder richten op kleine ondernemingen. Ook is het voor de wederpartij makkelijker om de geldigheid van een octrooi te betwisten door een oppossitieprocedure op te starten bij het USPTO. Ook bundelen private partijen steeds vaker hun krachten in de strijd tegen NPEs. Het LOT Network is hier een goed voorbeeld van. Door onderling licenties te verlenen aan leden van dit netwerk blijven er minder beschikbare octrooien over voor NPEs om te gebruiken tegen andere partijen. Hoewel Europa zich momenteel amper hoeft te verweren tegen NPEs, worden het Europese mededingingsrecht en eventueel het verbod op misbruik van het recht als algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht geopperd als mogelijke remedies tegen
NPEs.
Naast de hervormingen die al zijn doorgevoerd worden er ook suggesties voor alternatieve hervormingen gedaan in de literatuur. Ten eerste is het voorstel tot uitbreiding van de wettelijke regeling voor dwanglicenties besproken. NG Siew Kuan is voorstander van het beperken van het exclusieve eigendomsrecht van octrooihouders. Zij vindt dit voornamelijk gerechtvaardigd indien er sprake is van een zeer complexe technologie, door strikte
toepassing van de exclusieve rechten er een ernstige aantasting of significante verstoring van de maatschappij plaatsvind en het feit dat het permanent verbod toch nog met een zekere regelmaat wordt verleend. Ten tweede is het voorstel voor een jaarlijkse instandshoudingstaks besproken. Deze jaarlijkse taks bestaat al in Europa in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar er gedurende de levensduur van het octrooi slechts drie keer een bedrag, dat in Europa