Annotation: Hoge Raad 2002-03-01

Annotation: Hoge Raad 2002-03-01

Heerma van Voss, G.J.J.

Citation

Heerma van Voss, G. J. J. (2003). Annotation: Hoge Raad 2002-03-01. Nederlandse

Jurisprudentie, 1650-1664. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/14916

Version:

Not Applicable (or Unknown)

License:

Leiden University Non-exclusive license

Downloaded from:

https://hdl.handle.net/1887/14916

Nr.209-210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1650

Nr.210 HOGERAAD

1 maart 2002, nr. C00/153HR

(Mrs. R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, A.G. Pos, A. Hammerstein, P.C. Kop;; A-G Huydecoper; m.nt. GJJ. Heerma van Voss)

RvdW 2002, 51 JOL 2002,139

Arbeidsovereenkomst. Vordering werkne-mer op voet art. 10 Rijksoctrooiwet (Row) (oud) tot vergoeding wegens in dienstver-band gedane uitvinding; maatstaf; ontvan-kelijkheid ondanks reeds toegekende ver-goeding wegens ontbinding arbeidsovereen-komst op voet art. 7:685 BW?

zoda-1651 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 Nr.210 nige toetsing geen plaats is. De vergoeding

betreft niet aanspraken die de periode v66r de beeindlging betreffen en geen verband houden met de (wijze van) beelndiging. Niet uitgesloten is dat feiten die ten grondslag zijn gelegd aan vordering m.b.t. die periode ook in aanmerking (kunnen) worden genomen bij toekenning ontbindingsvergoeding; dan kan recbter bij de beoordeling rekening hou-den met het in de ontbindingsprocedure toe-gekende bedrag. Aan de ontvankelijkheid van de vordering tot vergoeding wegens in dienstverband gedane uitvinding staat niet in de weg dat de kantonrechter bij de vast-stelling van de ontbindingsvergoeding geen voorbeboud beeft gemaakt.

Werknemer heeft gedurende zijn dienstverband uitvindingen gedaan. Op een van deze uitvin-dingen is octrooi verleend; op een viertal ande-re uitvindingen is octrooi aangevraagd. De ar-beidsovereenkomst is door de kantonrechter ontbonden onder toekenning aan werknemer van een vergoeding. In verband met door hem gedane uitvindingen vordert de (ext-werkne-mer vaststelling van een billijke vergoeding als bedoeld in art. 10 lid 2Rijksoctrooiwet 1910 (Row (oud)). In appel heeft de Rechtbank die vordering toewijsbaar geacht. Zij heeft o.m. overwogen dat de vraag is ofin het overeenge-komen loon van (ex)-werknemer een vergoe-ding voor gemis aan octrooi is opgenomen, en vervolgens op grond van een aantal door (ex)-werknemer gestelde omstandigheden die vraag ontkennend beantwoord. Het middel betoogt o.m. dat de Rechtbank heeft miskend dat aan art. 10 lid 2 Row (oud) het uitgangspunt ten grondslag ligt dat het overeengekomen loon van (ex)-werknemer geacht wordt een vergoe-ding voor gemiste octrooien in te houden. Voorts voert het middel aan dat er, gelet op het ontbreken van enig voorbehoud in de ontbin-dingsbeschikking en de stelling van de (ex)-werknemer dat zijn vordering uit hoofde van art. 10 lid 2 Row (oud) samenhangt met het vroegtijdig einde van het dienstverband, geen ruimte was deze vordering in een rolprocedure aan de orde te stellen.

Voorwaarde voor toepassing van art. 10 lid 2 Row (oud), is dat het gaat om een uitvinding als bedoeld in lid1 van dat artikel, dat wil zeg-gen een uitvinding gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aan-wendt tot het doen van uitvindingen van dezelf-de soort als waarop het verzoek tot toekenning van een uitkering betrekking heeft. Het algeme-ne uitgangspunt van het arbeidsrecht dat het overeengekomen loon een vergoeding inhoudt voor alle overeengekomen prestaties, geldt ook indien tot die prestaties behoort het doen van onderzoek dat tot uitvindingen kan leiden als in lid1 bedoeld. In de regel zal derhalve ook mo-gen worden aanmo-genomen dat in een zodanig ge-val het overeengekomen loon een vergoeding

inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi. Art. 10 lid2ziet dus slechts op het zich in de regel niet voordoende geval dat het over-eengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi in te houden (HR27 mei 1994, NJ 1995, 136). Daar-bij gaat het, gelet op de bewoordingen en de sa-menhang van de beide leden van art. 10 Row (oud), .om een ontbrekende vergoeding daar-voor dat de werknemer het in het geding zijnde octrooi moet ontberen. De vraag of dat geval zich voordoet en derhalve aan de werknemer

.ieen in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaron-der

zii

be-Nr.210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1652

oordeling van de vordering onderscheidenlijk het verzoek rekening houden met het in de ande-re proceduande-re toegekende bedrag (vgl. ook HR 26januari 1990,Ni1990,499).

*

(Rijksoctrooiwet 1910 art. 10; BW art. 7:685) Nederlandse Organisatie voor Toegepast Na-tuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, te 's-Gravenhage, eiseres tot cassatie, adv. mr. A.G. Castermans,

tegen

Berend Philippus Ter Meulen, te Apeldoom, verweerder in cassatie, adv. mr. E. Grabandt. Rechtbank:

6. De beoordeling van het geschil in hoger be-roep

6.1. Ter Meulen richt geen grieven tegen de vaststelling van de Kantonrechter dat hij zijn vordering baseert op artikel 10 lid 2 van de Rijksoctrooiwet (oud), hierna te noemen OW. Hij handhaaft deze grondslag in hoger beroep nadrukkelijk. WeI stelt Ter Meulen dat ook voor beoordeling ex artikel 10 lid 2 OW, van belang is of het doen van uitvindingen al dan niet uit de aard van de aan de functie van Ter Meulen verbonden werkzaamheden voort-vloeit. TNO stelt dat die vraag slechts voor toe-passing van het eerste lid van artikell 0 OW een rol speelt. Nu Ter Meulen niet - uitgaande van niet toepasselijkheid van dit eerste lid -, de oc-trooien zelf opeist, doch "slechts" - op basis van het tweede lid - een vergoedingvoor het ge-mis aan octrooien, kan de vraag naar de aard van de werkzaamheden van Ter Meulen onbe-antwoord blijven, aldus TNO.

Zoals Ter Meulen onder punt 20 van de Me-morie van Grieven erkent, staat vast dat zijn uit-vindingen niet los gezien kunnen worden van zijn dienstverband bij TNO.

De vraag of artikel 10 lid 1 OW van toepas-sing is wordt bevestigend beantwoord, nu noch Ter Meulen noch TNO het tegendeel stelt.

Uit het bovenoverwogene voIgt dat de uit-vindingen van Ter Meulen in het kader van zijn dienstverband, althans tenminste met gebruik-making van de aan TNO ontleende kennis en vaardigheid, zijn gedaan en dat aan TNO op grond van het in de arbeidsovereenkomst be-paalde het uitsluitend recht op de uitvindingen toekomt.

6.2. Voor de beantwoording van de vraag of Ter Meulen terecht aanspraak maakt op een vergoeding ex artikel 10 lid 2 OW is van belang of in het door hem genoten loon of in een bij-zondere door Ter Meulen ontvangen uitkering al in een vergoeding voor gemis aan octrooi is voorzien. Van een bijzondere of extra uitkering is in casu niets gesteld of gebleken, zodat de vraag overblijft of in het overeengekomen loon

*

een vergoeding voor gemis aan octrooi is opge-nomen.

Uit artikeI6.1.6 van de op de arbeidsovereen-komst toepasselijke voorwaarden blijkt dat, voor zover dit niet afwijkt van enige wettelijke bepaling van dwingende aard, in het salaris van Ter Meulen formeel in een vergoeding voor ge-mis aan octrooi is voorzien. Ingevolge het be-paalde in artikel 10 lid 2 jo 3 OW dient de recht-bank te onderzoeken of de uitvinder weI of niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of in een bijzondere door hem ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. Ter Meulen stelt onbetwist dat deze arbeidsvoorwaarden van toepassing waren op al het personeel van TNO, dus ook op die perso-neelsleden waarvan uit hoofde van hun functie, bijvoorbeeld een portier, niet verwacht kan worden dat zij op enig moment een octrooieer-bare vinding zullen doen. TNO stelt zich op het standpunt dat partijen het gemis aan octrooi in het salaris hebben verdisconteerd en dat in het salaris van ter Meulen het hoge gehalte van zijn onderzoek ook extra is gewaardeerd.

Ter Meulen stelt daartegenover dat de aard van zijn werkzaamheden vanaf 1985 niet was gericht op het verrichten van onderzoek. Toen hij in 1985 afdelingshoofd werd, hield zijn functieomschrijving in hoofdlijnen in:

,,- het stimuleren, begeleiden en coordine-ren van de lopende onderzoeksprojecten; - het in overleg met de werkgroepleiders op-sporen en bepalen van nieuwe gebieden en thema's voor onderzoek;

- het binnen de hoofdgroep MT coordineren van lopende en geplande activiteiten op het gebied van de membraantechnologie; - het stimuleren, richting geven en coordine-ren van marketing- en acquisitieactiviteiten binnen de afdeling;

- rapportage en overleg met de locatiedirec-tie;

- presenteren van technisch/wetenschappe-lijke resultaten op (inter)nationale symposia en congressen;

- onderhouden van technisch/wetenschap-pelijke contacten op nationaal en internatio-naal niveau."

In-1653 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 Nr.210 houdelijke kennis van zijn vakgebied was

on-ontbeerlijk om aan die afdeling leiding te kun-nen geven.

Oeze stellingen zijn door TNO niet weer-legd. Uit de stellingen van TNO voIgt onvol-doende dat een van de componenten voor het bepalen van de hoogte van het overeengeko-men salaris van (werknemers als) Ter Meulen de kans op het gemis aan octrooi is.

Gelet op het bovenstaande volgt de recht-bank de stelling van ter Meulen dat in het salaris niet daadwerkelijk voorzien is in gemis aan oc-trooi, zodat daarvoor alsnog een billijke ver-goeding dient te worden vastgesteld.

6.3 Bij het beeindigen van de arbeidsover-eenkomst is in de ontbindingsbeschikking een vergoeding aan Ter Meulen toegekend uitgaan-de van het door hem genoten salaris. In uitgaan-deze be-schikking heeft de Kantonrechter een aantal factoren en bijzondere omstandigheden ge-noemd waarmee bij de bepaling van deze ver-goeding rekening is gehouden. Hieronder is door de Kantonrechter niet begrepen de vergoe-ding wegens gemis aan octrooi. Uit de stellin-gen van Ter Meulen en de overgelegde stukken blijkt dat de onderhavige vordering tot het ver-krijgen van een vergoeding is ingediend door Ter meulen voordat door TNO de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan-hangig is gemaakt. Ook is door Ter Meulen on-betwist gesteld dat de Kantonrechter bewust de beide procedures naast elkaar heeft willen be-handelen en geen gevoegde behandeling voor-stond. Oat in de ontbindingsbeschikking geen voorbehoud is gemaakt ten aanzien van de on-derhavige vordering is begrijpelijk nu vast staat dat partijen en de Kantonrechter er van op de hoogte waren dat, los van de procedure omtrent de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, een aparte procedure gevoerd werd over dit on-derwerp. Het arrest van de Hoge Raad, waarin voor het eerst een voorbehoud is verlangd, is overigens ruim na de onderhavige ontbindings-beschikking van 13 november 1996 gewezen. Dit was voordien nog geen geldend recht. Dit brengt mee dat Ter Meulen zijn vordering in de-ze procedure kan instellen, ondanks de toege-wezen ontbindingsvergoeding. Overigens vloeit uit hetgeen is overwogen in overweging 6.2 hierboven voort, dat in de ontbindingsver-goeding niet automatisch het gemis aan octrooi is opgesloten, nu de vergoeding is gebaseerd op het door Ter Meulen genoten salaris.

6.4 Voor de hoogte van de toe te kennen ver-goeding is, zoals partijen in de procedure te-recht hebben aangegeven, een veelheid van fac-toren van belang. Beoordeeld moet worden de waarde van het octrooi tijdens de verlening er-van, dus in 1993 en 1994. Ter Meulen heeft de vergoeding gesteld op f 250 000, zonder aan te geven op welke wijze hij tot dit bedrag is geko-men. TNO is op enkele elementen voor de bere-kening van de hoogte van een toe te kennen ver-goeding nader ingegaan, doch komt niet tot een toe te kennen bedrag.

De rechtbank ziet aanleiding een comparitie van partijen te bepalen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich nader uit te laten over de diverse voor de bepaling van de hoogte van een toe te kennen vergoeding relevante fac-toren en de daaraan toe te kennen waarde, als-mede om te bezien of een schikking tot de mo-gelijkheden behoort.

6.5 Iedere verdere beslissing wordt aange-houden.

(enz.)

Cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van vor-men waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich brengt omdat de Rechtbank heeft over-wogen als in het bestreden vonnis is geschied, zulks ten onrechte, om in het navolgende uit-eengezette, zonodig in verband met elkaar te le-zen redenen:

1. In rechtsoverweging 6.1 stelt de Recht-bank vast dat de uitvindingen van Ter Meulen in het kader van zijn dienstverband met TNO zijn gedaan. Oaarmee staat vast dat de aard van dat dienstverband meebrengt dat Ter Meulen zijn bijzondere kennis diende aan te wenden tot het doen van uitvindingen. In verband hiermee diende de Rechtbank voor de beoordeling van de vraag of Ter Meulen aanspraak heeft op een vergoeding uit hoofde van artikell 0 lid 2 Rijks-octrooiwet als uitgangspunt te nemen dat Ter Meulens loon werd geacht een vergoeding in te houden voor gemis aan octrooi. Uit rechtsover-weging 6.2 blijkt dat de Rechtbank dit niet heeft gedaan. Aldus heeft zij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Voorzover zij ge-noemd uitgangspunt wel heeft gehanteerd, is haar oordeel onvoldoende gemotiveerd.

2. In rechtsoverweging 6.2 overweegt de Rechtbank dat Ter Meulens loon metterdaad niet voorziet in een vergoeding voor gemis aan octrooi, omdat

a) het desbetreffende beding in de toepasse-lijke voorwaarden gold voor al het personeel,

b) de aard van Ter Meulens werkzaamheden inmiddels niet meer was gericht op het doen van onderzoek en

c) het salaris niet meer bedroeg dan dat van andere afdelingshoofden.

Aldus miskent de Rechtbank dat deze om-standigheden afzonderlijk noch in onderling verband afbreuk doen aan het uitgangspunt dat het loon wordt geacht een vergoeding in te hou-den voor gemis aan octrooi. Het oordeel zoals weergegeven in rechtsoverweging 6.2 is overigens onbegrijpelijk in het licht van de vaststelling in rechtsoverweging 6.1 dat de aard van Ter Meulens werkzaamheden meebrengt dat uitvindingen worden gedaan.

vindin-~r.210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1654

~enheeft kunnen doen door zijn werk bij TNO .inds1977. Voorts is gesteld dat bij de bevorde-ing van Ter Meulen in 1989 uitdrukkelijk is .tilgestaan bij Ter Meulens inhoudelijke werk-.aamheden op het gebied van scheidingspro-.essen, in verband waarmee Ter Meulen een extra periodiek is toegekend en in een hoger functieniveau is ingedeeld. Bovendien is ge-stelddat Ter Meulen in zijn laatste functie niet alleenleiding heeft gegeven aan het onderzoek, maar hieraan ook heeft meegewerkt, terwijl hij in de uitoefening van die functie in hoge mate academische vrijheid genoot met zijn ideeen aan de slag te gaan.

Zie:

- conclusie van antwoord, posita 5-7; - conclusie van dupliek, posita 5-8; - antwoord-akte, posita 6-11;

- memorie van antwoord, posita 3.5-3.10. Deze omstandigheden zijn alle relevant voor de beantwoording van de in rechtsoverweging 6.2 behandelde vraag; indien de Rechtbank an-ders mocht hebben overwogen, is haar oordeel rechtens onjuist.

4. De Rechtbank had althans niet tot haar in rechtsoverweging 4.2 gegeven oordeel kunnen komen, zonder TNO in de gelegenheid te stel-len tegenbewijs te leveren.

Zie:

- memorie van grieven, postum 6.1

- conclusie van dupliek, posita 6 en 7, in ver-binding met de in onderdeel 3 genoemde fei-ten en omstandigheden.

5. In rechtsoverweging 5.3 overweegt de Rechtbank dat Ter Meulen onbetwist heeft ge-steld dat de Kantonrechter bewust de ontbin-dings procedure naast de rolprocedure heeft willen behandelen en geen gevoegde behande-ling voorstond. Deze overweging is onbegrij-pelijk, gelet op de stelling van TNO dat het as-pect van de uitvindingen onder de aandacht van de rechter is gebracht en de Kantonrechter -vervolgens - zonder enig voorbehoud de ar-beidsovereenkomst heeft ontbonden, en de ver-wijzing van TNO naar het oordeel van de - zelf-de - Kantonrechter in zelf-de onzelf-derhavige procedu-re, dat de toegekende vergoeding geacht moet worden alle aanspraken ter zake van het einde van de arbeidsovereenkomst te omvatten.

6. Gelet op het ontbreken van enig voorbe-houd in de ontbindingsbeschikking en Ter Meulens stelling dat zijn vordering uit hoofde van artikel 10 lid 2 Octrooiwet samenhangt met het vroegtijdig einde van het dienstverband, was er geen ruimte de vordering in een rolpro-cedure aan de orde te stellen. Hieraan doet niet af dat de onderhavige vordering voor het indie-nen van het verzoek tot ontbinding van de ar-beidsovereenkomst aanhangig is gemaakt. Evenmin doet hieraan af dat de Hoge Raad eerst in 1997 de verhouding tussen de ontbindings-en rolprocedure aan de orde heeft gesteld. Door het vorenstaande te miskennen, heeft de Recht-bank van een onjuiste rechtsopvatting blijk ge-geven.

Conclusie A-G mr. Huydecoper:

Feiten en procesverloop

1) Deze zaak betreft een vordering van de ei-ser tot cassatie, Ter Meulen, jegens zijn werk-gever, TNO, tot betaling van een billijke ver-goeding voor het gemis aan octrooi in de zin van art. 10 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910. Een compli-cerende factor is dat de arbeidsovereenkomst inmiddels door de kantonrechter is ontbonden, met toekenning van een ontbindingsvergoe-ding aan de werknemer.

2) De rechtbank heeft in het in cassatie be-streden vonnis van 3 februari 2000 de feiten als volgt vastgesteld (rov. 5):

- Ter Meulen is van 1 januari 1977 tot 1 de-cember 1996 in dienst geweest van TNO. De ar-beidsovereenkomst is ontbonden bij beschik-king van de kantonrechter te Apeldoorn van 13 november 1996.

- Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn als werkgroepleider heeft Ter Meulen sinds de-cember 1981 gewerkt als afdelingshoofd. Laat-stelijk, sinds juli 1985, was Ter Meulen werk-zaam als afdelingshoofd op de afdeling proces-technologie bij TNO Milieu- en Energietechno-logie te Apeldoom.

- Op de arbeidsovereenkomst zijn van toe-passing de "TNO Arbeidsvoorwaarden". De laatst toepasselijke versie bevat onder meer het navolgende:

"artikel 6.1.1. Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het van rechtswege aan de werkgever toekomen van industriele en in-tellectuele eigendomsrechten, heeft de werk-gever het uitsluitend recht op de door de werknemer in het kader van zijn dienstver-band (...) gedane uitvindingen (...). De werk-gever heeft een gelijk recht ten aanzien van zaken en/of goederen als vorenomschreven, welke de werknemer niet in het kader van zijn dienstverband maar aantoonbaar met ge-bruikmaking van aan de werkgever ontleen-de kennis of vaardigheid heeft verkregen.

(

...

ArtikeI6.1.6. Voor zover dit niet afwijkt van enige wettelijke bepaling van dwingende aard, vindt de werknemer in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris ver-goeding voor het gemis van de aan de werk-gever toevaIlende rechten van industriele en intellectuele eigendom."

stofoverdrachtproces-1655 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 Nr.210 sen". Octrooi is aangevraagd op een viertal

an-dere uitvindingen van Ter Meulen.

Uit het dossier (productie 6 bij de Memorie van Grieven) blijkt verder dat de arbeidsover-eenkomst bij beschikking van 13 november 1996 door de kantonrechter is ontbonden met ingang van 1 december 1996, onder toekenning aan Ter Meulen van een vergoeding van f 475000.

3) Injuli 1996 heeftTerMeulen TNO gedag-vaard voor de kantonrechter te Apeldoom en gevorderd dat de kantonrechter een billijke ver-goeding voor gemis aan octrooi zou vaststellen van f 250 000. TNO heeft verweer gevoerd. De kantonrechter heeft de vordering bij vonnis van 3 februari 1999 afgewezen.

4) In appel had Ter Meulen meer succes: bij tussenvonnis van 3 februari 2000 overwoog de rechtbank dat "in het salaris niet daadwerkelijk voorzien is in gemis aan octrooi, zodat daarvoor alsnog een billijke vergoeding dient te worden vastgesteld" (rov. 6.2) en dat Ter Meulen zijn vordering tot een billijke vergoeding in deze procedure kan insteIlen, ondanks de. toegewe-zen ontbindingsvergoeding (rov. 6.3).

5) Van dit vonnis is TNO (tijdig) in cassatie gekomen. Beide partijen hebben hun standpunt schriftelijk toegelicht. TNO heeft nog gedupli-ceerd.

De regeling van art. 10 Rijksoctrooiwet 1910

6) Het gaat, zoals al werd aangegeven, in de-ze zaak om toepassing van art. 10 van de Rijks-octrooiwet 1910 (hierna: de ROW)I. Die con-statering heeft daarom iets meer gehalte dan het intrappen van een open deur, omdat de betref-fende materie in de inmiddels van kracht ge-worden ROW 1995 in art. 12 opnieuw geregeld is, op een manier die op verschillende punten relevant afwijkt van de regel van art. 10 ROW2. 1. Dat leid ik af uit de art. 102 en 103 van de Rijksoctrooiwet 1995. Die bepalingen betref-fen overigens niet rechtstreeks het geval dat zich in deze zaak voordoet, nl. het geval van oc-trooien, (mede) verleend voor andere landen dan Nederland (zie daarvoor de definities in art. 1 van deze wet). Het lijkt mij aangewezen om voor .Jnutenlaudse'' octrooien de regels van de art. 102 en 103 analogisch toe te passen. Zie ook het in al. 7 opgemerkte.

2. Zie voor de verschiIlen, i.h.b. voor wat be-treft de aanspraak van de werkgever op octrooi uit lid 1 van de beide wetsartikelen, Rijlaars-dam,BIE1996, p. 118-119. De nieuwe regeling is bedoeld om aIleen te gelden voor uitvindin-gen, gedaan door werknemers met een op on-derzoek en/of ontwikkeling gerichte taak. (Dat blijkt overigens niet duidelijk uit de wetstekst zeIf, wat misschien verklaart waarom het be-oogde verschil niet overal in de recentere litera-tuur wordt gesignaleerd - zie bijv. Wichers Hoeth c.s., Kort Begrip van het Intellectuele Ei-gendomsrecht (2000), p. 35-36. De rechtspraak terzake van art. 10 ROW die aldaar wordt

aan-Het feit dat art. 12 lid 1 ROW 1995 een ande-re, en beperktere groep uitvindingen aanwijst waarvoor de werkgever aanspraak op octrooi mag maken heeft, om redenen die voor zichzelf spreken, gevolgen voor de aanspraak van de be-treffende werknemers op een vergoeding (in die zin dat daarvoor vermoedelijk minder vaak, en in mindere omvang aanleiding zal zijn dan ingevolge de t.o.v. de werkgever ruimhartigere regeling van art. 10 ROW). Dat moet in het oog worden gehouden bij de beoordeling van publi-caties die specifiek op de jongere regeling zien - die zijn niet zonder meer "van overeenkom-stige toepassing" voor de oudere regeling waar het in de onderhavige zaak om gaat.

7) Een tweede prealabele opmerking is, dat zowel de rechtbank als partijen, ook in cassatie, klaarblijkelijk zijn uitgegaan van de toepasse-lijkheid van Nederlands recht, ook op de in het buitenland (o.a. in de Verenigde Staten) gel-dende octrooien waarvan in de stukken sprake is. Daarmee hebben zij gekozen voor het meer-derheidsstandpunt in een reeds lang lopende, maar nog niet definitief beeindigde discussie-. In cassatie wordt die discussie niet alsnog aan-gegaan, zodat ik met deze opmerking volsta.

8) De positie van de werknemer-uitvinder of uitvinder-werknemer (teneinde geen voorkeur voor een van de beide hoedanigheden te verra-den geef ik de beide mogelijke woordvolgorverra-den maar in een willekeurig gekozen opeenvolging weer), is ongetwijfeld een gevoelige. Het feit dat daarover een in ornvang bescheiden, maar in verscheidenheid van meningen opmerkelij-ke, polemiek in de Nederlandse vakliteratuur loopt, getuigt daarvan-; en hetzelfde blijkt uit het feit dat wetgeving, literatuur en rechtspraak in het buitenland zeer verschillende opvattin-gen over het onderwerp te zien geven.

9) In deze rechtsbronnen wordt overigens (misschien te) weinig aandacht besteed aan het feit, dat uitvindingen gedaan door werknemers in het kader van een dienstbetrekking de over-grote Meerderheid vormen van de uitvindingen waarvoor octrooi wordt aangevraagd (en ver-gehaald, zou m.h.o. op de strekking van de nieuwe wetsbepaling wel eens gedeeltelijk ach-terhaald kunnen zijn. Zie ook Spoor, noot onder

NJ1995, 136, slot). Vanwege de beoogde wij-ziging van de werkingssfeer van art. 12 ROW 1995 t.o.v. art 10 ROW is nog juist denkbaar, dat ook de beschouwingen over de aan de uit-vinder-werknemer toekomende vergoeding uit de wetsgeschiedenis van art. 12 ROW 1995, die Rijlaarsdam t.a.p. op p. 119 l.k. vermeldt, niet onverkort toepasselijk zijn op art. 10 ROW. 3. Waarover bijvoorbeeld Heerma van Voss,

BIE1997, p. 29 (al. 2.2) en Bremer,BIE 1985,

Nr.210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1656 leend). De particulier, of de

ondememer-na-tuurlijke persoon die zelf een uitvinding doet, is een betrekkelijk zeldzame uitzondering. Uit-vindingen worden bijna altijd in ondernemin-gen of instellinondernemin-gen (zoals TNO) gedaan, en dan in verreweg de meeste gevallen: door werkne-mers van de betreffende organisatie.'

Daarom is met het verschijnsel waarom het in dit geding gaat - namelijk de rechtspositie van de uitvinder-werknemers een aanzienlijk maatschappelijk belang gemoeid. De situatie waarin die rechtspositie aan de orde is, doet zich bij de overgrote meerderheid van octrooieerba-re uitvindingen voor. Voor de doelstellingen die met het octrooirecht worden beoogd, is het allicht van eminent belang , wie als rechtheb-bende ten aanzien van de in dat rechtsgebied er-kende rechten moet worden aangemerkt - en van bijna even veel belang, of aan de erkenning als rechthebbende mogelijk nog (zwaarwegen-de) verplichtingen ten opzichte van een ander verbonden zijn.

10) Op dat thema doorbordurend: het oc-trooirecht beoogt, ofbeoogt mede", het stimule-ren van het doen van uitvindingen, en het open-baarmaken van uitvindingen die eenmaal ge-daan zijn. Daartoe wordt aan degenen die zich op het doen van uitvindigen toeleggen en die daarin investeren, de.Jieloning'' in het vooruit-zicht gesteld van een tijdelijk exclusief exploi-tatierecht in de vorrn van een octrooi.

Deze prikkel heeft, om de zojuist aangege-yen reden, vooral zin als het gaat om onderne-mingen en (onderzoeksjinstellingens: het zijn 5. Zie daarover bijvoorbeeld Rijlaarsdam, t.a.p., p. 118;fif. 8 (laatste alinea) van de

con-clusie van A-G Koopmans voor HR 27 mei

1994, NJ 1995, 136 m.nt. J.H. Spoor; Croon,

oratie (1964), p. 9. Drucker, Handboek voorde studie van het Nederlandsche Octrooirecht (1924), §108, veronderstelt overigens als mo-gelijkheid, dat een uitvinding in een organisatie wordt gedaan onder zodanige omstandigheden dat de organisatie zelf(en niet de betrokken me-dewerker(s)) als de (echte) uitvinder moet wor-den aangemerkt. Ik betwijfel of dat werkelijk kan, maar meen in eik geval te mogen stellen dat ook dat geval een grote zeldzaamheid zal zijn.

6. Zoals in al. 8 al opgemerkt, beoogt deze woordvolgorde, die in deze conclusie verder zal worden aangehouden, een voorkeur voor een van de beide genoemde hoedanigheden uit te drukken.

7. Zie over de ratio die voor erkenning van oc-trooirechten geldt bijv. Wichers Hoeth c.s., a.w., p. 11 van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriele Eigendom en Mededingingsrecht (1989),§60;

8. Drucker, a.w. p. 166 houdt rekening met de mogelijkheid dat individuele werknemers door het vooruitzicht op octrooi aangespoord kun-nen worden om uitvindingen te doen; maar die

namelijk die organisaties, die zich op gericht onderzoek en systematisch ontwikkelingswerk toeleggen (met als uitvloeisel dat, zoals al eer-der opgemerkt, verreweg de meeste uitvindin-gen in het kader van dergelijke organisaties, en door werknemers daarvan worden gedaan). In-vestering in onderzoek en ontwikkeling door particulieren/individuele onderzoekers, is ver-moedelijk - ik heb er geen cijfers op nagezocht - van verwaarloosbare omvang.

11) Ais de belanghebbenden bij onderne-mingen/instellingen zoals hier bedoeld er reke-ning mee moesten houden dat de aanspraak op octrooi niet aan hun organisatie zou toekomen, maar aan de werknemer die de betreffende uit-vinding heeft gedaan, ligt in de rede dat de ani-mo voor investering in onderzoek en ontwikke-ling belangrijk zou verminderenv. Maar een soortgelijk effect, zij het in wat mindere mate, is ook te verwachten als de werkgever rekening moet houden met zware lasten in de vorm van aan uitvinder-werknemers te betalen vergoe-dingen'v.

Zo bezien, neemt de vraag welke rechten werknemers in verband met in dienstverband gedane uitvindingen geldend kunnen maken, een sleutelpositie in het octrooirechtelijke sys-teem in: van het antwoord op die vraag hangt in belangrijke mate af, of (dan weI: in hoeverre) dat systeem de beoogde stimulerende werking op uitvindersactiviteit zal hebben.

12) Dat de octrooiwetgeving van (althans) de meeste landen de aanspraak op octrooi voor in dienstverband gedane uitvindingen in ruime-re ofbeperkteruime-re mate toekent aan de werkgever, opvatting heb ik in latere publicaties niet meer aangetroffen.

9. In die zin Cornish, Intellectual Property (1996), §7-06.

10. Dat is eens temeer het geval omdat aan het doen van onderzoek inherent is dat een gedeelte - meestal een aanzienlijk gedeelte - van de be-stede moeite vergeefs blijkt te zijn, en dat maar een klein deeI van de gepleegde inspanningen tot zeer lucratieve uitkomsten leidt. Dan is het eens terneer onaantrekkelijk om de kosten van het niet (of weinig) productieve onderzoek ge-heel voor eigen rekening te (moeten) nemen, als men de baten van het wel productieve onder-zoek voor een wezenlijk deel zou moeten af-staan aan de daarbij betrokken werknemer(s). Zie daarover bijv. het al aangehaalde nr. 8 van de conclusie van A-G Koopmans voor HR 27 mei 1994,NJ 1995, 136 m.nt. J.H. Spoor, en Croon,oratie 1964, p. 10. De een enkele keer (Rijlaarsdam, BIE 1996, p. 120 l.k.) in de litera-tuur geopperde suggestie dat de werknemer die een bij uitstek succesvolle uitvinding doet, op

1657 NEDERLANDSE lURISPRUDENTIE 2003 Nr.210 is overigens niet door de zojuist beschreven

overwegingen ingegeven - althans daarvan blijkt niet uit de betreffende wetgevingsge-schiedenissen of uit de literatuur!'. WeI wordt daarvoor een andere, en enigszins aanverwante grond aangewezen: de werknemer zou ver-plicht zijn, de uitkomsten van zijn werk aan de werkgever te laten. De werkgever heeft recht op de positieve (en draagt tegelijk in ruime, zij het niet onbeperkte mate het risico voor de negatie-ve) uitkomsten van het werk van zijn werkne-mers».

13) Daartegenover erkennen vele octrooi-wetten een ruimere ofbeperktere aanspraak van de werknemer op een vergoeding, voor het ge-val het octrooi buitengewoon waardevol blijkt te zijn (over de vraag of daarbij de waarde voor de werkgever of de hypothetische waarde voor de werknemer maatgevend is, verschillen de meningen - zie ook voetnoot 18), en/of voor het geval dat de honorering van de werknemer in verhouding tot het hem ontgane octrooi inade-quaat is (geweest).

Door sommige schrijvers worden regels van deze strekking kritisch bejegend, vooral omdat daardoor de voor octrooiering vatbare uitvin-ding een (volgens deze critici: ongerechtvaar-digde) uitzonderingspositie krijgt t.o.v. andere gevallen waarin werknemers buitengewone voordelen voor hun werkgever bewerkstelli-gen, zonder op een navanante (extra) honore-ring aanspraak te kunnen maken13.Ik meen ech-11. Dat maak ik op uit de zoeven in voetnoot 9 aangehaalde alinea van Cornish. De zojuist be-schreven gedachten heb ik in de Nederlandse li-teratuur niet teruggevonden, en ook de hiema nog aan te halen buitenlandse vindplaatsen ver-melden die niet.

12. In die zin Heerma van Voss, t.a.p., p. 29 en 30 (al. 3.1); (kritisch) Quaedvlieg,BIE1996, p. 122-123 (al. B 1); eveneens kritisch: Rijlaars-dam, t.a.p, p.117 (nr. 4); Fiirstnerin .Herwerk-geversauteursrecht (1992), p. 55-56; Croon, a.w. p. 8; om andere redenen, maar met dezelf-de uitkomst Drucker, a.w. § 109 e.v.

13. Kritisch is bijv. Croon, a.w.; zie ook Spoor t.a.p.. Op p. 9 geeft Croon enkele sprekende voorbeelden. Er zijn er natuurlijk meer. Zo kan de geoloog-werknemer die door kundigheid (of gel uk) een olieveld ontdekt, geen aanspraak op een bijzondere honorering maken, noch de be-lastingambtenaar die met uitzonderlijke dienstijver een miljoenenzwendel weet te verijdelen -of, omgekeerd, de employe die voor zijn werk-gever een buitengewoon lucratieve lacune in de fiscale wetgeving opspoort. Er zijn legio geval-len denkbaar waarin een werkgever uitzonder-lijk profiteert van kunde of ijver van zijn werk-nemers (en misschien nog meer gevallen, waar-in de werkgever door toedoen of nalaten van werknemers zeer benadeeld kan worden). De regel voor uitvindersbeloningen neemt wat dat betreft inderdaad een wat merkwaardige uit-zonderingspositie in.

ter dat deze kritiek kan worden daargelaten: de Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen wel in een honoreringsaanspraak voor de uit-vinder-werknemer te voorzien - en hij bevindt zich wat dat betreft, zoals al gezegd, in het ge-zelschap van veel andere wetgevers!-,

14) De hierboven besproken uitgangspunten geven al enigszins aan waarom de vaststelling van de aan een uitvinder-werknemer toeko-mende vergoeding met recht lastig mag worden genoemd15. Een eerste reden daarvoor is, dat zich - zoals zo vaak in het recht - een bonte ver-scheidenheid aan gevallen aandient, met tel-kens andere omstandigheden. Een aantal van de relevante (variabele) omstandigheden ligt voor de hand: de positie van de betrokken uitvinder-werknemer in de organisatie, en zijn daarmee verband houdende honorering; de aard en het belang van de uitvinding (waarbij zowel aan de mate van inventiviteit als aan het geldelijke be-lang kan worden gedacht, maar waarbij ver-moedelijk (ook) rekening moet worden gehou-den met de specifieke voordelen of beperkin-gen die in verband met toepassing van deze uit-vinding door deze werkgever gelden); het ge-wicht van de bijdrage van de uitvinder-werkne-mer aan de uitvinding (in verhouding tot het ge-wicht van de bijdragen van anderen, of van voor rekening van de werkgever komende omstan-digheden) - waarbij men, als illustratie van de moeilijkheidsgraad, zich kan afvragen of een bij toeval gedane uitvinding (zoiets is geen bui-tengewone zeldzaamheid) nu vooral moet wor-den toegerekend aan de werknemer die daarop 14. Men kan daarvan een indruk krijgen uit, bijv., het in voetnoot 9 aangehaalde boek van Cornish; uit Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch (1996), § 115 en uit Chavanne-Burst, Droit de la Propriete Industrielle (1993),§ 129 e.v .. Of-schoon de regels in de drie beschreven landen aanzienlijke verschillen vertonen, hebben zij als "grote lijn" met elkaar gemeen dat de werk-gever aanspraak kan maken op octrooien voor uitvindingen die een relevant verband vertonen met de functie van de werknemer, of met diens werkomgeving; en dat de werkgever een ver-goeding verschuldigd kan zijn, die onder ande-re (en aanzienlijk) wordt beinvloed door de ma-te waarin de werknemer geacht mocht worden de werkzaamheden te doen die tot de uitvinding geleid hebben, en door de mate waarin de werk-nemer voor de betreffende werkzaamheden ge-honoreerd is.

Nr.210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1658 attent werd, of aan de werkgever binnen wiens

muren het toeval plaatsgreep's,».

15) Daamaast wordt de vaststelling van de onderwerpelijke vergoedingen bemoeilijkt door het feit dat de meningen over de bij die vaststelling te hanteren maatstaven aanzienlijk uiteenlopen18. De discussie daarover treedt vooral aan het licht als het gaat om de hoogte van een te betalen vergoeding; maar de maatstaf die menjuist acht, speelt ook een rol bij de vraag 6f er aanleiding bestaat om een vergoeding te betalen. Deze twee vragen - de vraag 6f een vergoeding gerechtvaardigd is, en de vraag hoe groot die vergoeding dan moet zijn - zijn niet werkelijk van elkaar te onderscheiden. Zij 10-pen als het ware in elkaar over: de omstandighe-den die in een gegeven geval aandringen dat de werknemer in biIlijkheid aanspraak kan maken op een vergoeding, zijn tevens de omstandighe-den die bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding gewicht in de schaal leggen; en zo-weI in het ene als in het andere opzicht maakt het dan verschil of men voor de waardering van de aanspraken van de werknemer voor een rui-mer of een enger uitgangspunt kiest.

16) Zoals in alinea 14 al terloops aangege-Yen, is dehonoreringdie de uitvinder-werkne-mer uit hoofde van de dienstbetrekking ontving een van de factoren die (aanzienlijk) gewicht in de schaallegt bij de beoordeling of aan die uit-16. Zoals het hier opgebrachte probleem illu-streert, is de verdienste van een uitvinding niet noodzakelijkerwijs equivalent aan de verdien-stelijke prestatie van de uitvinder. Dit wordt niet altijd voldoende onderkend als wordt aan-gevoerd dat de beloning die aan de uitvinder-werknemer toekomt moet worden gerelateerd aan diens "uitzonderlijke prestatie".

17. Ofschoon men aIleen maar sympathiek kan staan tegenover de in de literatuur bij herhaling geuite wens dat er een eenvoudiger en hanteer-baarder systeem komt om vergoedingen voor uitvinders-werknerners vast te stellen, blijkt uit de zojuist gegeven opsomming al enigszins waarom dit toch waarschijnlijk gedoemd is, een vrome wens te blijven.

18. Dat blijkt uit de eerder aangehaalde vind-plaatsen. Aan de ene kant van het spectrum be-vinden zich schrijvers als Rijlaarsdam, Quaed-vlieg en Telders-Croon, die de waarde van de in geding zijnde uitvinding (hetzij voor de werk-gever, hetzij voor de werknemer, in de veron-derstelling dat die over de uitvinding zou mo-gen beschikken), als meest relevante factor bij de bepaling van de vergoeding aanwijzen. Aan de andere kant staan schrijvers als Spoor en Croon, die de vergoeding als een gratificatie of bonus aangemerkt willen zien, en de gedachte van een min of meer direct verband met de waarde van de uitvinding afwijzen. In al. 20 hiema zal de rechtspraak van de Hoge Raad die voor dit onderwerp van belang is worden onder-zocht, en laat ik iets blijken van mijn eigen standpunt.

vinder-werknemer een extra vergoeding toe-komt, en zo ja: in welke omvang. Mede in het licht van wat ik in al. 15 aanvoerde, lijkt mij echter dat, anders dan de tekst van art. 10 lid 2 ROW enigszins suggereert, aan deze factor geen .Voorrangspositie'' toekomt, en dus ook, dat deze factor niet de functie heeft van een voorwaarde vooraf, waar de aanspraak op een vergoeding mee staat of valt. Hier doet de beeldspraak van de glijdende schaal opgeld: naarmate de uitvinder-werknemer een functie bekleedde waarin het doen van uitvindingen (met relevantie voor de werkgever) meer in de rede lag, en naarmate hij daarvoor royaler geho-noreerd werd, is er minder aanleiding om een extra honorering voor de uitvinding die de be-trokkene deed toe te kennen - maar ook dan bin dat toch aangewezen zijn, bijvoorbeeld als het om een uitvinding van zeer uitzonderlijke ver-dienste en/of waarde ging, of wanneer de uit-vinder-werknemer zich daarvoor zeer uitzon-derlijke inspanningen heeft getroost».

17) Een reden temeer om er zo over te den-ken als in de vorige alinea verdedigd, bestaat hierin, dat in de praktijk is gebleken dat bij de honorering van uitvinders-werknemers maar hoogst zelden rekening pleegt te worden ge-houden met de kans dat deze een octrooieerbare uitvinding doen, en vervolgens de aanspraak op octrooi aan de werkgever moeten laten. Het blijkt zo te zijn dat er in de praktijk voor deze factor geen afzonderlijke component in de ho-norering wordt .Jngebouwd'w. Dat is ook niet zo verrassend, als men zich er rekenschap van geeft dat het een betrekkelijk zeldzame uitzon-dering is, dat uitvindingen worden gedaan - dat men het toegepaste honoreringsysteem niet op zulke zeldzame uitzonderingen afstemt, ligt dan enigszins voor de hand.

18) Maar daarmee is dan ook gegeven dat een (wettelijke) regel die wel van het bestaan van dit in de praktijk dus niet-bestaande ver-schijnsel uitging, niet bijster zinnig zou zijn; en mede daarom kom ik tot de slotsom dat art. 10 ROW dat dus inderdaad niet doet. Dat onder-streept dat het artikel de honorering van de uit-vinder-werknemer slechts aangemerkt wil zien als een van de relevante factoren die bij de be-oordeling van de aanspraak op een extra ver-goeding in aanmerking moeten worden geno-men, en niet als een voorwaarde die (onder aIle omstandigheden) voor de aanspraak op zo'n vergoeding bepalend is.

19. Ik onderschrijf dan ook de overwegingen (nrs. 27-29) uit HofDen Bosch 4 juni 1980,NJ

1982,30, waarin dezelfde gedachte tot uitdruk-king komt.

20. Zie daarvoor bijvoorbeeld nr. 9 van de de al verschillende malen hierv66r aangehaalde conclusie van A-G Koopmans voor HR 27 mei

1994, NJ 1995, 136 m.nt. J.K Spoor; en het

1659 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 Nr.210

19) Zo kom ik tot de volgende omschrijving van de met art. 10 ROW beoogde strekking:

als een werknemer een functie bekleedt waarin redelijkerwijs rekening is te houden met de (overigens uitzonderlijke) mogelijkheid dat die werknemer een voor de werkgever relevan-te uitvinding zal doen, komt de aanspraak op octrooi voor dergelijke uitvindingen toe aan de werkgever.

- Afhankelijk van de omstandigheden kan de werkgever dan naar billijkheid een (extra) vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn. Dat moet worden beoordeeld aan de hand van die omstandigheden, en wel: alle relevante omstandigheden. Als zodanig komen in elk ge-val in aanmerking: de positie en functie van de werknemer binnen de organisatie van de werk-gever; de honorering van de werknemer en diens verdere arbeidsvoorwaarden; de aard en het gewicht van de betreffende uitvinding; en de (bijzondere) mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen. Naarmate de werknemer een functie bekleedde waarin het doen van uitvindingen minder in de rede lag, en naarmate zijn honorering geringer was, ligt het toekennen van een extra vergoeding meer voor de hand; maar ook bij een uitvinder-werknemer die speciaal voor het doen van onderzoek op het gebied van de uitvinding was aangesteld en die daar adequaat voor werd gehonoreerd, kan een extra vergoeding aangewezen zijn - bijvoor-beeld wanneer het een zeer exceptionele uitvin-ding betreft en/of de uitvinder-werknemer daarvoor een zeer exceptionele prestatie heeft moeten leveren.

20) In deze zaak gaat het - nu nog - alleen om de vraag 6f Ter Meulen voor een extra vergoe-ding in aanmerking komt, en niet om de hoogte van die vergoeding. Zoals in al. 15 al gezegd, meen ik intussen dat deze twee aspecten van de rechtsverhouding waar het hier om gaat, niet zuiver van elkaar kunnen worden onderschei-den; en dat daarbij (dus) ook onder ogen moet worden gezien of men ten aanzien van de aan-spraken van de werknemer een ruimer of een enger uitgangspunt aangewezen acht. In dat op-zicht meen ik - zoals in al. 13 al gezegd - dat de wet de aanspraak van de werknemer op een ho-norering naar billijkheid voor in dienstverband gedane uitvindingen buiten twijfel stelt, en dat er geen aanleiding is om daarop (aan de hand van de in een deel van de literatuur naar voren gebrachte kritiek op deze wettelijke regeling) af te dingen. De in al. 9tim11 hierv66r besproken aspecten suggereren intussen wel, dat bij de toekenning van vergoedingen als de onderhavi-ge, terughoudendheid op zijn plaats is. Dat is ook de benadering geweest van de rechtbank in de bij HR 27 mei 1994,NJ1995, 136 mnt. J.H. Spoor beoordeelde zaak. Van die benadering oordeelde de Hoge Raad toen, dat die niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk geeft (in rov. 3.3.1)21. In rov. 3.3.2 gaf de Hoge Raad aan 21. Anders dan namens TNO in cassatie wordt

dat het geen eis van billijkheid was om de ver-goeding in beginsel af te stemmen op de voor-delen die in de ondememing van de werkgever (met de uitvinding) worden behaald. Die ge-dachte sluit m.i. aan bij wat ik hierv66r heb ver-dedigd.

Bespreking van het cassatiemiddel

21) Een vraag vooraf bij de beoordeling van het middel is, of de rechtbank de aanspraak van TNO op de in geding zijnde octrooien heeft af-geleid uit de regel van art. 10 lid 1 ROW, dan wel (ook) uit de bepalingen van de arbeidsover-eenkomst die in het vonnis worden geciteerd (en waarin voor de werkgever ruimere aanspra-ken op octrooi worden bedongen, dan enkel uit de wet zouden voortvloeienv). Geheel duide-lijk wordt dit uit het vonnis niet; maar ik leid uit rov. 6.1 af dat de rechtbank in elk geval art. 10 lid 1 ROW op het geval toepasselijk heeft ge-oordeeld. Dat betekent dan dat middelonder-deell met recht stelt dat de rechtbank de functie van Ter Meulen heeft aangemerkt als een, waarop dit wetsartikel ziet.

22) Heeft de rechtbank vervolgens aan de hand van een juiste rechtsopvatting beoordeeld of Ter Meulen aanspraak heeft op een nadere vergoeding? Men kan daarover aarzelen. In roy. 6.2 heeft de rechtbank wel de belangrijkste factoren die hiervoor bepalend zijn (voorzover partijen zich daarop hadden beroepen, en be-houdens het hierna in al. 24 te besprekene) in haar afweging betrokken. Die afweging zelf heeft een in overwegende mate feitelijk karak-ter, en kan dus in cassatie niet worden (her)be-oordeeld, nog daargelaten dat de klachten van het middel daar niet toe strekken.

23) In het onderzoek dat de rechtbank heeft verricht wordt echter de nadruk gelegd op de vraag of in het salaris van de werknemer is "voorzien ... in gemis aan octrooi", waarbij de rechtbank kennelijk veel gewicht heeft toege-kend aan het feit dat er geen component in het salaris aanwijsbaar is, die specifiek op dit gemis betrekking heeft.

Die benadering acht ik, om de in al. 14tim19

hierv66r besproken redenen, niet juist. Bij de beoordeling van de aanspraak op een extra uit-kering wegens "gemis aan octrooi" is de om-yang van de honorering stellig van aanzienlijk belang, evenals de mate waarin de honorering geacht mag worden betrekking te hebben op werkzaamheden die geredelijk-' tot het doen van uitvindingen kunnen leiden; maar voor die beoordeling is niet doorslaggevend - en m.i. verdedigd is het dus niet zo dat de Hoge Raad de betreffende oordelen van de rechtbank als juist heeft onderschreven. In de commentaren op het arrest wordt dat niet altijd onderkend.

22. Dat is overigens blijkens HR 30 juni 1950,

NJ1952, 36 geoorloofd.

Nr.210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1660 zelfs van ondergeschikt belang - of er een

"component" in de honorering is opgenomen die specifiek op dit aspect van de arbeidsver-houding betrekking heeft (en die daarom aan andere werknemers waarvan geen uitvindingen met relevantie voor de werkgever verwacht mogen worden>", niet wordt toegekend). Door haar onderzoek daar wel op te concentreren heeft de rechtbank dan ook naar mijn oordeel een verkeerde maatstaf aangelegd. Een oordeel over deze vraag moet worden gevormd aan de hand van integrale weging van alle aan het ge-val eigen omstandigheden, en niet op basis van (althans: met als voomaamste wegingsfactor) deze ene eigenaardigheid. De onderdelen 1 en 2 van het middel houden hierop gerichte klachten in - die ik dus als gegrond aanmerk.

24) Voor het geval over de middelonderde-len 1 en 2 anders zou moeten worden geoor-deeld bespreek ik kort de verdere middelonder-delen.

Onderdelen 3 en 4 acht ik eveneens gegrond. Inderdaad heeft TNO stellingen naar voren ge-bracht - en (nogjuist) voldoende onderbouwd-welke, indien juist bevonden, de slotsom kun-nen dragen dat Ter Meulen, anders dan de recht-bank kennelijk heeft aangenomen, ten tijde van de relevante uitvindingen (want daarom gaat het) .Jnhoudelijkzeer nauw betrokken was bij het onderzoek... etc.", zoals dat in al. 3.7 van de Memorie van Antwoord wordt aangegeven. TNO's gespecificeerde (en in de Memorie van Antwoord herhaalde) aanbod van bewijs van wat zij in dit opzicht gesteld had was dan ook re-levant, en had niet zonder meer gepasseerd mo-gen worden (waarbij nog kan worden daargela-ten ofhet hier niet om tegenbewijs gaat wat ik overigens wel aanneem).

25) De onderdelen 5 en 6 van het middel zien op een heel andere vraag, nl. de vraag of de ont-bindingsprocedure en de daarin aan Ter Meulen toegekende vergoeding eraan in de weg staan dat Ter Meulen een vordering op de voet van art. 10 ROW geldend maakt. In zaaknr.CO11 098HR(NJ 2003, 211~red.), waarin eveneens vandaag wordt geconcludeerd, is dezelfde vraag (uiteraard: in een andere feitelijke con-text) aan de orde. In de in die zaak genomen conclusie verdedig ik dat de in middelonderde-len 5 en 6 bedoelde regel-Iaatstelijk bevestigd bij HR 2 november 2001,RvdW2001, 172(NJ

2001, 667~ red.) - niet geldt voor vorderingen die geen verband houden met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, en waarmee bij de vaststelling van een vergoeding in het kader van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (dan ook) geen rekening is gehouden. Ter voor-koming van onnodige herhaling veroorloof ik mij, te verwijzen naar wat in de genoemde con-24. Bijvoorbeeld omdat die werknemers niet vallen onder het bereik van art. 10 ROW (of in-middelsart. 12 ROW 1995).

clusie wordt verdedigd> . Oat leidt tot de uit-komst dat ik de onderdelen 5 en 6 van het mid-del als niet gegrond beoordeel.

Conclusie

De conclusie is, dat het bestreden vonnis zou moeten worden vernietigd.

HogeRaad:

1. Het geding infeitelijke instanties

Verweerder in cassatie - verder te noemen: Ter Meulen - heeft bij exploit van 12 juli 1996 eiseres tot cassatie - verder te noemen: TNO-gedagvaard voor de Kantonrechter te Apel-doom en gevorderd bij vonnis, voor zover mo-gelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. in verband met bepaalde in de dagvaar-ding genoemde uitvindagvaar-dingen de billijke vergoe-ding ingevolge art. 12 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995, art 10 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 vast te stellen op f 250OOO~

2. TNO te veroordelen om aan Ter Meulen te betalen voornoemd bedrag van f 250 000, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 12juli 1996 tot aan de dag der al-gehele voldoening.

TNO heeft de vordering bestreden.

De Kantonrechter heeft bij vonnis van 3 fe-bruari 1999 de vordering afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Ter Meulen hoger be-roep ingesteld bij de Rechtbank te Zutphen.

Bij tussenvonnis van 3 februari 2000 . heeft de Rechtbank een comparitie van partijen ge-last en iedere verdere beslissing aangehouden.

(...)

2.Het geding in cassatie

(...)

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot vernietiging van het bestreden vonnis.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

- Ter Meulen is van 1 januari 1977 tot 1 de-cember 1996 in dienst geweest van TNO. De ar-beidsovereenkomst is ontbonden bij beschik-king van de kantonrechter te Apeldoorn van 13 november 1996.

Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn als werkgroepleider heeft Ter Meulen sinds de-cember 1981 gewerkt als afdelingshoofd. Laat-stelijk, sinds juli 1985, was Ter Meulen werk-zaam als afdelingshoofd op de afdeling proces-technologie bij TNO Milieu- en Energietechno-logie te Apeldoorn.

- Op de arbeidsovereenkomst zijn van toe-passing de "TNO Arbeidsvoorwaarden". De laatst toepasselijke versie bevat onder meer het navolgende:

1661 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 Nr.210 "artikel 6.1.1. Onverminderd het wettelijk

bepaalde inzake het van rechtswege aan de werkgever toekomen van industriele en in-tellectuele eigendomsrechten, heeft de werk-gever het uitsluitend recht op de door de werknemer in het kader van zijn dienstver-band (...) gedane uitvindingen (...). De werk-gever heeft een gelijk recht ten aanzien van zaken en/of goederen als vorenomschreven, welke de werknemer niet in het kader van zijn dienstverband maar aantoonbaar met ge-bruikmaking van aan de werkgever ontleen-de kennis of vaardigheid heeft verkregen. (...) Artikel6.1.6. Voor zover dit niet afwijkt van enige wettelijke bepaling van dwingende aard, vindt de wernemer in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris ver-goeding voor het gemis van de aan de werk-gever toevallende rechten van industriele en intellectuele eigendom."

- Ter Meulen heeft uitvindingen gedaan. Op een van deze uitvindingen is octrooi verleend en geregistreerd onder United States patent nummer 5,230,796 d.d. 27 juli 1993 en Euro-pees octrooi nummer 0 509 031 BI d.d. 6 april 1994. Het betreft een octrooi op het terrein van de membraantechnologie. Het octrooi heeft be-trekking op "Transfer device for the transfer of matter and/or heat from one medium flow to another medium flow". Omtrent dit octrooi 10-pen licentieonderhandelingen met het bedrijf XTO. Zijn vinding betrof een model voor een module van.ancmbraan stofoverdrachtproces-sen". Octrooi is aangevraagd op een viertal an-dere uitvindingen van Ter Meulen.

De arbeidsovereenkomst tussen Ter Meulen en TNO is bij beschikking van 13 november 1996 door de kantonrechter is ontbonden met ingang van 1december 1996, onder toekenning aan Ter Meulen van een vergoeding van f 475000.

3.2 Ter Meulen vordert in verband met door hem gedane uitvindingen vaststelling van een biIlijke vergoeding als bedoeld in art. 10 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 (hierna: Row) . De Kan-tonrechter heeft die vordering afgewezen. De Rechtbank heeft die vordering toewijsbaar ge-acht en een comparitie bepaald om partijen in de gelegenheid te stellen zich nader uit te laten over de hoogte van de vergoeding.

3.3.1 De Rechtbank heeft in cassatie onbe-streden geoordeeld dat art. 10 lid 1 Row van toepassing is op de uitvindingen waarover het gaat: zij zijn gedaan in het kader van het dienst-verband van Ter Meulen, althans met gebruik-making van de aan TNO ontleende kennis en vaardigheid, en aan TNO komt op grond van de arbeidsovereenkomst het uitsluitend recht op de uitvindingen toe (rov. 6.1). In roy. 6.2 heeft de Rechtbank overwogen dat - nu niets is ge-steld of gebleken over een bijzondere of extra uitkering - de vraag overblijft of in het overeen-gekomen loon van Ter Meulen een vergoeding voor gemis aan octrooi is opgenomen, en ver-volgens op grond van een aantal door Ter

Meu-len gestelde omstandigheden die vraag ontken-nend beantwoord.

3.3.2 Deze omstandigheden kunnen als volgt worden samengevat. In de eerste plaats vindt Ter Meulen weliswaar volgens art. 6.1.6 van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden formeel in zijn salaris een vergoeding voor gemis aan oc-trooi, maar deze voorwaarden zijn van toepas-sing op al het personeel van TNO, dus ook op personeelsleden waarvan uit hoofde van hun functie niet verwacht kan worden dat zij een oc-trooieerbare vinding zullen doen. In de tweede plaats was het doen van onderzoek niet de taak van Ter Meulen als afdelingshoofd en vloeide het doen van uitvindingen niet uit zijn functie voort. In de derde plaats volgde het salaris van Ter Meulen uit de senioriteit en zijn functie als manager; hij heeft niet meer salaris ontvangen dan andere afdelingshoofden in zijn functie-groep die geen uitvindingen hebben gedaan. Naar het oordeel van de Rechtbank heeft TNO de desbetreffende stellingen van Ter Meulen niet weerlegd en volgt uit de stellingen van TNO onvoldoende dat een van de componenten voor het bepalen van de hoogte van het over-eengekomen salaris van Ter Meulen gemis aan octrooi is.

Nr.210 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1662 geval zich voordoet en derhalve aan de

werkne-mer "een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had, billijk bedrag" toe-komt, moet beantwoord worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals de positie en functie van de werknemer binnen de organisatie van de werkgever, zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden, de aard en het (geldelijk) belang van de desbetreffende uitvin-ding en de mate waarin de werknemer aan de uitvinding heeft bijgedragen. Voor het aanne-men van een zodanig geval is dus niet voldoen-de noch vereist dat geen specifieke component in het loon is aan te wijzen voor het gemis aan octrooi in het algemeen.

3.6 Gezien de hiervoor in 3.3.2 weergegeven redengeving heeft de Rechtbank kennelijk al-leen beslissend geacht of in het overeengeko-men salaris van Ter Meulen een specifiek ter compensatie van gemis aan octrooi toegekende component is aan te wijzen. Uit hetgeen in 3.5 is overwogen, vloeit voort dat de Rechtbank aldus een onjuiste maatstafheeft aangelegd en ten on-rechte doorslaggevende betekenis heeft toege-kend aan de in 3.3.2 vermelde omstandigheden. Daarbij verdient opmerking dat de tweede daar vermelde omstandigheid - het doen van onder-zoek en uitvindingen zou niet uit de functie van Ter Meulen voortvloeien -, naar onderdeel2 te-recht aanvoert, onverenigbaar is met het uit-gangspunt van de Rechtbank in roy. 6.1 dat art. 10 lid 1 Row van toepassing is. De onderde-len 1 en 2 zijn derhalve gegrond.

3.70nderdeel 3, dat klaagt over het onbe-handeld laten door de Rechtbank van een aantal stellingen die TNO ter weerlegging van de in 3.3.2 bedoelde omstandigheden heeft aange-voerd, behoeft geen behandeling, evenmin als onderdeel 4, dat klaagt over het passeren van het desbetreffende bewijsaanbod van TNO. Deze stellingen kunnen na verwijzing alsnog aan de orde komen.

3.8 De onderdelen 5 en 6 zijn gericht tegen rov. 6.3 van het vonnis waarin de Rechtbank heeft geoordeeld dat Ter Meulen zijn vordering tot vaststelling van de vergoeding op grond van art. 10 lid 2 Row kan instellen ondanks de hem bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter toegekende ontbin-dingsvergoeding.

3.9 Onderdeel 5 bestrijdt het oordeel van de Rechtbank in rov. 6.3 dat Ter Meulen onbetwist heeft gesteld dat de Kantonrechter bewust de beide procedures naast elkaar heeft willen be-handelen en geen gevoegde behandeling voor-stond. Het oordeel van de Rechtbank berust echter op de aan haar als feitenrechter voorbe-houden uitleg van de standpunten van partijen en is, anders dan het onderdeel aanvoert, niet onbegrijpelijk. Dat TNO de stelling van Ter Meulen uitdrukkelijk zou hebben betwist, heeft zij immers niet aangevoerd, terwij I noch de stukken van het geding noch de omstandighe-den die zij tot onderbouwing van haar klacht

noemt, dwingen tot de conclusie dat zij bedoel-de die stelling te betwisten. TNO wijst op haar in hoger beroep bij de Rechtbank aangevoerde stelling dat zij in de ontbindingsprocedure het aspect van de uitvindingen onder de aandacht van de kantonrechter had gebracht, en op de omstandigheden dat deze (vervolgens) zonder enig voorbehoud de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden en in de onderhavige procedure heeft geoordeeld dat de bij de ontbinding toege-kende vergoeding geacht moet worden alle aan-spraken ter zake van het einde van de arbeids-overeenkomst te omvatten nu geen voorbehoud is gemaakt. Het valt echter niet in te zien waar-om bedoelde stelling, indien juist, en voormel-de omstandighevoormel-den onverenigbaar zouvoormel-den zijn met de door de Rechtbank als onbetwist aan-vaarde stelling van Ter Meulen. fIet onderdeel faalt derhalve.

3.10 Volgens onderdeel 6 geeft het oordeel van de Rechtbank bovendien blijk van een on-juiste rechtsopvatting omdat er, gelet op, het ontbreken van enig voorbehoud in de ontbin-dingsbeschikking en Ter Meulens stelling dat zijn vordering uit hoofde van art. 10 lid 2 Row samenhangt met het vroegtijdig einde van het dienstverband, geen ruimte was deze vordering in een rolprocedure aan de orde te stellen.

3.11 Bij de beoordeling van dit onderdeel moet het volgende worden vooropgesteld. De bijzondere aard van de wettelijke regeling be-treffende de arbeidsovereenkomst brengt mee dat in de regeling betreffende de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zoals neergelegd in art. 7:685 BW het resultaat van de rechterlijke toetsing aan de eisen van redelijkheid en billijk-heid (of aan hetgeen een goed werkgever be-hoort te doen en na te laten) in beginsel ten vol-le, onder meeweging van alle voor zijn oordeel relevante factoren, tot uitdrukking behoort te komen in de hoogte van de vergoeding die de rechter op de voet van art. 7:685 met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijk-heid aan een der partijen ten laste van de weder-partij toekent, zodat er daamaast voor zodanige toetsing geen plaats is (HR 2 november 2001, nr.COO/009,NJ2001, 667).

ver-1663 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 Nr.210

andering in de omstandigheden en toekenning van een vergoeding naar billijkheid gerecht-vaardigd zijn. In een zodanig geval kan de rech-ter bij de beoordeling van de vordering onder-scheidenlijk het verzoek rekening houden met het in de andere procedure toegekende bedrag (vgl. ook HR 26 januari 1990, nr. 13.739, NJ

1990,499).

3.12 Primair heeft de vordering van Ter Meulen betrekking op de periode v66r de beein-diging van de arbeidsovereenkomst en houdt zij geen verband met die beeindiging of de gevol-gen daarvan. Alleen heeft Ter Meulen tegevol-gen- tegen-over het verweer van TNO dat de vergoeding voor het gemis aan octrooi is begrepen in het overeengekomen loon, gewezen op het vroeg-tijdige einde van zijn dienstverband, ten gevol-ge waarvan hij (ook) langs die weg gevol-geen ver-goeding voor het gemis aan octrooi zou vinden. Voorts is, mede gelet op het hiervoor in 3.9 overwogene, het oordeel van de Rechtbank dat de vergoeding wegens gemis aan octrooi niet is begrepen in de door de kantonrechter toegeken-de ontbindingsvergoeding, niet onbegrijpelijk. Dit een en ander in aanmerking genomen leidt het in 3.11 overwogene tot de slotsom dat ook onderdeel 6 faalt. Aan de ontvankelijkheid van de onderhavige vordering staat niet in de weg dat de kantonrechter bij de vaststelling van een vergoeding in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen voorbehoud heeft gemaakt voor een vergoeding inzake (ge-mis aan octrooi voor) de uitvindingen van Ter Meulen waarover het in dit geding gaat. 4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het vonnis van de Rechtbank te Zutphen van 3 februari 2000;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Gerechtshof te Arnhem;

veroordeelt Ter Meulen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van TNO begroot op

C

C

Noot:

1. Reeds sinds 1910 bepaalt de Rijksoctrooiwet dat de werknemer die in dienst van de werkge-ver een voor octrooi vatbare uitvinding doet geen recht heeft op het octrooi, maar onder om-standigheden wel op een vergoeding naar bil-lijkheid (thans art. 12 ROW 1995). In tegenstel-ling tot onder meer in Duitsland, waar wetge-ving op dit punt tot een bloeiende jurisprudentie heeft geleid, leidt deze bepaling in ons land slechts zelden tot rechterlijke uitspraken. Dit is ook niet bevorderd door het weI zeer werkge-versvriendelijke arrest Hupkens/Van Ginneken (HR 27 mei 1994,NJ1995,136;BfE1995, 25;

JAR1994/134;fER 1994/4, 20, p. 177). Daarin maakte de Hoge Raad uit dat een dergelijke ver-goeding in beginsel al is verdisconteerd in het loon, daarmee de bewijslast voor het tegendeel

op de werknemer leggend.

2. In veel arbeidsovereenkomsten en enkele cao's, die betrekking hebben op ondernemin-gen waarin uitvindinondernemin-gen worden gedaan, ko-men bepalingen voor waarin de werkgever bij voorbaat tracht vast te leggen dat in het loon reeds een vergoeding voor gemis aan octrooi is opgenomen. In de onderhavige arbeidsover-eenkomst waren de TNO Arbeidsvoorwaarden gemcorporeerd die een dergelijke bepaling be-vatten. De Rechtbank Zutphen had in deze zaak deze bepaling kritisch geanalyseerd. Werkne-mer Ter Meulen had dezelfde arbeidsvoorwaar-den als het personeel dat niet geacht werd uit-vindingen te doen, het doen van onderzoek be-hoorde bovendien niet tot zijn taak en hij ont-ving niet meer salaris dan andere afdelings-hoofden die geen uitvindingen hadden gedaan. Op basis hiervan had de rechtbank de bewijslast dat het loon reeds een vergoeding voor gemist octrooi bevatte weer bij de werkgever gelegd en nu TNO deze stellingen niet had weerlegd, was aangenomen dat Ter Meulen een recht op ver-goeding toekwam.

3. De Hoge Raad kiest ook in deze zaak weer primair de partij van de werkgever, door te overwogen dat de rechtbank ten onrechte aIleen beslissend heeft geacht of in het overeengeko-men salaris een specifiek ter compensatie van gemis aan octrooi toegekende component is aan te wijzen. De strenge eis van de rechtbank (aan-wijsbaarheid van een specifieke component in het loon) is daarmee verworpen. Daarvoor in de plaats geeft de Hoge Raad echter een criterium dat de werknemer wat meer tegemoet komt dan in Hupkens/Van Ginneken.

Nr.210-211 NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 2003 1664 een vergoeding voor gemis aan octrooi omvat,

nietig is(BfE1997, p. 32). Hoewel over nietig-heid in dit arrest niet wordt gesproken, is het fei-telijk effect hetzelfde. Immers, niet een derge-lijk beding geeft de doorslag, maar de omstan-digheden van het geval doen dat. Niet alleen in de onderhavige, terugverwezen zaak, maar ook in andere zaken heeft de werknemer dus alle ge-legenheid om aanknopingspunten voor een ver-goeding naar voren te brengen. Werkgevers en cao-partijen kunnen de standaardclausules uit hun overeenkomsten weglaten, omdat zij niet bepalend zijn.

5. Overigens wijstde Hoge Raaderin r.o. 3.6 ook nog op, dat de overweging dat het doen van onderzoek en uitvindingen niet uit de functie zou voortvloeien niet te verenigen is met het uitgangspunt dat de betreffende bepaling van de Rijksoctrooiwet van toepassing is. Deze overweging zou er zelfs toe kunnen leiden dat het recht op octrooi zelf niet aan de werkgever toekomt. Deze overweging is ook van belang, gelet op de door de A-G gesignaleerde bedoe-ling van de huidige ROW 1995 om de wettelij-ke toewettelij-kenning van het octrooirecht aan de werk-gever te beperken tot uitvindingen gedaan door werknemers met specifieke onderzoekstaken.

6. Ten slotte stelt de Hoge Raad vast dat de vergoeding wegens gemis aan octrooi ook kan worden gevorderd indien de arbeidsovereen-komst reeds is ontbonden wegens gewichtige redenen onder toekenning van een vergoeding in de zin van art. 7 :685 BW. Voor de principiele achtergronden hiervan zij verwezen zij verwe-zen naar het arrest van dezelfde datum in de zaak Guerand/P'TT Post, hierna gepubliceerd onder nummerNJ 2003, 211. Het arrest is ook besproken door A.A. Quaedvlieg in Arbeids-rechtelijke Annotaties 2002/3, p. 19-40 en ge-publiceerd inJAR2002/66 enfER2002, 200.