Wat is de positie van de licentienemer in het geval
van faillissement van zijn licentiegever en hoe kan
deze positie verbeterd worden?
Masterscriptie Privaatrechtelijk rechtspraktijk Universiteit van Amsterdam Geert Bosch
5859336
Lilian F.A. Welling-Steffens
Inhoudsopgave:
Inleiding ... 1
1. Wat is een licentie? ... 2
1.1 Inleiding ... 2
1.2. Totstandkoming van een licentie. ... 3
1.3. Het onderwerp van licentie. ... 4
1.4. Vermogensrechtelijk kwalificatie van de licentie. ... 4
1.4.1. Inleiding ... 4
1.4.2. Persoonlijke rechten ... 4
1.4.3. Beperkte rechten. ... 5
1.4.4. Beperkt of persoonlijk recht? ... 7
1.4.4.1. Octrooilicentie ... 7
1.4.4.2. Merklicentie ... 11
1.4.4.3. Auteursrechtlicentie ... 14
1.4.5. Samenvatting ... 16
2. Algemeen; het faillissement & de curator ... 17
2.1. Inleiding ... 17
2.2. De procedure ... 17
2.3. Gevolgen van de faillietverklaring ... 17
2.4. Vorderingen van schuldeisers ... 18
2.5. Wederkerige overeenkomsten in faillissement ... 18
2.6. Het recht op wanprestatie van de curator en de gevolgen hiervan. ... 19
2.7. Beperkingen op het recht van wanprestatie van de curator ... 20
2.8. Toepassing van het voorgaande op de licentieovereenkomst ... 20
3. De invloed van Nebula op de positie van licentienemers ... 22
3.1. Inleiding ... 22
3.2. Samenvatting van Nebula ... 22
3.2.1. Het geding in feitelijke instanties ... 22
3.2.2. Het geding in cassatie ... 23
3.3. Relevantie van Nebula voor licentienemers ... 24
4. De positie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever ... 26
4.1. Inleiding ... 26
4.2. Licenties gedurende het faillissement ... 26
4.3. Licenties na overdracht van het moederrecht uit faillissement ... 27
4.4. Uitzondering: de auteursrechtelijke beslagexceptie ... 27
5. De verbetering van de positie van de licentienemer... 29
5.1. Inleiding ... 29 5.2. Ideeën in de literatuur ... 29 5.2.1. Huur ... 29 5.2.2. Kwalitatieve verplichtingen ... 30 5.2.3. Geen duurovereenkomst ... 30 5.2.4. Vruchtgebruik ... 30
5.3.1. Boek 9 ... 31
5.5.2. De Faillissementswet en intellectuele eigendomswetgeving ... 33
6. Conclusie ... 35
Literatuurlijst ... 37
1
Inleiding
In de praktijk wordt geworsteld met de gevolgen voor de licentienemer van het faillissement van zijn licentiegever. In het huidige stelsel is het onduidelijk hoeveel bescherming de licentienemer geniet indien zijn contractspartner, de licentiegever, failliet gaat. Reden hiervoor is onder andere dat de wetgever geen duidelijkheid heeft verschaft over de kwalificatie van de licentie binnen het vermogensrecht.
De vraag die in deze scriptie beantwoord zal worden is wat de positie van de licentienemer is gedurende en na afwikkeling van het faillissement van de licentiegever en hoe deze positie verbeterd kan worden. Om het bereik van deze vraag te beperken bespreek ik de voorgaande vraag met betrekking tot licenties op het Nederlands octrooi, het Benelux merkrecht en het Nederlandse auteursrecht.
Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden wordt in hoofdstuk 1 bezien wat een licentie is en of de licentie een beperkt recht of een persoonlijk recht is. Dit gebeurt aan de hand van de kenmerken van een beperkt recht. In dit hoofdstuk wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij het zaaksgevolg dat mogelijk voortvloeit uit de licentie.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op hoe we op basis van de Faillissementswet omgaan met licenties. In het geval dat licenties als persoonlijke rechten gekwalificeerd dienen te worden dient ook de Nebula uitspraak van de Hoge Raad en haar invloed op licenties tijdens het faillissement besproken te worden, dit komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Bij deze bespreking wordt aandacht besteed aan de vraag of Nebula wel van toepassing is op licenties.
Na beantwoording van de voorgaande vragen wordt in hoofdstuk 4 beoordeeld wat de positie van de licentienemer is ten tijde en na afwikkeling van het faillissement van de licentiegever. In hoofdstuk 5 wordt bezien of de positie van de licentienemer binnen het huidige stelsel verbeterd kan worden.
2
1. Wat is een licentie?
1.1 Inleiding
Het woord licentie is afgeleid van de Latijnse term “licentia”, wat toestemming en/of vrijheid betekent. In het dagelijks leven heeft het woord licentie verschillende betekenissen. Om onduidelijkheid over het begrip licentie te voorkomen wordt met licentie in het kader van deze scriptie bedoeld een overeenkomst tussen de licentienemer en licentiegever inzake het gebruik van een intellectueel eigendomsrecht.
De rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht, verder houder/licentiegever, verschaft de licentienemer toestemming om gebruik te maken van dat recht, in de meeste gevallen een intellectueel eigendomsrecht.1 Het grootste deel van de literatuur gaat uit van de voornoemde redenering.2 Het is mogelijk de licentie te beschrijven als een verplichting voor de licentiegever zich te onthouden van optreden tegen de gedragingen van de licentienemer met betrekking tot het aan de licentie onderworpen recht,3 als gevolg hiervan geniet de licentienemer het recht op gebruik. Het verschil tussen de voornoemde redeneringen is die op een theoretisch vlak en leidt tot hetzelfde resultaat.
Een licentieovereenkomst is specifieker te duiden als een duurovereenkomst. Bepalend voor het begrip duurovereenkomst is dat uit de overeenkomst gedurende een langere periode over en weer terugkerende rechten en plichten voortvloeien.4 Dit in tegenstelling tot overeenkomsten die een eenmalige verplichting met zich meebrengen zoals een koopovereenkomst. In het geval van een licentieovereenkomst gaat het om het recht van gebruik onder de voorwaarden van de overeenkomst en de verplichting tot betaling van royalty’s5
, meestal maandelijks of jaarlijks, of een vergoeding afhankelijk van de omzet.
Licenties bestaan in twee soorten. De exclusieve licentie en de niet-exclusieve licentie. De exclusieve licentie is een licentie waarbij het recht om een intellectueel recht op een bepaalde
1 Een licentie kan ook verleend worden voor een niet-intellectueel eigendomsrecht zoals kennis, hetgeen bekend
staat als een know-how licentie.
2 Zie o.a. Hoyng 1988, p. 73, Huydecoper 1992, p. 66, Wentink 1995, p. 4, Domingus 2002, p. 293, Folmer e.a.
2008, p. 168 en Van Engelen 2014, p. 384.
3
Zie Bodifée 1997, p. 170 en Jager & Weening 2008, p. 51.
4
Hijma 2013, p. 320.
3 wijze of voor een bepaald geografisch gebied te exploiteren exclusief is toebedeeld aan één licentienemer. Bij niet-exclusieve licenties bestaan er meerdere licentienemers met soortgelijke rechten. Het onderscheid tussen de exclusieve en niet-exclusieve licentie wordt nergens in de wet genoemd. Of een licentie exclusief of niet-exclusief is onderwerp van de onderhandelingen tussen de licentiegever en licentienemer.6
In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de totstandkoming van een licentie, het onderwerp van de licentie en de vermogensrechtelijke kwalificatie van de licentie.
1.2. Totstandkoming van een licentie.
In beginsel komt een licentie tot stand door wilsovereenstemming7, te weten de aanvaarding van een aanbod. De licentienemer en –gever zullen gezamenlijk onderhandelen over de inhoud van een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het gebruik van het intellectuele eigendomsrecht zijn opgenomen. Hierbij kan men denken aan de duur, de vergoeding, het grondgebied waarop de licentienemer zijn bevoegdheid mag uitoefenen en de eventuele exclusiviteit van de licentie. Er bestaat voor een dergelijke overeenkomst in beginsel geen schriftelijkheidsvereiste.8 In verband met bewijskwesties zal een licentieovereenkomst vrijwel altijd schriftelijk worden vastgelegd. Voor het ontstaan van een licentie is inschrijving in de betreffende registers9 niet noodzakelijk. De inschrijving van een licentie in een register is een handeling waardoor de licentie gelding krijgt tegen derden.10
Een overeenkomst waarin een licentie is neergelegd is in de praktijk vaak een wederkerige overeenkomst. Naast de licentie voortvloeiend uit een wederkerige overeenkomst bestaat er ook de zogenoemde “dwanglicentie”.11
Bij een dwanglicentie is de houder van het octrooi door de rechtbank of door de verantwoordelijke Minister gedwongen om een licentie af te geven aan een licentiehouder in het algemeen belang. In het kader van deze scriptie beperk ik mij tot het bespreken van de licenties die voortvloeien uit wederkerige overeenkomsten en laat ik licenties die op andere wijze tot stand komen buiten beschouwing.
6
Hoyng 1988, p. 76.
7 Art.6:217 BW
8 Dit is echter anders indien men de licentie op intellectuele rechten ziet als een beperkt recht. In een dergelijk
geval zijn de regels die gelden voor de overdracht van het te bezwaren recht ingevolge art. 3:98 Burgerlijk wetboek van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het vestigen van een beperkt recht.
9
Voor merken, modellen en octrooien bestaan registers waarin de betreffende rechten worden vastgelegd.
10
Zie bijvoorbeeld art. 2.33 BVIE en art. 56 lid 2 ROW 1995
4
1.3. Het onderwerp van licentie.
Zoals eerder aangegeven is het onderwerp van een licentieovereenkomst in de meeste gevallen een intellectueel eigendomsrecht, met name een octrooirecht, modelrecht, merkrecht, auteursrecht of handelsnaam. Het is ook mogelijk om een licentie te verkrijgen op knowhow; kennis. De licentie op knowhow is geen onderwerp van deze scriptie omdat knowhow in Nederland niet wordt erkend als intellectueel eigendomsrecht.12
In deze scriptie beperk ik mij tot de bespreking van licenties op de volgende intellectuele eigendomsrechten; het Nederlands octrooi, het Benelux merkrecht en het Nederlandse auteursrecht.
1.4. Vermogensrechtelijk kwalificatie van de licentie.
1.4.1. Inleiding
De licentie staat niet als aparte overeenkomt in het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft nagelaten om de licentie vermogensrechtelijk te kwalificeren, daarom is het onduidelijk of de licentie een beperkt recht of een persoonlijk recht is. De kwalificatie van de licentie onder één van deze twee categorieën is van groot belang voor het voortbestaan van de rechten en plichten die voorvloeien uit een licentieovereenkomst en de eerbiediging hiervan door de curator indien een licentiegever failliet gaat. De kwalificatie van een licentie is een veelbesproken onderwerp in de literatuur.13 Omdat ik duidelijkheid wil verschaffen over de positie van de licentienemer tijdens en na afwikkeling van het faillissement zal ik in deze paragraaf ingaan op de kenmerken van persoonlijke en beperkte rechten en deze toepassen op de in deze scriptie besproken licenties. Er wordt afgesloten met een conclusie met betrekking tot de kwalificatie van de licenties.
1.4.2. Persoonlijke rechten
Een persoonlijk recht is een vorderingsrecht. Zij geeft een persoon aanspraak op een prestatie waarbij de wederpartij gehoudenis deze prestatie te voldoen. De rechten vloeien voort uit een overeenkomst, in de meeste gevallen een wederkerige overeenkomst, en zijn alleen tegen de wederpartij afdwingbaar.
12
Huydecoper 2002, p. 288.
13
Zie o.a. Hoyng 1988, Huydecoper 1992, Bodifée 1997, Domingus 2002, Jager & Weening 2008, Van Engelen 2009 en Schaink 2009.
5 Het overgrote deel van de auteurs14 is van mening dat licenties vallen in de categorie persoonlijke rechten. Een argument dat hiervoor gebruikt wordt is dat de licentie niet past binnen het gesloten systeem van de beperkte rechten en daarom een persoonlijk recht moet zijn.15
Tevens wordt door verschillende auteurs16 het argument gebruikt dat de benoeming van een licentie als beperkt recht “onwenselijk” is, dit in verband met de overdraagbaarheid van de rechten voortvloeiend uit de licentieovereenkomst. Indien de licentie als beperkt recht gekwalificeerd zou worden dan wordt de overdraagbaarheid hiervan bepaald door het gemene recht betreffend beperkte rechten omdat er geen specifieke bepalingen bestaan met betrekking tot de overdraagbaarheid van licenties. De algemene regel is dat de overdracht van een beperkt recht, waarvoor geen specifieke regels bestaan, niet goederenrechtelijk beperkt kan worden door een partijenbeding.17 Dit is uiteraard wel mogelijk indien er sprake is van een persoonlijk recht.18 Licentienemers kunnen in het geval dat een licentie als beperkt recht wordt gekwalificeerd dus zonder toestemming van de licentiegever de licentie overdragen aan een derde.19 Dit houdt echter niet in dat er geen sprake kan zijn van wanprestatie op grond van de gesloten overeenkomst waarin bepaald is dat de licentienemer niet mag overdragen.
1.4.3. Beperkte rechten.
“Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het
beperkte recht is bezwaard.”20
Een beperkt recht geeft, zoals de bepaling hierboven aangeeft, een derde een afgeleid recht op het moederrecht.21 Het moederrecht is bezwaard met het beperkte recht. Ook beperkte rechten
14
Zie o.a. Van Engelen 2014, p. 390, Huydecoper 1992, p. 66, Bodifée 1997, p. 9, Jager & Weening 2008, p. 56 gaan uit van de kwalificatie persoonlijk recht, Domingus 2002, p. 298 is van mening dat er per geval gekeken moet worden of er sprake is van een beperkt recht, Hoyng 1988, p. 83 laat m.i. onzekerheid bestaan over de kwalificatie voor ingeschreven octrooilicenties, Wentink 1995, p. 22 gaat uit van de mogelijke kwalificatie van de licentie als beperkt recht.
15
Zie o.a. Huydecoper 1992, p. 66, Jager & Weening 2008, p. 56.
16
O.a. Huydecoper 2008, p. 657 e.v. en Bodifée 1997, p. 173.
17
Artikel 3:83 lid 1 jº 3:83 lid 2 BW, zie ook Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 392 en Folmer e.a. 2008, p. 168.
18 Art. 3:83 lid 2 BW
19 Op deze algemene regel inzake de overdraagbaarheid van beperkte recht zijn wel uitzonderingen, deze zijn
uitdrukkelijk in de wet te vinden. Voorbeelden zijn art 3:226 lid 4 BW inzake vruchtgebruik van een woning, art. 5:70 BW inzake erfdienstbaarheid en art.5:91 BW voor erfpacht. Zie Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 259-260 en p. 392.
6 vloeien in beginsel voort uit wederkerige overeenkomsten.22 Voorbeelden van beperkte (zekerheids)rechten zijn pand23 en hypotheek24. Andere voorbeelden zijn de beperkte (genots)rechten zoals vruchtgebruik25 en erfpacht26. Ingevolge art. 3:81 lid 1 BW zijn de beperkte rechten limitatief in de wet geregeld.27
“Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen.”.
Het gaat hier om de zinsnede “in de wet genoemde beperkte rechten vestigen”. Indien deze zin te letterlijk opvat wordt dan kan hieruit afgeleid worden dat de beperkte rechten inderdaad limitatief in de wet zijn genoemd. Dan is er geen ruimte is voor het kwalificeren van licentie als beperkte rechten omdat deze niet met zoveel woorden een beperkt recht genoemd worden. De voorgaande redenering kan echter geen stand houden.28 De bestempeling van pand en hypotheek als beperkt recht wordt wel expliciet in de wet geregeld.29 Voor de overige beperkte rechten; vruchtgebruik, erfpacht en opstal, ontbreekt echter een dergelijke bepaling. Het is mogelijk dat er sprake is van een beperkt recht zonder dat de wet hieraan expliciet deze status toekent.
Uit art. 3:81 lid 1 BW volgt dat een beperkt recht alleen gevestigd kan worden op een zelfstandig en overdraagbaar recht. De wet stelt tevens eisen aan het vestigen van beperkte rechten. De voorschriften voor overdracht van een goed zijn behoudens uitzonderingen30 van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een beperkt recht op dat goed.31 De vestiging van een beperkt recht op een goed dient op dezelfde wijze te geschieden als de overdracht van dat goed.
21 In deze scriptie wordt de term moederrecht gebruikt voor rechten waarop een licentie rust. 22
Beperkte recht kunnen ook op ander wijze ontstaan door bijvoorbeeld verjaring.
23 Artikel 3:227 BW 24 Artikel 3:260 BW 25 Artikel 3:201 BW 26 Artikel 5:85 BW
27 Zie bijvoorbeeld Hijma en Olthof 2011, p. 13 en Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 376. 28 Hoyng 1988, p. 78 en Van Engelen 2009, p. 305.
29
Artikel 3:227 lid 1 BW
30
Bijvoorbeeld de vestiging van een pandrecht, art. 3:236-239 BW
7 Beperkte rechten zijn goederenrechtelijke rechten en hebben absolute werking. Kenmerk van absolute werking is dat iedereen zich dient te onthouden van daden die de beperkt gerechtigde storen in zijn gebruik, beheer of genot van het onderliggende moederrecht.32 De absolute werking houdt in dat de beperkt gerechtigde bepaalde goederenrechtelijke acties moet kunnen instellen tegen een inbreukmaker, zoals het vorderen van een verbod op een toekomstige stoornis, een veroordeling tot herstel en een vordering tot schadevergoeding.33 Ten aanzien van de verbodsactie is algemeen aangenomen dat deze zijn grondslag rechtstreeks vindt in het beperkte recht zelf.34 De beperkt gerechtigde heeft dus per definitie de mogelijkheid om zelfstandig een verbodsactie in te stellen. Een ander kenmerk van absolute werking is dat indien het moederrecht wordt overgedragen de nieuwe eigenaar het daarop gevestigde beperkte recht dient te respecteren. Het voorgaande wordt aangeduid met het begrip zaaksgevolg of droit de suite van het beperkte recht.35
Om vast te kunnen stellen of een licentie een beperkt recht is moet er gekeken worden of de betreffende licentie voldoet aan de hierboven genoemde kenmerken. Dit kan alleen door grondig in te gaan op de voor het moederrecht toepasselijke wetgeving en jurisprudentie, hetgeen in de volgende paragrafen zal gebeuren.
1.4.4. Beperkt of persoonlijk recht?
1.4.4.1. Octrooilicentie
Het octrooi is het recht op een specifieke uitvinding welke nieuw is, berust op uitvinderwerkzaamheden en toepasbaar is op het gebied van de nijverheid.36 Het Nederlandse octrooirecht komt tot stand door een aanvraag en registratie en is geldig voor een maximale duur van 20 jaar.37
Allereerst dient vastgesteld te worden dat een octrooirecht een zelfstandig en overdraagbaar recht is. Het octrooirecht is een vermogensrecht zoals gedefinieerd in art. 3:6 BW38 en is geen 32 Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 387. 33 Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 388. 34 Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 380. 35 Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 388.
36 Art. 2 lid 1 ROW. Er zal verder geen aandacht besteed worden aan de verdere uitleg inzake hetgeen een
octrooi inhoudt nu dit niet van belang is voor de inhoud van deze scriptie.
37
Art. 36 lid 6 ROW
8 afhankelijk recht39 en daarmee een zelfstandig recht, er kan een beperkt recht op het octrooi gevestigd worden.
De overdraagbaarheid van het octrooirecht wordt geregeld in art. 64 ROW Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). De vestiging van een licentie op een octrooi is niet onderhavig aan enige vereisten, de licentie ontstaat vormvrij.40 Voor de overdracht van een octrooi is echter een akte vereist.41 De vereisten voor overdracht zijn hier, mijns inziens, niet van toepassing op het ontstaan van de licentie. Dit wijst in de richting dat de licentie als persoonlijk recht moet worden gezien.42 Voor de vestiging van een beperkt recht op een octrooi is immers een akte vereist.
Het antwoord op de vraag of een octrooilicentie absolute werking heeft hangt af van de aan de licentienemer toegekende bevoegdheden met betrekking tot dit recht en of de licentie zaaksgevolg heeft. Ingevolge art. 56 lid 1 ROW komen aan de licentienemer de bevoegdheden toe uit art. 53 ROW, te weten het vervaardigen en in de handel brengen van de geoctrooieerde producten en/of het gebruik maken van de geoctrooieerde werkwijze, dit behoudens in de licentieovereenkomst opgenomen beperkingen.43 Nergens blijkt echter dat de licentiehouder het recht heeft op het ongestoorde genot van zijn licentie.44 Zelfs de exclusieve licentiehouder heeft dit niet, de wet maakt immers geen onderscheid tussen exclusieve en niet exclusieve licenties en kent aan de exclusieve licentiehouder geen extra rechten toe. De exclusieve licentiehouder kan echter op basis van de afgesproken exclusiviteit in de licentieovereenkomst de licentiegever aanspreken uit wanprestatie indien hij aan anderen licenties verleend. Tevens is het de licentiehouder niet toegestaan om een zelfstandige inbreukvordering in te stellen tegen een inbreukmaker op de licentie.45 De houder van een beperkt recht kan dit wel. De licentienemer kan, voor zover bedongen in de licentieovereenkomst, wel zijn eigen schade vorderen bij de inbreukmaker.46 Ook hier lijkt de
39
Art. 3:7 BW, het octrooirecht is niet zodanig aan een ander recht verbonden dat het niet zonder dat recht kan bestaan.
40 Art. 56 lid 2 ROW 41 Art. 65 lid 1 ROW
42 Zie in dit verband ook Hoyng 1988, p. 78. 43 Art. 56 lid 1 ROW laatste volzin. 44
Hoyng 1988, p. 75 en Jager & Weening 2008, p. 55.
45
Gielen e.a. 2011, p. 91.
9 inhoud van de wetgeving er op te duiden dat er geen sprake is van een beperkt recht maar van een persoonlijk recht.
De volgende vraag is of de octrooilicentie zakelijke werking heeft, oftewel droit de suite. Dit is een ingewikkelde vraag waarop geen eenduidig antwoord bestaat. Ingevolge de ROW is de octrooilicentie geldig tegenover derden door inschrijving van de titel in het octrooiregister.47 Uit de jurisprudentie blijkt dat er ook sprake kan zijn van gelding tegenover derden indien deze specifieke derde op de hoogte was van de licentie.48 Wat deze gelding tegen derden exact inhoud volgt echter niet uit de wet.49 Het mag duidelijk zijn dat deze inschrijving in ieder geval van belang is voor de aan de licentienemer in de ROW toegekende bevoegdheden, zoals het vorderen van schadevergoeding. Gielen lijkt de mening te zijn toegedaan dat de inschrijving van de licentie in het register werkt tegen latere verkrijgers van het octrooirecht.50 Jager & Weening lijken het hiermee eens te zijn maar vragen zich af in hoeverre de derde verkrijger de voorwaarden in de licentieovereenkomst tegen zich moet laten gelden.51 Beide geven geen echter geen duidelijke argumenten voor hun standpunt. Hoyng geeft de meest uitgebreide argumentatie.52 Eerst merkt hij op dat de wetgever geen uitdrukkelijke aandacht heeft besteed aan het voortbestaan van de licentie na overdracht van het octrooirecht.53 Daarna haalt hij verschillende bepalingen uit de Octrooiwet 191054 aan om aan te tonen dat de ingeschreven octrooilicentie zaaksgevolg heeft. Zo voert hij aan dat art. 41 lid 2 Octrooiwet 1910 (het huidige art. 68 lid 2 ROW) bepaalt dat een licentie, verleend na inschrijving van het proces-verbaal van het beslag op het octrooirecht, niet aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen. Uit deze bepaling blijkt volgens Hoyng a contrario dat licenties verleend voor het beslag wel aan de beslaglegger kunnen worden tegengeworpen, hetgeen duidt op zaaksgevolg van de licentie.55 Tevens acht hij van belang dat de licentie hier in één adem wordt genoemd naast typische handelingen met zakenrechtelijke gevolgen, zoals vervreemden
47 Art. 56 lid 2 ROW
48 Zie in dit verband Rb. Groningen, 1 juni 1962, NJ1962, 518, waarin de rechtbank overweegt dat de bepaling in
de ROW inzake de gelding tegen derden na inschrijving van de licentie niet uitsluit dat er in andere gevallen ook sprake van gelding tegen derden kan zijn, te weten in het geval dat een derde van de licentie op de hoogte was. Zie in dit verband ook Folmer e.a. 2008, p. 176.
49 Zie Jager & Weening 2008, p. 54 en Gielen e.a. 2011, p. 90. 50 Gielen e.a. 2011, p. 90.
51 Jager & Weening 2008, p. 55 en 63. 52 Hoyng 1988, p. 92-93
53
Hoyng 1988, p. 91
54
De voorganger van de huidige ROW
10 en bezwaren. Hoyng’s belangrijkste argument is dat in art. 53 lid 4 Octrooiwet 1910 (het huidige art. 78 lid 4 ROW) wordt bepaald dat een te goeder trouw verkregen licentie op het octrooirecht na opeising van het octrooi door een derde in stand blijft; waarom dan niet bij een gewone overdracht? Tevens voert hij aan dat het verval van de licentie na overdracht “maatschappelijk onwenselijk” is.56
Hoyng zijn standpunt inzake het zaaksgevolg is mijns inziens onjuist. Allereerst leidt hij uit specifieke bepalingen die op specifieke gevallen betrekking hebben af dat de licentie in het algemeen zaaksgevolg heeft, dit is in mijn optiek niet correct. Als inschreven of kenbare licenties op een octrooi in het algemeen zaaksgevolg zouden hebben dan is het niet noodzakelijk zijn om dit in specifieke gevallen nog vast te leggen. Ten tweede heeft de wetgever nergens uitdrukkelijk aandacht besteed aan het voortbestaan van de licentie na overdracht van het octrooi. Dit blijkt in ieder geval niet uit de toelichting bij de ROW. Omdat de toelichting bij de ROW niet ingaat op het zaaksgevolg van de ingeschreven of kenbare licentie kan hieruit niets worden afgeleid. Ik kan enkel gissen naar de overwegingen van de wetgever. Ik denk dat de ratio achter het niet in het algemeen toekennen van zaaksgevolg aan de ingeschreven octrooilicentie is, dat de licentienemer beschermd wordt door de algemene regelingen inzake wanprestatie en hieruit volgende schadevergoeding indien de licentiegever het octrooirecht overdraagt, en vervolgens niet meer aan zijn verplichting uit de licentieovereenkomst kan voldoen. Op basis van het voorstaande ga ik er vanuit dat er aan licenties op octrooirechten, ingeschreven en niet-ingeschreven, geen zaaksgevolg kan worden toegekend tenzij één van de specifiek in de wet genoemde gevallen zich voordoet.
Het bovenstaande laat het volgende zien. De bepalingen inzake het ontstaan van de octrooilicentie lijken er op te wijzen dat er sprake is van een persoonlijk recht. Het feit dat de licentienemer niet het ongestoorde genot van het moederrecht heeft en hij geen vordering tot staking van inbreuk tegen derden kan instellen,57 wijst er ook op dat hier sprake is van een persoonlijk recht. Ook de exclusieve licentienemer kan geen vordering tot staking van inbreuk instellen. De exclusiviteit kent hem immers geen extra rechten toe ten aanzien van derden maar alleen ten overstaan van de licentiegever. Als laatste stel ik vast dat het niet logisch is dat er uit de bepalingen inzake derdenwerking van de ingeschreven octrooilicentie volgt dat er sprake is van zaaksgevolg. Een laatste argument dat ik wil aandragen tegen de kwalificatie van de octrooilicentie als beperkt recht is dat art. 68 lid 2 ROW de licentie noemt naast
56
Hoyng 1988, p. 93, hij geeft hiervoor echter geen argumenten.
11 vervreemden en bezwaren. Terwijl bezwaren nu juist de term is die gebezigd wordt voor de vestiging van beperkte rechten.
Op basis van al het voorstaande ben ik van mening dat de octrooilicentie niet voldoet aan de criteria voor een beperkt recht.
1.4.4.2. Merklicentie
Een merk is een teken dat door een persoon of onderneming gebruikt wordt, en geschikt is, voor de herkomstaanduiding van zijn of haar producten.58 Het recht ontstaat door registratie in het register.59 Een merkregistratie heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en kan onbeperkt verlengd worden.60
Merkrechten zijn vermogensrechten zoals gedefinieerd in art. 3:6 BW61 en is geen afhankelijk recht. De overdraagbaarheid van deze rechten wordt geregeld in art. 2.31 BVIE62. Hiermee is voldaan aan de eisen van zelfstandigheid en overdraagbaarheid van het moederrecht. Er kan een beperkt recht gevestigd worden op een merkrecht.
Het BVIE geeft geen inzicht in hoe de licentie op een merkrecht tot stand komt. Dat hier geen vereisten aan gesteld worden leidt tot de conclusie dat een licentie vormvrij tot stand kan komen. De overdacht van een merkrecht dient schriftelijk te geschieden op straffe van nietigheid van de overdracht.63 Dat voor het ontstaan van de licentie geen schriftelijk stuk vereist is wijst ook hier in de richting een persoonlijk recht. Voor de vestiging van een van een beperkt recht is immers, net als voor de overdracht, een schriftelijk stuk vereist.
Uit het BVIE blijkt niet welke rechten een licentienemer precies verwerft. Wel blijkt uit het BVIE dat het merk voorwerp kan zijn van een licentie voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het merk gedeponeerd of ingeschreven is.64 Gielen definieert de merklicentie als de bevoegdheid van de licentienemer om het merk aan te brengen op producten waarvoor het merk is gedeponeerd, deze gemerkte waren in het verkeer te brengen
58 Art. 2.1 lid 1 BVIE 59 Art. 2.2 BVIE 60 Art. 2.9 BVIE
61 Gielen e.a. 2011, p. 357. 62
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
63
Art. 2.31 lid 2 BVIE
12 of de diensten te verrichten onder het merk, en het merk aan te brengen op reclamemateriaal.65 Verder laat het BVIE partijen vrij om de onderlinge verhouding tussen partijen in te richten. Ook hier blijkt nergens dat de licentienemer van het merk het ongestoorde genot heeft van het moederrecht, het genot wordt immers beperkt door de voorwaarden in de licentieovereenkomst. De positie van de exclusieve licentienemer is niet anders dan die van de niet-exclusieve licentienemer. Het BVIE maakt immer geen onderscheid tussen de twee licentienemers. Tevens bepaalt de wet niet dat de licentienemer een eigen vordering tot het voorkomen en/of tegengaan van inbreuk in kan stellen.66 Dat een merklicentienemer geen gebods- of verbodsactie kan instellen is bevestigd door het Benelux Gerechtshof in de zaak
Adidas v Marca.67 Wel is het mogelijk voor de licentienemer om tussen te komen in een
inbreukprocedure ingesteld door de merkhouder teneinde zijn schade vergoed te krijgen.68 Een zelfstandige vordering tot schadevergoeding kan de licentienemer enkel instellen indien de bevoegdheid hiertoe voortvloeit uit de licentieovereenkomst.69 Hier toont de regeling inzake merkrechtlicenties een grote mate van overeenkomst met de regeling inzake octrooilicenties. Tevens is het de licentienemer toegestaan, zover hij hiervoor toestemming heeft van de merkhouder, om de nevenvorderingen uit art. 2.22 lid 1 BVIE in te stellen, te weten terugroeping uit het handelsverkeer, definitieve verwijdering uit het handelsverkeer en vernietiging van indrukmakende producten. Dit voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan de uitoefening hem is toegestaan.
De merklicentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving in het register van een uittreksel van de akte waaruit de licentie blijkt.70 Ook hier heeft de schaarse jurisprudentie bevestigd dat het mogelijk is dat de licentie werkt tegen een derde die weet heeft van de licentie.71 Wat deze derdenwerking precies inhoud blijkt niet uit de wet. Aangenomen mag worden dat de inschrijving in ieder geval betrekking heeft op de in de wet en licentieovereenkomst toegekende bevoegdheden van de licentienemer. Vraag is of de derdenwerking van de licentie zich uitstrekt tot derdenverkrijger van het merkrecht en tegen 65 Gielen e.a. 2011, p. 359. 66 Gielen e.a. 2011, p. 360. 67
Benelux Gerechtshof 7 juni 2002, NJ 2003, 426, r.o. 39. Hier werd bepaald dat art. 11 D van de Benelux merkenwet (het huidige art. 2.32 BVIE) een uitputtende regeling bevat voor de bevoegdheden van de licentienemer.
68 Art. 2.32 lid 4 BVIE 69 Art. 2.32 lid 5 BVIE 70
Art. 2.33 BVIE
71
Zie in dit verband Vzr. Rb. Rotterdam 17 januari 2007, IER 2007, 48, waar derdenwerking tegen een inbreukmaker werd aangenomen van een niet ingeschreven licentie die op de zitting bevestigd werd.
13 hem ingeroepen kan worden na overdracht. Gielen gaat ervan uit dat dit het geval is.72 Ook Van Engelen kent zaaksgevolg toe aan derdenwerking die voortvloeit uit de inschrijving en/of kenbaarheid van de merklicentie en stelt daarbij dat dit de communis opinio is binnen de literatuur.73 Er is echter niemand die een uitgebreide argumentatie geeft waarom er dan sprake is van zaaksgevolg. In de jurisprudentie zijn geen gevallen te ontdekken waarin de communis opinio erkend wordt. Becker is een andere mening toegedaan dan de communis opinio. Hij ziet nergens in het BVIE een bepaling waaruit expliciet afgeleid kan worden dat licentienemers zich kunnen verweren tegen de derdenverkrijger van het merk uit faillissement en acht het daarmee onwaarschijnlijk dat er zaaksgevolg uitgaat van de inschrijving.74 Ik ben het met Becker eens. Ten eerste blijkt niet uit de toepasselijke wetgeving, impliciet of expliciet, dat de inschrijving van de licentie zaaksgevolg met zich mee brengt. Ten tweede is het zo dat als de derdenwerking die uitgaat van de ingeschreven licentie beperkt wordt door het arrest Adidas v Marca.75 Derdenwerking, lees absolute werking van een recht, houdt immers in dat de gerechtigde een zelfstandige vordering tot staking van inbreuk kan instellen en dat kan de houder van een licentie op een merkrecht nu juist niet doen. Omdat het BVIE een uitputtende regeling bevat inzake de bevoegdheden van de licentienemer, en hem niet de bevoegdheid wordt toegekend om zijn licentie in te roepen tegen een derdenverkrijger, leidt dit tot de conclusie dat de licentinemer zijn recht niet kan inroepen tegen een derdenverkrijger. Mijns inziens is de derdenwerking voortvloeiend uit de inschrijving of kenbaarheid van de licentie op basis van het voornoemde arrest beperkt tot de bevoegdheden genoemd in het BVIE. Op basis van het voorstaande kan ik niet anders concluderen dat er geen sprake kan zijn van zaaksgevolg van de licentie op een merkrecht.
Ook hier lijken de bepalingen inzake het ontstaan van de merklicentie er op te wijzen dat hier sprake is van een persoonlijk recht. De licentienemer heeft ook hier, net als bij de octrooilicentie, niet het ongestoorde genot van het moederrecht, hij kan immers geen geen vordering tot staking van inbreuk instellen tegen een inbreukmaker hetgeen eigen is voor een beperkt recht. Ook heeft een kenbare of ingeschreven merklicentie in mijn opinie geen zaaksgevolg. Dit is mijns inziens voldoende om aan te nemen dat er geen absolute werking uitgaat van de ingeschreven of kenbare merklicentie.
72 Gielen e.a. 2011, p. 359. 73 Van Engelen 2014, p. 416. 74 Becker 2012, p. 70.
14 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de licentie op een merkrecht, ingeschreven en niet ingeschreven, exclusief of niet-exclusief, geen beperkt recht kan zijn.
1.4.4.3. Auteursrechtlicentie
Het auteursrecht is het uitsluitend recht op de openbaring en verveelvoudiging van een werk.76 Het recht komt tot stand door de creatie van een werk dat een eigen intellectuele schepping van de maker is en uitdrukking geeft aan zijn creatieve geest.77 In de Auteurswet worden verschillende voorbeelden genoemd van creaties die in ieder geval als werk beschouwd worden, bijvoorbeeld boeken, tijdschriften en filmwerken.78
Het auteursrecht is een vermogensrecht zoals gedefinieerd in art. 3:6 BW en is geen afgeleid recht. De overdraagbaarheid van het auteursrecht wordt geregeld in art. 2 Auteurswet 1912 (Aw). Er is hiermee voldaan aan de zelfstandigheid en overdraagbaarheid van het auteursrecht.
In tegenstelling tot de ROW en het BVIE geeft de Aw geen nadere regelingen met betrekking tot de derdenwerking van de licentie. De licentienemer van een auteursrecht heeft wel de mogelijkheid om tussen te komen in een procedure van de licentiegever tegen een inbreukmakers en zijn schade te verhalen. De licentienemer kan de schadevergoedingsvordering zelf instellen dit voor zover hij dit heeft bedongen bij het sluiten van de licentieovereenkomst.79 Tevens is de licentienemer, tenzij anders overeengekomen, de mogelijkheid gegeven om de in art. 28 lid 1 tot en met lid 5 Aw genoemde nevenvorderingen in te stellen.80 De auteursrechtlicentie wordt voor het overige volledig beheerst door het gemene recht.81 Voor het auteursrecht bestaat geen register waarin overeenkomsten met betrekking tot het aan de licentie ten grondslag liggende moederrecht kunnen worden ingeschreven. Derden kunnen dus niet op grond van de inschrijving op de hoogte zijn van de verleende licentie en de omvang daarvan.
76 Art. 1 Aw.
77 HvJ 16 juli 2009, C-5/08, (Infopaq/Danske Dagblades Forening) 78 Art. 10 Aw
79
Art. 27a lid 1 en lid 2 Aw
80
Art. 28 lid 6 Aw
15 Omdat er geen specifieke bepalingen bestaan met betrekking tot de derdenwerking van auteursrechtlicenties zou beweerd kunnen worden dat er geen sprake kan zijn van absolute werking van de licentie. In de arresten Elvis Presley82 en NVPI/Snelleman83 heeft de Hoge Raad echter uitgemaakt dat indien een licentienemer handelt met toestemming van de licentiegever aan hem een verbodsactie op grond van art. 6:162 BW toekomt in het geval van inbreuk op het aan de licentie ten gronde liggende moederrecht. In beide zaken wordt dit vorderingsrecht echter niet direct afgeleid uit het bestaan van de licentie maar heeft de Hoge Raad voornamelijk oog voor de positie en eigen belangen van de licentienemer (producenten).84 De Hoge Raad gaat in beide zaken uit van een eigen te respecteren belang van de licentienemer dat bescherming verdient. Ook hier blijkt ondanks een aan de licentienemer toegekende verbodsactie niet de absolute werking van de licentie zelf.
In het kader van zaaksgevolg van een auteursrechtlicentie heeft het Hof Arnhem een belangrijke zaak gewezen.85 In deze zaak roept de latere rechthebbende zijn auteursrecht in tegen een licentienemer die gebruik maakt van een door de eerdere rechthebbende, verleend gebruiksrecht. In eerste instantie stond ter discussie of het onderliggende auteursrecht waarop een licentie was verleend wel rechtsgeldig overgedragen was aan de latere verkrijger van het auteursrecht.86 De rechtsgeldige overdracht komt in de procedure vast te staan. Vervolgens bepaalt het Hof dat de plichten voorvloeiend uit een voor de overdracht verworven auteursrechtlicentie niet overgaan naar de nieuwe rechthebbende wanneer deze het auteursrechtrecht verwerft.87 Helaas is deze zaak niet tot de Hoge Raad gekomen en bestaan er tot op heden geen uitspraken van de Hoge Raad die betrekking hebben op de overgang van verplichtingen uit een licentieovereenkomst op een nieuwe rechthebbende/houder van intellectuele rechten.
De licentie op een auteursrecht kan in het licht van het voorgaande niet gekwalificeerd worden als een beperkt recht. Ondanks dat hier geen uitspraak van de Hoge Raad aan te halen
82
HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701. r.o. 3.3. Dit arrest ziet op een licentie op naburige rechten, voor dergelijke licenties is, net als voor licenties op auteursrechten, geen register voorhanden waarin deze ingeschreven kunnen worden. De regelingen inzake auteursrechten en naburige rechten komen dermate overeen dat dit arrest van overeenkomstige toepassing verklaard zou kunnen worden op auteursrechtlicenties.
83 HR 2 april 1993, NJ 1993, 573. r.o. 4.2. Ook hier ging het om een licentie op naburige rechten. 84 Zie in dit verband Van Engelen 2014, p. 405-407.
85
Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH7545
86
Hof Arnhem 24 februari 2009, LJN BH7545, r.o. 1.
16 is, lijkt vast te staan dat de auteursrechtlicentie geen zaaksgevolg heeft, hetgeen nu juist inherent is aan een beperkt recht.
1.4.5. Samenvatting
Uit het bovenstaande blijkt dat geen van de licenties op de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten, ingeschreven of niet ingeschreven, exclusief of niet-exclusief, gekwalificeerd kunnen worden als beperkt recht. Voorgaand leidt tot de conclusie dat alle licenties gezien dienen te worden als persoonlijke vorderingsrechten. Er zal verder in deze scriptie vanuit worden gegaan van de aanname dat licenties als persoonlijke vorderingsrechten gekwalificeerd dienen te worden waaraan in bepaalde gevallen een beperkte mate van derdenwerking toekomt. Opmerking verdient wel dat ondanks dat vrijwel alle hierboven aangehaalde auteurs uitgaan van de licentie als persoonlijk recht er door een groot aantal toch zaaksgevolg wordt toegekend aan de ingeschreven merk- en octrooilicenties. Geen van de auteurs biedt echter sluitende argumentatie voor de toekenning van dit zaaksgevolg die in overeenstemming is met ons algemene vermogensrecht. Folmer e.a. merken hierover nog op dat het constante beroep op de bijzondere aard van het intellectuele eigendomsrecht zo langzamerhand een dooddoener is die niet alle problemen in de praktijk kan oplossen.88
17
2. Algemeen; het faillissement & de curator
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de gevolgen van het faillissement in het algemeen, met een korte toepassing van de regels op een licentieovereenkomst gedurende het faillissement.
2.2. De procedure
In het vonnis van een faillietverklaring worden aangewezen een rechter-commissaris, en een of meer curatoren.89 De curator is vanaf het moment van de faillietverklaring belast met het beheer en de vereffening van de boedel.90 Kort samengevat is de curator de gerechtelijk bewindvoerder die onder het faillissementsbeslag liggende goederen beheert en vereffent ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.91 Voor deze scriptie is het van belang dat de curator in beginsel zal overgaan tot de verkoop van de in de boedel vallende intellectuele eigendomsrechten zodat hij de opbrengst hiervan kan uitdelen aan de gezamenlijke schuldeisers.92
2.3. Gevolgen van de faillietverklaring
De gevolgen van een faillietverklaring worden bepaald door de Faillissementswet.93 Vanaf het begin van de dag dat de faillietverklaring wordt uitgesproken verliest de schuldenaar (failliet) de beschikkingsbevoegdheid en het beheer over zijn vermogen.94 Dit geschiedt met terugwerkende kracht vanaf het begin van de dag waarop de faillietverklaring wordt uitgesproken. Het vermogen van de failliet zoals bedoeld in de Faillissementswet omvat zijn volledige vermogen inclusief hetgeen dat gedurende het faillissement wordt verkregen,95 maar exclusief de in de wet genoemde uitzonderingen.96 Het faillissement omvat alle vermogensrechten van de failliet, waaronder de intellectuele eigendomsrechten. Naast het 89 Art. 14 lid 1 Fw. 90 Art. 68 lid 1 Fw 91 Polak 2011, p. 210
92 Er zijn ook IE-rechten die buiten de boedel vallen, hier wordt later op terug gekomen. 93 Zie Titel I, deel 2 gevolgen van de faillietverklaring.
94 Art. 23 Fw. 95 Art. 20 Fw 96
Zie bijvoorbeeld art. 21 Fw waarin een aantal specifieke uitzondering genoemd worden voor goederen die buiten de boedel vallen zoals het bij de maker berustende auteursrecht, en art. 22a Fw waarin een uitzondering wordt gemaakt met betrekking tot de levensverzekering.
18 verlies van de beschikkingsbevoegdheid is de fixatie van het vermogen en de schulden van de failliet tevens een belangrijk gevolg van de faillietverklaring. Dit houdt in dat zowel de vermogensbestanddelen als de schulden van de schuldeisers van de failliet vast komen te staan en niet meer voor wijziging vatbaar zijn. Levering van in de boedel vallende vermogensbestanddelen is in beginsel niet meer mogelijk is.97
2.4. Vorderingen van schuldeisers
De voornoemde fixatie van de boedel houdt in dat een schuldeiser zijn vordering tot voldoening van enige verbintenis uit de boedel louter nog ter verificatie kan indienen bij de curator.98 Na verificatie van de vordering door de curator komt de schuldeiser op de uitdelingslijst te staan. Of een schuldeiser iets terug ziet van het bedrag of goed waarvoor de vordering wordt ingediend hangt af van de opbrengst van de boedel na verkoop, en van zijn rang in de keten van schuldeisers. Schuldeisers zonder een bevoorrechte positie zijn in beginsel concurrente schuldeisers, tenzij er sprake is van een achtergestelde vordering.99 Concurrente schuldeisers staan bijna helemaal achteraan wanneer het gaat om het uitdelen van uit de boedel afkomstige opbrengsten. De houders van beperkte zekerheidsrechten kunnen hun recht uitoefenen alsof er geen faillissement is uitgesproken.100 In het geval van gebruiksrechten, vruchtgebruik e.d., dient de curator rekening te houden met de rechten die op een zaak rusten in verband met het zaaksgevolg.101 De houder van een beperkt recht heeft een (veel) sterkere positie dan een “normale” schuldeiser.
2.5. Wederkerige overeenkomsten in faillissement
De faillissementswet bevat verschillende bepalingen die de omgang met overeenkomsten na faillissement bepalen. Eerder in deze scriptie is aangegeven dat de licentie in de meeste gevallen wordt vastgelegd in een wederkerige, obligatoire, duurovereenkomst. Een kenmerk van deze overeenkomst is dat er terugkerende rechten en plichten voor beide partijen uit voorvloeien. Een gevolg hiervan is dat beide partijen zolang de overeenkomst voortduurt nog niet volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. De hoofdregel met betrekking tot wederkerige overeenkomsten is te vinden in art. 37 lid 1 Fw. Dit artikel verwoordt dat indien
97 Art. 35 lid 1 Fw 98 Art. 26 Fw
99 Zie bijvoorbeeld art. 3:277 lid 2 BW 100
Art. 57 lid 1 Fw
101
Dit vloeit voort uit het absolute karakter van een goederenrechtelijk recht. Zie Snijders en Rank-Berenschot 2012, p. 49.
19 er sprake is van een wederkerige overeenkomst, welke van beide kanten niet of niet volledig is voldaan, de curator zijn bevoegdheid om nakoming te vorderen verliest indien hij niet binnen een door de wederpartij gestelde termijn aangeeft of hij de overeenkomst gestand wil doen.
Artikel 37 lid 1 Fw geeft niet in zoveel woorden weer wat het gevolg van het faillissement is met betrekking tot de wederkerige overeenkomst. De memorie van toelichting bij art. 37 Fw vermeldt echter het volgende; “de faillietverklaring oefent uit haar aard niet de minste
invloed uit op de bestaande wederkerige overeenkomsten”102. Uit het voorgaande is op te
maken dat de rechten en plichten uit een wederkerige overeenkomst in beginsel in stand blijven tenzij de wet anders bepaald.103
2.6. Het recht op wanprestatie van de curator en de gevolgen hiervan.
Art. 37 Fw heeft alleen betrekking op gevallen waarin beide partijen niet of gedeeltelijk de overeenkomst zijn nagekomen.104 In een dergelijk geval kan de curator ervoor kiezen om de overeenkomst gestand te doen. Hij kan er ook voor kiezen om deze geen gestand te doen. Artikel 37 Fw geeft de curator dus een actief recht tot wanprestatie (niet-nakomen) indien de overeenkomst nog nagekomen dient te worden door beide partijen.105 Voor 1 januari 1992 bepaalde artikel 37 Fw expliciet dat de overeenkomst in het geval van niet-gestand doen van rechtswege was ontbonden.106 Dat de wetgever in het nieuwe art. 37 Fw heeft gekozen om dit rechtsgevolg niet specifiek te vermelden maar wel de curator het recht ontzegt om nakoming van de overeenkomst te vorderen geeft blijk van de onwenselijkheid van de automatische ontbinding van de overeenkomst in het geval van niet gestand doen. Indien de curator besluit de overeenkomst geen gestand te doen heeft de wederpartij, in ons geval de licentienemer, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, via art. 6:277 BW of art. 6:87 BW.107
102 Polak 2011, p. 89
103 Zie bijvoorbeeld art. 35b, 38, 38a, 39 en 40 Fw 104 Art. 37 lid 1 Fw
105
HR 22 december 1998, NL 11990, 661 (Tiethoff q.q./NMB) en HR 3 november 2006, NJ 2007, 155 (Nebula)
106
Polak 2011, p. 93
20
2.7. Beperkingen op het recht van wanprestatie van de curator
De curator beheert de boedel in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Indien hij een overeenkomst gestand kan doen waaruit een netto108 voordeel voor de boedel voortvloeit zal hij hiertoe overgaan. Indien het gestand doen van een overeenkomst een netto nadeel bewerkstelligt voor de boedel dan is de curator gehouden om hier van af te zien. De curator zal dus per situatie en overeenkomst een afweging moeten maken om te bezien of er uit het gestand doen van de overeenkomst een voordeel of nadeel voor de boedel voortvloeit.109 Verstijlen verdedigt, in mijn optie terecht, dat ook indien het passief van de boedel door gestand doen niet direct toeneemt, er sprake kan van zijn van een nadeel. Bijvoorbeeld doordat er geen marktconforme tegenprestatie tegenover het gebruik van een goed staat of doordat een gebruiksrecht een waardedrukkend effect heeft op het betreffende goed.110 Ook hier dient de curator rekening mee te houden tijdens zijn oordeel inzake het gestand doen van de overeenkomst.
2.8. Toepassing van het voorgaande op de licentieovereenkomst
Indien we het voorgaande toepassen op een licentieovereenkomst die als onderwerp heeft een in de boedel vallend intellectueel eigendomsrecht zien we het volgende; de curator kan ervoor kiezen om de overeenkomst gestand te doen. In een dergelijk geval heeft de licentienemer geen probleem en kan hij zijn gebruiksrecht gewoon blijven uitoefenen en zijn tegenprestatie voldoen aan de boedel. Indien de curator besluit de overeenkomst niet gestand te doen kan de licentienemer er voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen. Een dergelijke schadevergoeding is een concurrente schuldvordering en deze dient ter verificatie bij de curator ingediend te worden. Als licentienemer is men vaak afhankelijk van het voortbestaan van een licentie en is een schadevergoeding, waarvan hij waarschijnlijk op zijn hoogst 2 á 4 procent terugziet na uitdeling niet erg aantrekkelijk. De tweede optie bij niet-gestand doen door de curator is het opschorten van de verplichtingen die tegenover de licentieverlening staan. Ook hier heeft de licentienemer niets aan als de bedrijfsvoering (gedeeltelijk) afhangt van de verleende licentie. Hij kan zijn gebruiksrecht immers niet meer uitoefenen. Een laatste optie bij niet gestand doen is het blijven uitoefenen van het verkregen gebruiksrecht. In het verleden bestond de opvatting dat een curator hier weinig tegen kon
108 Hiermee bedoelen we een positieve opbrengst na aftrek van de eventuele lasten of ander nadeel of een
voordeel ten opzicht van de huidige situatie waarin de curator bijvoorbeeld tegen meer gunstige voorwaarden het recht kan uitbaten.
109
Van Zanten 2012, p. 122 e.v.
21 ondernemen.111 Hij kon niet overgaan tot wanprestatie door niet te leveren; het gebruiksrecht is niet van materiële aard en het is al bij de licentienemer. Aan deze opvatting is een einde gekomen toen de Hoge Raad in 2006 het Nebula-arrest wees, hetgeen in het volgende hoofdstuk aan de orde komt.
22
3. De invloed van Nebula op de positie van licentienemers
3.1. Inleiding
In 2006 wees de Hoge Raad het arrest Nebula112. Dit arrest lijkt grote invloed te hebben op de manier waarop er naar licenties in het faillissement wordt gekeken. In dit hoofdstuk ga ik in op de rechtsfeiten met betrekking tot het arrest en de betekenis hiervan voor licenties gedurende het faillissement.
3.2. Samenvatting van Nebula
Deze zaak begon door het faillissement van de juridisch eigenaar van een pand, Nebula B.V. Nebula B.V. heeft op 24 december 1991 het pand in economisch eigendom113 overgedragen aan Donkelaar Supermarkt B.V. Op 27 december 1991 heeft Donkelaar Supermarkt B.V het economisch eigendom van het pand overgedragen aan Walton B.V. Nebula B.V. heeft hiervoor haar toestemming verleend. Op 24 maart 1999 wordt Nebula B.V. failliet verklaard. Op 1 juni 2000 na faillissement van de juridisch eigenaar verhuurt Walton B.V. het betreffende pand aan een derde.
3.2.1. Het geding in feitelijke instanties
Op 3 oktober 2002 heeft de curator van Nebula B.V. de huurders van het betreffende pand, verweerders in cassatie, gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. De curator vorderde ontruiming van het pand en stelt dat de huurders het pand bewonen zonder recht of titel ten opzichte van Nebula B.V.114 Op 25 juni 2003 oordeelt de rechtbank dat Walton B.V. ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst met de huurders hiertoe niet bevoegd was en dat er geen rechtsregel bestaat die met zich meebrengt dat de curatoren van Nebula B.V. gebonden zijn aan de door Walton B.V. onbevoegd gesloten huurovereenkomst.115 De rechtbank Amsterdam wijst de vordering van de curator toe. Tegen het eindvonnis hebben de huurders hoger beroep ingesteld. Op 17 maart 2005 vernietigt het gerechtshof Amsterdam het bestreden vonnis van de rechtbank Amsterdam en wijst de vordering van de curator af. De redenering
112
HR 3 november 2006, NJ 2007, 155
113 Economisch eigendom is een overeenkomst waarin alle rechten en plichten met betrekking tot een bepaald
onroerend goed aan een contractspartij worden toebedeeld. Het onroerend goed wordt echter niet geleverd aan de contractspartij. Hij wordt dan ok geen juridisch eigenaar omdat er geen inschrijving in de betreffende registers plaatsvind. De term economisch eigendom heeft geen zelfstandige betekenis en moet worden opgevat als een verbintenis tussen partijen. Zie HR 3 November 2006, NJ 2007, 155. r.o. 3.4.
114
HR 3 November 2006, NJ 2007, 155. r.o. 3.2.
23 die het Gerechtshof volgt is dat Walton B.V. het recht heeft om het pand te gebruiken op basis van de gesloten overeenkomst met Nebula B.V. Ingevolge art. 37 Fw brengt het feit dat Nebula B.V. failliet is geen verandering teweeg met betrekking tot de overeenkomst. Walton B.V. was gerechtigd om krachtens de overeenkomst, ook na faillissement van Nebula B.V., het huurgenot van het pand aan de huurders te verschaffen. Op basis van het voorstaande kon het Gerechtshof niet tot de conclusie komen dat de huurders het pand zonder recht of titel in gebruik hadden.116 Tegen het arrest van het Gerechtshof stelt de curator een beroep tot cassatie in.
3.2.2. Het geding in cassatie
In cassatie voert de curator van Nebula B.V. aan dat, ondanks het faillissement van Nebula B.V. de overeenkomst inzake het economisch eigendom niet van rechtswege deed eindigen, Walton B.V. het gebruiksrecht met betrekking tot het pand niet zou kunnen blijven uitoefenen. Walton B.V. kan ingevolge de stelling van de curator zijn persoonlijke recht niet tegenwerpen aan de curator. Als gevolg van het voorstaande kon Walton B.V. ook niet een tegen de boedel afdwingbare huurovereenkomst aangaan met de huurders met betrekking tot het pand.117
De Hoge Raad overweegt naar aanleiding van de klachten in cassatie het volgende. Ondanks dat art. 37 Fw met zich meebrengt dat er geen wijzigingen ontstaan met betrekking tot de verbintenissen die voorvloeien uit een wederkerige overeenkomst, dit niet betekent dat een schuldeiser van een wederpartij die failliet is verklaard zijn rechten kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement zou zijn uitgesproken. Indien een wederpartij wel de rechten uit de overeenkomst zou kunnen blijven uitoefenen dan zou dit volgens de Hoge Raad een onaanvaardbare doorbreking van de “paritas creditorum”118 betekenen omdat hij op deze wijze in feite het faillissement negeert. Hiervoor is slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde gevallen.119 Het is volgens de Hoge Raad niet rechtvaardig dat deze schuldeiser zijn vordering volledig voldaan ziet waar andere schuldeisers met een gelijke rang hun vordering ter verificatie in moeten dienen. Dit geldt ook indien de verbintenis voor de gefailleerde niet inhoudt een prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem in
116 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155. r.o. 3.2. 117
HR 3 november 2006, NJ 2007, 155. r.o. 3.3.
118
Het beginsel van gelijkheid van schuldeisers zoals neergelegd in art. 26 Fw.
24 eigendom toebehorende zaak te dulden.120 Tevens merkt de Hoge Raad op dat aanvaarding van het gebruik een goed beheer ten behoeve van de schuldeisers in ernstige mate zou kunnen bemoeilijken.121
Uit het voorgaande concludeert de Hoge Raad dat het Walton B.V. niet was toegestaan de huurovereenkomst met de verweerders aan te gaan. De huurovereenkomst kan dan ook niet aan de curator van Nebula B.V. worden tegengeworpen.
De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam en wijst de zaak voor verdere behandeling door naar het Gerechtshof in Den Haag.
3.3. Relevantie van Nebula voor licentienemers
Uit het hiervoor beschreven arrest wordt niet meteen duidelijk hoe deze zaak van invloed is op de verhouding tussen licentienemer en de curator van de licentiegever. In zijn conclusie stipt A.G. Huydekoper122 het belang van de voornoemde invulling van art. 37 Fw voor licenties aan. De belangrijkste les uit het voorgaande arrest is dat de curator het gebruik van een aan de failliet toebehorende zaak niet hoeft te dulden indien er geen sprake is van een uitzondering op de paritas creditorum.123
De vraag is of de voorgaande opvatting ook van toepassing is op licenties. In het Nebula arrest gaat het namelijk specifiek over het gebruiksrecht op een onroerende zaak en licenties op intellectuele eigendomsrechten rusten op vermogensrechten. De bewoordingen van de Hoge Raad lijken echter een algemene regel te verwoorden die op gebruiksrechten op alle goederen van toepassing is.124
Sinds het Nebula arrest lijkt dus vast te staan dat het gebruiksrecht van de licentienemer niet aan de curator kan worden tegengeworpen.125 Er is inmiddels een zaak bij de rechtbank Amsterdam gewezen waarin de curator de Nebula regel heeft ingeroepen tegen licentienemers van een aan de boedel toebehorend intellectueel eigendomsrecht. In deze zaak had
120 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155. r.o. 3.5. 121 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155. r.o. 3.5
122 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155, conclusie punt 20.
123 Zie o.a. Boekraad 2007, p. 49, Van Zanten 2007, p. en Jager & Weening 2008, p. 61 124
Boekraad 2007, p. 49 en Jager & Weening 2008, p. 67
125
Boekraad 2007, p. 49, Jager & Weening 2008, p. 67, Schaink 2009, p. 296 noemt deze gedachte de communis opinio. Van Engelen 2014, p. 441.
25 licentienemer echter al toegezegd geen gebruik te maken van de aan hem toegekende gebruiksrechten waardoor de vordering van de curator werd afgewezen; er was immers op dat moment geen (gevaar voor) doorbreking van de paritas creditorum.126 Een bevestiging van het standpunt dat het gebruiksrecht van de licentienemer niet aan de curator kan worden tegengeworpen, en Nebula van toepassing is op licentieovereenkomsten, laat echter nog op zich wachten.
Mijns inziens is de Nebula regel van toepassing op licentieovereenkomsten. Het sterkste argument hiervoor is dat de bewoording van de Hoge Raad geen ruimte laat voor een andere interpretatie. De Hoge Raad verwijst naar het beginsel van gelijkheid van schuldeisers en merkt daarbij op dat indien de curator een gebruiksrecht op een zaak dient te eerbiedigen dit tot gevolg heeft dat de gebruiker het faillissement onterecht kan negeren. Hiervoor is volgens de Hoge Raad slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde gevallen. Niet valt in te zien waarom de bewoordingen van de Hoge Raad niet opgaan voor gebruiksrechten op vermogensrechten. Ook indien de gebruiker van het vermogensrecht mag verwachten dat de curator dit eerbiedigt heeft dit tot gevolg dat deze gebruiker het faillissement onterecht kan negeren, tenzij hij zich kan beroepen op een uitzonderlijk, in de wet uitdrukkelijk geregeld geval. Welke gevallen de Hoge Raad hiermee bedoelt is niet duidelijk. Mijns inziens doelt de Hoge Raad in ieder geval op beperkte rechten, expliciete uitzonderingen in de Faillissementswet en bepalingen in de wet die zaaksgevolg toekennen aan persoonlijke rechten.127 Of de bepalingen inzake derdenwerking in de ROW en het BVIE uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde gevallen zijn hangt mijn inziens af van de omvang van de hieruit voortvloeiende derdenwerking. Eerder in deze scriptie heb ik betoogd dat uit deze specifieke bepalingen geen (volledige) absolute werking/zaaksgevolg voortvloeit.128 Het lijkt mij dan ook te ver gaan om de bepalingen inzake derdenwerking in de specifieke intellectuele eigendomswetten te kwalificeren als uitdrukkelijk, in de wet geregelde gevallen waar de curator rekening mee dient te houden.
126
Vzgr Rb. Amsterdam, 16 augustus 2007, KG ZA 01261 (Flodder 3)
127
Bijvoorbeeld art. 7:226 BW inzake huur en art. 7:361 inzake pacht.
26
4. De positie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever
4.1. Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet op welke wijze er omgegaan dient te worden met licenties ten tijde van het faillissement van de licentiegever. Het faillissement van de licentiegever heeft in beginsel geen invloed op het bestaan van de licentieovereenkomst, maar nakoming van de licentieovereenkomst kan niet worden afgedwongen.129 De licentieovereenkomsten op de besproken intellectuele eigendomsrechten kunnen, in welke vorm dan ook, niet gekwalificeerd worden als beperkte rechten.130 De Nebula regel, het recht van de curator op wanprestatie (actief frustreren) in geval van een gebruiksrecht, is van toepassing op licentieovereenkomsten.131 De vraag is echter of de curator ondanks zijn recht op wanprestatie wel dient over te gaan tot wanprestatie gedurende het faillissement, dit in het kader van het voor- of nadeel dat daaruit voortvloeit.132
In dit hoofdstuk zal ik mijn conclusies trekken met betrekking tot de gevolgen voor licenties ten tijde, en na afwikkeling, van het faillissement.
4.2. Licenties gedurende het faillissement
Met de vaststelling dat de besproken licenties geen beperkte rechten zijn, en dat de Nebula regel van toepassing is op licentieovereenkomsten, staat het keuzerecht van de curator op gestand doen of niet gestand doen vast. In beginsel is hij in deze keuze vrij.133 Hij zal op basis van de voor hem beschikbare informatie inzake de kosten en baten een keuze maken. In het geval hij de overeenkomst gestand doet, doen er zich geen problemen voor; de licentienemer kan zijn gebruiksrecht blijven uitoefenen. Indien hij de overeenkomst niet gestand doet kan de licentienemer hiertegen op grond van art. 69 Fw bij de rechter-commissaris in zijn hoedanigheid als schuldeiser in het geweer komen indien hij van mening is dat de boedel wel gebaat is bij het gestand doen.134 Indien de licentienemer in het ongelijk gesteld wordt bij de
129 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 5 van deze scriptie. 130 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.4. van deze scriptie. 131 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3 van deze scriptie. 132
Zie hoofdstuk 2, paragraaf 7 van deze scriptie.
133
Van Zanten 2012, p. 132.
27 rechter-commissaris dan is hij aangewezen op hoger beroep bij de rechtbank,135 met de mogelijkheid van cassatie.136
De licentienemer die zich geconfronteerd ziet met het feit dat het niet gestand doen van zijn licentieovereenkomst een voordeel voor de boedel met zich meebrengt kan dus niet anders dan de beslissing van de curator accepteren en overgaan tot ontbinding en vorderen van schadevergoeding.137 Indien hij hiertoe over gaat komt de licentienemer op de uitdelingslijst als concurrente schuldeiser en moet hij afwachten welk percentage van zijn schadevordering hem toekomt.
4.3. Licenties na overdracht van het moederrecht uit faillissement
Eerder in deze scriptie is betoogd, in afwijking van de communis opinio, dat licenties op de besproken intellectuele rechten, ingeschreven en niet ingeschreven, exclusief en niet-exclusief, geen zaaksgevolg hebben. Van de kenbare en ingeschreven licenties op merk- en octrooirechten staat wel vast dat daar een bepaalde mate van derdenwerking vanuit gaat, echter alleen met betrekking tot de bevoegdheden zoals deze aan de licentienemer toegekend zijn in de specifieke intellectuele eigendomswetten, zoals het vorderen van schadevergoeding.
Gevolg van het voorstaande is dat een licentienemer, die zich geconfronteerd ziet met een derdenverkrijger van het onderliggende moederrecht uit faillissement, zijn gebruiksrecht niet tegen deze derdenverkrijger kan inroepen. De licentie heeft immers geen werking tegen hem wegens het ontbreken van het vereiste zaaksgevolg.
4.4. Uitzondering: de auteursrechtelijke beslagexceptie
Er bestaat een specifieke licentienemer die ontkomt aan de in de vorige paragrafen vastgestelde gevolgen van het faillissement van de licentiegever, namelijk de licentienemer die een licentie bedongen heeft op een auteursrecht dat niet binnen de boedel valt. Ingevolge art. 2 lid 3 Aw is een auteursrecht dat bij de originele maker berust niet vatbaar voor beslag, ook niet voor het faillissementsbeslag. De curator heeft dus geen zeggenschap over dit auteursrecht en de wederkerige overeenkomsten die met betrekking tot dit auteursrecht
135
Art. 67 lid 1 Fw
136
Art. 398 Rv.
28 gesloten zijn en kan dus ook niet overgaan tot wanprestatie.138 De royalty’s voortvloeiend uit de licentieovereenkomst vallen echter wel binnen de boedel.
29
5. De verbetering van de positie van de licentienemer.
5.1. Inleiding
Uit het voorgaande blijkt dat de licentienemer die een licentie heeft op een intellectueel recht van een failliete licentiegever in de meeste gevallen niet sterk staat. Gedurende het faillissement heeft de licentienemer een zeer zwakke positie; hij zal zijn gebruik van het betreffende intellectuele recht moeten staken indien de curator dit in het belang van de boedel acht. Na afwikkeling van het faillissement en de verkoop van het aan de licentie ten grondslag liggende moederrecht is het, mijns inziens, duidelijk dat een licentie op de in het vorige hoofdstuk genoemde intellectuele eigendomsrechten niet tegen een derdenverkrijger kan worden ingeroepen. De positie van een licentienemer waarvan de licentiegever failliet gaat is over de gehele linie genomen ronduit slecht te noemen. Vanwege het voorgaande zal ik in dit hoofdstuk een aantal in de literatuur geopperde ideeën bespreken om te bezien of de positie van de licentienemer op deze wijze versterkt kan worden. Als laatste wordt gekeken naar de wijzigingen die de wetgever kan doorvoeren om de positie van de licentienemer te verbeteren.
5.2. Ideeën in de literatuur
5.2.1. Huur
Al in de jaren ’90 van de vorige eeuw werd de optie van het kwalificeren van de licentieovereenkomst als huur opgeworpen.139 Deze kwalificatie is voordeling voor de licentienemer omdat de curator de beëindiging van huur niet kan bespoedigen en een derdenverkrijger van het verhuurde gebonden is aan de huurovereenkomst.140 De kwalificatie van de licentieovereenkomst als huurovereenkomst kan echter niet opgaan.141 Huur kan betrekking hebben op een vermogensrecht voor zover de strekking van die bepalingen of de aard van het recht zich daartegen niet verzet.142 In de kamerstukken inzake de totstandkoming van titel 7.4 (huur) vermeldt de wetgever uitdrukkelijk dat de bepalingen in deze titel zich geheel niet lenen voor de toepassing op het in gebruik geven van vermogensrechten waarvoor geheel andere behoeften kunnen bestaan dan waarmee rekening gehouden bij de totstandkoming. Hier voegt de wetgever letterlijk aan toe “men denke bijvoorbeeld aan
139 In de jaren 90, Quaedvlieg, 1995, p. 234, en later Jager en Weening 2008, p. 62, Folmer e.a. 2008, p. 172,
Schaink 2009, p. 297 en Van Engelen 2009, p. 304 staat kort stil bij de kwalificatie van de licentie als huur maar gaat hier verder niet op in.
140
Art. 7:226 BW
141
Folmer e.a. 2008, p. 172.
