Analyse rechtspraak EOB inzake plausibiliteit bij nawerkbaarheid

Uit de hierboven besproken jurisprudentie in H 3.1. valt af te leiden dat plausibiliteitsproblemen zich in het kader van nawerkbaarheid kunnen voordoen bij conclusies waarvan het bereiken van een bestreden effect een functioneel kenmerk van de conclusie uitmaakt. Meestal zal dit om een SMU-uitvinding gaan.199 _{De reden hiervoor is dat juist bij SMU-octrooien er een groot} gevaar voor speculatie bestaat. Bij octrooien die zien op een nieuw product (bijvoorbeeld een nieuwe geneeskrachtige stof), zal voor de vakman meestal direct duidelijk zijn of de uitvinding

196 _{Anders leidt dit tot nietigheid wegens een gebrek aan nieuwheid, zie Huydecoper e.a. 2016, p. 82;. Burrichter, Kirchhofer & Muller, iAM}

14 mei 2019, par. 2 - 6. Zie ook bijv. TKB EOB 7 juli 2011,T 7/07, ECLI:EP:BA:2011:T000707.20110707 (Contraceptive pills), ro. 3.6.

197 _{Zie H-2.} 198 _{Zie H-2.}

199 _{Denkbaar is dat echter dat dit ook het geval zou kunnen zijn bij second non-medical use octrooien. Zie hierover EPO 2019 (II) G.VI.7.2;}

Page 39 of 60

voldoende nawerkbaar is geopenbaard in het octrooi. Als de vakman door toepassing van de leer van het octrooi het product kan verkrijgen, is de uitvinding nawerkbaar; anders niet.200 Maar bij SMU-octrooien hoeft er (om te voldoen aan het klassieke nawerkbaarheidsvereiste) geen enkele informatie in het octrooi te staan waaruit kan worden afgeleid dat de uitvinding werkt.201 _{Zoals Sumption SCJ terecht in het Warner-Lambert-arrest van de UK Supreme Court} stelt, is strikt genomen het enige wat de octrooihouder moet openbaren, zodat de uitvinding (feitelijk) nawerkbaar is, de nieuwe toepassing voor de stof (de stof zelf is immers al bekend, en de vakman zal weten hoe deze te verkrijgen). Hierdoor zou datgene waaruit blijkt dat de uitvinding nawerkbaar is in het geheel uit het octrooischrift kunnen worden weggelaten.202 Volgens Sumption SCJ is het hierdoor onvoldoende om enkel te verwijzen naar een bekende verbinding en te beweren dat deze effectief is voor de behandeling van een bepaalde ziekte; de octrooihouder moet op zijn minst plausibel maken dat dit zo is.203 _{"Without some disclosure of} how or why the known product can be expected to work in the new application, it would be possible to patent […]known compounds for the purpose of treating every conceivably relevant condition without having invented anything at all, in the hope that trial and error might in due course show that the product was efficacious in treating at least some of them."204

Dit standpunt lijkt mij juist. Bij SMU-octrooien schieten de klassieke vereisten van octrooieerbaarheid tekort om zuiver speculatieve octrooien te voorkomen, en is er dus een bepaalde speculativiteits- c.q. plausibiliteitstoets vereist. Ik ben het dan ook eens met de lijn van jurisprudentie van het EOB inzake nawerkbaarheid, die is begonnen bij SALK.205 _Bij SMU-octrooien is om speculatie te voorkomen terecht ofwel enig bewijs voor het effect in het octrooi vereist (bijvoorbeeld in de vorm van experimenteel bewijs of een theoretisch concept dat vanuit het oogpunt van de vakman direct en ondubbelzinnig betrekking zal hebben op de therapeutische toepassing)206_{, ofwel moet dit effect kunnen worden afgeleid uit de stand van} de techniek of algemene vakkennis207_.208 _{Het is naar mijn mening bij SMU-octrooien in ieder} geval onvoldoende om te stellen dat een SMU-uitvinding voldoende nawerkbaar is geopenbaard indien niet op voorhand onaannemelijk is dat de stof het bestreden effect vertoont.

200 _{Zie hierover uitvoerig [2018] UKSC 56, par. 19.} 201 _Idem. 202 _Idem. 203 _{Idem, par. 20.} 204 _{Idem, par. 22.} 205 _{Zie p. 25 hierboven.} 206 _Idem.

207 _{In dit laatste geval zal naar mijn mening de uitvinding sneller lijden aan een inventiviteitsgebrek, aangezien de geschiktheid van de bekende}

stof voor de geclaimde indicatie kennelijk al (in zekere mate) viel af te lijden uit de stand van de techniek.

Page 40 of 60

Daarmee wordt zuivere speculatie immers niet uitgesloten. Bij SMU-octrooien zal het vaak (ook in gevallen van zuivere speculatie) het geval zijn dat het niet op voorhand onaannemelijk is dat stof X vanwege bepaalde bekende kenmerken zal werken tegen ziekte Y. Dat betekent echter niet dat een stelling in een octrooi dat stof X werkt tegen ziekte Y niet speculatief is – het gaat immers om niets meer dan een hypothese.

Het oordeel van de TKB in de T 1868/16 beslissing dat een verklaring van de octrooiaanvrager dat hij op de prioriteitsdatum al bekend was met positieve resultaten van proeven die de werking van een bekende stof voor een geclaimde indicatie aantonen ontoereikend is, lijkt mij, gelet op het voornoemde principle of commensurancy, juist.209 _{Bij nawerkbaarheid gaat het er} immers om dat de beschrijving van de uitvinding "zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige (de vakman) deze uitvinding kan toepassen".210 _{Op de blote stelling in een octrooi} dat een bepaalde stof werkzaam is tegen een bepaalde ziekte kan de vakman niet voortbouwen, en zal hij zelf moeten onderzoeken of dat wat er wordt geclaimd daadwerkelijk werkt – iets wat juist op het gebied van geneesmiddelen kostbaar en tijdrovend is.211

Concluderend ben ik van mening dat bij SMU-octrooien de gemiddelde vakman in de afwezigheid van enig experimenteel bewijs of onderbouwde theoretische verklaring voor de stelling dat stof X geschikt is voor specifiek de behandeling van ziekte Y, zuiver speculatief zal achten – tenzij dit al op een logische manier volgt uit de stand van de techniek.212 _{In het} kader van nawerkbaarheid is buiten het geval van SMU-octrooien voor een plausibiliteitstoets geen plaats – in andere gevallen schieten de klassieke vereisten voor octrooieerbaarheid immers niet tekort om zuiver speculatieve octrooien te voorkomen.

5.3 Analyse rechtspraak EOB inzake plausibiliteit bij Inventiviteit