4.1.1 Duitsland
Algemene bepalingen met betrekking tot licentieovereenkomsten zal men niet tegenkomen in het Duitse BGB. De licentieovereenkomst wordt echter wel genoemd in een aantal speciale wetten die zien op intellectuele eigendomsrechten. Voor octrooien (§15 II PatG), merken (§30 MarkenG), auteursrechten (§31 UrhG) en software (§69a jo. §31 UrhG) is een wettelijke basis terug te vinden.133 In tegenstelling tot het Nederlandse recht wordt er in het Duitse recht wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen de exclusieve (ausschließliches Lizenz) en de niet-exclusieve licentie (einfaches Lizenz) voor de bepaling van het
rechtskarakter. De licentienemer die een exclusieve licentie verkrijgt, heeft een exclusief (zakelijk) gebruiksrecht in handen. Hiermee neemt de licentienemer een zeer sterke positie in aangezien hij in beginsel naast de exclusieve exploitatiebevoegdheid ook een exclusief gebruiksrecht heeft en de licentie tegen derden en de licentiegever kan tegenwerpen.134 Op grond van art 14 GG (Duitse grondwet) wordt de houder van een exclusieve licentie ook als eigenaar gezien.135 Daarnaast bestaat er de niet-exclusieve licentie waarbij de licentiegever naast de licentienemer ook aan anderen identieke rechten kan verlenen en gebruik mag maken van het onderwerp van de licentieovereenkomst en is de licentienemer niet gerechtigd om zelfstandig op te treden tegen inbreukmakers.136 In Duitsland wordt de exclusieve licentie dus gezien als een absoluut recht en is daarmee een zakelijk recht dat kan worden tegengeworpen aan de curator. De niet-exclusieve licentie daarentegen wordt gezien als een persoonlijk vorderingsrecht.
Het Duitse rechtssysteem bepaalde in art. 21 Konkursordnung (hierna: KO) 137 dat huur- en pachtovereenkomsten in het faillissement, van de verhuurder of verpachter, tegen de boedel werkzaam bleven.138 De heersende opvatting was dat de bepaling van art. 21 KO analoog kon worden toegepast ten aanzien van licentieovereenkomsten.139 Hierdoor bleven niet-
133 Voor licentieovereenkomsten met als onderwerp modellen (§22 II GebrMG) en tekeningen (§31 GeschmMG) is ook een wettelijke basis te vinden. Deze IE-rechten vallen echter buiten de reikwijdte van deze scriptie.
134 Lenselink 2005, p. 112. & Wroblewski 2009, p. 3. 135 Timmann 2008, P.15.
136
Lenselink 2005, p.120. 137 Geldend recht tot 31-12-1998.
138 § 21 lid 1 KO : ‘Hatte der Gemeinschuldner einen von ihm vermieteten oder verpachteten Gegenstand dem Mieter oder dem Pächter vor
der Eröffnung des Verfahrens überlassen, so ist der Miet- oder Pachtvertrag auch der Konkursmasse gegenüber wirksam.’
139 Cepl, 2000, p. 357-359.
exclusieve licenties faillissementsbestendig in het faillissement van de licentiegever en kreeg de licentienemer een separatisten status toegekend.
Op 1 januari 1999 is ter vervanging van de KO de Insolvenzordnung (Hierna: InsO) inwerking getreden. De introductie van deze nieuwe wet hield ook meteen een, door de wetgever niet bedoelde, verandering voor de licentiepraktijk in.140 Dit had te maken met het feit dat de wetgever zich oorspronkelijk geen verandering in de licentiepraktijk had
voorgenomen.141 Uit §1 Inso blijkt dat de nieuwe regelgeving niet alleen gericht is op de belangen van de schuldeisers en dat hun vorderingen worden voldaan, maar dat de Duitse regelgeving zich ook richt op de mogelijkheid om de failliete onderneming een doorstart te laten maken.142 De Duitse insolventieprocedure kan worden opgesplitst in twee fasen, namelijk de voorlopige (§§11 e.v. InsO) en de definitieve insolventieprocedure (§§27 e.v. InsO), met ieder een eigen curator en een eigen takenpakket.143 Zo is de voorlopige curator verantwoordelijk voor het bewaken van de boedel,144 dient hij te onderzoeken of de kosten van de procedure gedragen kunnen worden door de failliete boedel145 en draagt hij
verantwoording voor het voortzetten van een tot de boedel behorend bedrijf. Slechts met toestemming van de rechter mag de voorlopige curator er voor kiezen om de onderneming niet voort te zetten. De definitieve curator is daarentegen weer verantwoordelijk voor de vereffening van het vermogen van de failliet146 en de verdeling van de opbrengsten onder de schuldeisers.147 Vanaf het moment van faillietverklaring kan de schuldenaar niet meer beschikken over zijn vermogen aangezien de beschikkingsbevoegdheid vanaf dat moment bij de curator ligt en zijn vermogen in de failliete boedel valt.148
Ook in Duitsland geldt in beginsel de gelijkheid van crediteuren (Grundsatz der
Gleichbehandlung der Gläubiger). Boedelschulden en schuldeisers met een zekerheidsrecht dienen met voorrang te worden voldaan door de curator.149 Separatisten kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is.150 Een groot verschil met Nederland is dat in de Duitse insolventieprocedure schuldeisers veel meer invloed kunnen uitoefenen. Zo vindt het
140 Dengler e.a. 2006, p.678-679. 141 Dengler e.a. 2006, p.680.
142 §22 lid 2 jo. §162 InsO.
143 Vaak is de voorlopige en de definitieve curator wel dezelfde persoon. 144 §22 lid 1 InsO. 145 §22 lid 1 InsO. 146 §159 lid 1 InsO. 147 §174 e.v. InsO. 148 §80 jo §148 InsO. 149 §53 InsO, §50 jo §51 InsO. 150 §47 InsO.
toezicht op de curator niet plaats door een rechter maar door een crediteurenvergadering of, in geval van een omvangrijke zaak, door een crediteurencommissie.151 Naast het toezicht op de curator is een dergelijke commissie tevens bevoegd om toestemming te verlenen voor het verrichten van belangrijke transacties en/of rechtshandelingen door de curator152 en geven zij goedkeuring voor de uitbetaling aan schuldeisers.153
Het oude §17 lid 1 KO is inmiddels vervangen door §103 InsO.154 Dit artikel geeft de curator de keuze om de licentieovereenkomst te respecteren of niet. Uit de tekst van het wetsartikel blijkt dat er wel sprake moet zijn van wederkerigheid en dient de overeenkomst niet of niet volledig te zijn nagekomen ten tijde van het uitspreken van het faillissement. De opvolger van §21 KO is te vinden in §108 InsO. Het verschil tussen beide artikelen komt naar voren in het eerste lid van §108 InsO.155 Daaruit blijkt dat de curator gehouden is om huur- en/of pachtovereenkomsten ten aanzien van onroerend goed en (bedrijfs)ruimten te respecteren. Deze toevoeging maakt analoge toepassing ten aanzien van licentieovereenkomsten erg lastig. De Duitse rechter heeft dan ook geoordeeld dat er geen beroep kan worden gedaan op analoge toepassing van het artikel.156 Deze opvatting heeft echter tot de nodige weerstand geleid. Men vreest voor de economische positie en onderzoekspositie van Duitsland ten opzichte van landen zoals Amerika en Japan waar de licentienemer een sterkere positie heeft.157 De angst bestaat dat belangrijke bedrijven zich niet meer in Duitsland zullen vestigen vanwege de verminderde positie van de licentienemer.158
De Duitse regering heeft op 22 augustus 2007 een wetsvoorstel (§108a InsO)159 gedaan om de juridische positie van de niet-exclusieve licentienemer weer te herstellen naar het oude niveau waardoor de licentienemer niet meer geraakt wordt door het faillissement van de licentiegever. De eerste zin verklaarde de licentieovereenkomst als het ware onschendbaar.
151 Een crediteurenvergadering en/of crediteurencommissie komt in het Nederlandse faillissementsrecht ook voor maar heeft in vergelijking met het Duitse recht minder invloed.
152 §160 lid 2 InsO 153 §187 lid 3 InsO 154
Dit artikel kan vergeleken worden met art. 37 Fw.
155 § 108 InsO (I) M iet- und Pachtverhältnisse des Schuldners über unbewegliche Gegenstände oder Räume sowie Dienstverhältnisse des Schuldners bestehen mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort.
156 Bundesgerichtshof 2005, NJW 2006, 915. 157 Schleich & Götz 2008, p. 58.
158 Schleich & Götz 2008, p. 58. 159
§ 108a InsO-E (2007) luidde als volgt:’Ein vom Schuldner als Lizenzgeber abgeschlossener Lizenzvertrag über ein Recht am geistigen Eigentum besteht mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. Dies gilt für vertragliche Nebenpflichten nur in dem Umfang, als deren Erfüllung zwingend geboten ist, um dem Lizenznehmer eine Nutzung des geschützten Rechts zu ermöglichen. Besteht zwischen der im Lizenzvertrag vereinbarten Vergütung und einer marktgerechten Vergütung ein auffälliges Missverhältnis, so kann der Insolvenzverwalter eine Anpassung der Vergütung verlangen; in diesem Fall kann der Lizenznehmer den Vertrag fristlos kündigen.’
Ondanks het faillissement van de licentiegever wordt de overeenkomst niet geraakt en zal de curator deze moeten respecteren. De tweede zin bepaalde dat de curator alleen gehouden is om secundaire verplichtingen voortvloeiende uit de licentieovereenkomst na te komen indien de licentienemer er anders geen gebruik meer van zou kunnen maken. De derde en tevens laatste zin gaf de curator de mogelijkheid om de licentievergoeding aan de licentiegever marktconform aan te passen indien nodig. Dit wetsontwerp heeft de nodige kritiek
opgeleverd en is op 18 januari 2012 weer aangepast.160 Zo is in de aangepaste versie bepaald dat indien de curator op grond van §103 InsO de licentieovereenkomst niet nakomt, de (sub)licentienemer een maand de tijd heeft om van de curator een nieuwe
licentieovereenkomst, met behoud van de rechten voortvloeiende uit de licentie, te eisen onder redelijke voorwaarden.161 Daarnaast dienen de kosten, gemaakt ter voorbereiding van het gebruik, van de licentie te worden meegewogen voor zover deze de waarde van de licentie verhogen. De rechten uit hoofde van de originele licentieovereenkomst blijven onverkort gelden tot de sluiting van een nieuwe overeenkomst. Daarnaast moet er binnen drie maanden nadat de licentienemer een voorstel heeft gedaan een nieuwe
licentieovereenkomst tot stand zijn gekomen. Inmiddels is bekend geworden dat de Duitse regering ook dit wetsvoorstel heeft ingetrokken.162 Hiermee geldt er in Duitsland dus een vergelijkbare situatie voor een niet-exclusieve licentienemer als in Nederland. Zoals al eerder opgemerkt kan de exclusieve licentienemer zijn licentie tegenwerpen aan de curator omdat licenties in het Duitse recht als een beperkt recht worden gekwalificeerd.
4.1.2 Verenigde Staten van Amerika
In Amerika is men in geval van een faillissement aangewezen op de Bankruptcy Reform Act of 1978 ook wel de Bankruptcy Code (hierna: BC) genoemd. De BC is een federale wet die onderdeel uitmaakt van de United States Code (hierna: U.S.C.) en geeft de Bankruptcy Courts, die weer onderdeel zijn van de District Courts in verschillende staten, de
bevoegdheid om te oordelen omtrent faillissementen.163 Het Amerikaanse faillissementsrecht is er voornamelijk op gericht schuldenaren een doorstart te laten maken.164 Het faillissement
160 § 108a InsO-E (2012) luidt als volgt: ‘Lehnt der Insolvenzverwalter nach § 103 die Erfüllung eines Lizenzvertrages ab, den
der Schuldner als Lizenzgeber ist,
vom Verwalter oder einem Rechtsnachfolger den Abschluss eines neuen Lizenzvertrages verla
angemessenen B edingungen die w eitere N ue
angemessene Beteiligung der Insolvenzmasse an den Vorteilen und E rtragen des Lizenzneh
sicherzustellen; die A ufw endungen des Lizenznehmt
erhöhend auf die Lizenz auswirken.’
161 Zie voetnoot 155.
162 Berger 2013, p. 1.
163 Menell 2007, p. 751.
164 U.S. Supreme Court 1934: Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234, 244.
vangt aan door een aanvraag hiertoe in te dienen bij een Bankruptcy Court. Hierdoor ontstaat er een aparte entiteit, een Bankruptcy Estate,165 bestaande uit het vermogen van de
schuldenaar op het moment van faillissement (maar ook goederen die gedurende het faillissement worden gekregen behoren tot de Estate) beheerd door de curator. Daarnaast worden alle activiteiten van schuldeisers om hun vorderingen te innen van rechtswege opgeschort, ook wel automatic stay genoemd.166 De curator wordt aangewezen door een United States Trustee (hierna: UST).167 Een UST is verantwoordelijk voor een snel en effectief verloop van de insolventieprocedure en waakt voor bedrog, oneerlijkheid en misleiding gedurende het faillissement.168 In het kader van dit onderzoek is het interessant om de volgende twee insolventieprocedures nader te bekijken: Liquidation (hoofdstuk 7 BC) en Reorganization (hoofdstuk 11 BC).
Liquidation is er op gericht om het vermogen van de schuldenaar te vereffenen en de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers.169 Een dergelijke procedure kan worden
ingesteld tegen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.170 Dit kan op vrijwillige basis door de schuldenaar gebeuren of op onvrijwillige basis door de schuldeisers.171 Is er sprake van een onvrijwillige procedure dan dient er op grond van s. 303 U.S.C. aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan: schulden die niet door zekerheid gedekt zijn, moeten minstens $10.000,- bedragen en zijn er meer dan twaalf schuldeisers, dan dienen minstens drie de onvrijwillige procedure aanvraag te steunen. Tevens dient de schuldenaar op te zijn
gehouden met het betalen van schulden die opeisbaar zijn geworden. De taken van de curator zijn zoals al eerder aangegeven o.a. bezittingen te gelde maken en de opbrengst verdelen onder de schuldeisers. De curator is gerechtigd om alle bezittingen van de schuldenaar te gebruiken, verkopen of verhuren om zo hun waarde te gelde te maken.172 Tevens kan hij er voor kiezen om bepaalde bezittingen te verwerpen indien deze een last voor de boedel vormen.173 Daarnaast heeft de curator de bevoegdheid vorderingen te vernietigen die bepaalde schuldeisers bevoordelen ten gunste van de overige crediteuren en deze transactie vlak voor het faillissement heeft plaatsgevonden.174 Indien het liquidatieproces is voltooid vindt in beginsel kwijtschelding plaatst van de resterende schulden van de schuldenaar. Deze
165 De failliete boedel. 166 s. 362 sub a U.S.C.
167 Een UST is een overheidsfunctionaris. 168 Huls 1999, p. 10.
169 s. 541 sub a U.S.C. 170
s. 109 sub b jo. s. 101 sub 33 U.S.C. 171 s. 301 U.S.C.
172 s. 363 U.S.C. 173 s. 554 U.S.C.
174 Vergelijkbaar met de Nederlandse faillissements pauliana.
kwijtschelding is niet van toepassing voor rechtspersonen.
De reorganistatieprocedure van hoofdstuk 11 BC is gericht op in de basis gezonde rechtspersonen te beschermen die in de problemen zijn geraakt door economische omstandigheden.175 Met deze procedure wordt beoogd ondernemingen een evenwichtig middel te bieden om met schuldeisers te kunnen blijven onderhandelen door middel van een reorganisatie.176 Een ieder die op grond van hoofdstuk 7 BC de bevoegdheid toekomt om een faillissementsaanvraag in te dienen kan ook op grond van hoofdstuk 11 BC een procedure starten. Voor de onvrijwillige procedure geldt als voorwaarde dat drie of meer concurrente schuldeisers gezamenlijk een vordering van meer dan $10.000,- hebben of indien er minder dan twaalf schuldeisers zijn die geen zekerheidsrecht in handen hebben, er minstens één schuldeiser is met een vordering van minimaal $10.000,-. Daarnaast geldt ook nu weer dat de schuldenaar moet zijn opgehouden met het betalen van opeisbare schulden. Gedurende de procedure kan zowel de curator als het management, debitor in possession (hierna: DIP), de onderneming besturen.177 Vervolgens wordt er een reorganisatieplan opgesteld dat door de schuldeisers dient te worden goedgekeurd waarna bekrachtiging door de Bankruptcy Court plaatsvindt.178 Voor bekrachtiging door de rechter is in beginsel vereist dat de meerderheid van de schuldeisers instemt met het reorganisatieplan. In sommige gevallen kan de rechter bezwaren van de schuldeisers die niet hebben ingestemd met het plan verwerpen op grond van s. 1129 sub b U.S.C., ook wel de ‘cram down’-bepaling genoemd, indien aan alle overige vereisten van s. 1129 sub a U.S.C. is voldaan.
De curator of DIP komt ruime bevoegdheid toe ten aanzien van contracten waar de
schuldenaar partij bij is. Op grond van s. 365 U.S.C. heeft een hoofdstuk 11 BC schuldenaar de keuze om executory contracts te beëindigen, over te dragen (verkopen) of na te komen afhankelijk van de rendabiliteit. De definitie van de term executory contracts is niet
gecodificeerd in de BC. Volgens de heersende leer179 gaat het om contracten waarbij partijen nog niet volledig zijn nagekomen en waarbij niet-nakoming wanprestatie kan opleveren.180 Hoewel intellectuele eigendomslicentieovereenkomsten niet automatisch onder de categorie executory contracts worden geschaard is uit de praktijk gebleken dat de meeste intellectuele eigendomslicentieovereenkomsten voldoen aan de eisen die de heersende leer stelt.181
175 Huls 1999, p. 27. 176 Huls 1999, p. 27. 177
Zie ook s. 1108 U.S.C. 178 s. 1129 sub a U.S.C. 179 The Countryman test. 180 Riley & Annis 2012, p. 11. 181 Menell 2007, p. 756.
Toepassing van s. 365 U.S.C. door de curator of de DIP kan voor een licentienemer grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld indien de licentieovereenkomst niet wordt nagekomen. Naar Amerikaans recht betekent de niet-nakoming echter niet per definitie het einde van de overeenkomst en daarmee het recht van de licentienemer om gebruik te maken van het gelicenseerde. S. 365 sub n U.S.C. kan bescherming bieden aan licentienemers. Dit artikel geeft de licentienemer de mogelijkheid om (i) de beëindiging van de overeenkomst te aanvaarden en eventueel schadevergoeding te vorderen of (ii) te kiezen voor het behoud van zijn rechten en daarmee zijn recht om gebruik te kunnen blijven maken van het
gelicenseerde. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de licentienemer kan alleen kiezen voor behoud van zijn rechten indien deze al bestonden voordat de
faillissementsprocedure werd aangevraagd en de licentienemer is verplicht om royalty’s te blijven betalen aan de licentiegever. Ook kan er geen schadevergoeding meer worden gevorderd.182 Licentieovereenkomsten met betrekking tot octrooien, auteursrechten en handelsgeheimen vallen binnen de reikwijdte van dit artikel. Merkenrechten vallen officieel buiten de scope hoewel in 2012 een Amerikaanse rechter in de Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing LLC-zaak183 heeft bepaald dat ook
licentieovereenkomsten met betrekking tot merkenrechten de bescherming van s. 365 sub n U.S.C kunnen genieten.
Is er sprake van een licentieovereenkomst die niet gekwalificeerd kan worden als een executory contract dan heeft de curator of DIP alsnog het recht na te blijven komen, zijn rechten onder de overeenkomst te verkopen of om over te gaan tot beëindiging van de overeenkomst. Indien er voor de laatste optie wordt gekozen, kunnen de rechten van de licentienemer om gebruik te kunnen blijven maken van het gelicenseerde hem niet worden ontnomen.184 Hieruit kan geconcludeerd worden dat naar Amerikaans recht een curator of DIP, ongeacht de kwalificatie van de licentieovereenkomst, een licentienemer nooit zijn rechten ten opzichte van het gelicenseerde kan ontnemen.
4.2 Conclusie
Het is duidelijk dat het Amerikaanse en Duitse rechtssysteem op bepaalde punten grote verschillen vertonen met het Nederlandse faillissementsrecht. Zo is het Nederlandse systeem voornamelijk gericht op de paritas creditorum dat slechts in uitzonderlijke, bij wet
geregelde, gevallen mag worden doorbroken. In de twee andere landen wordt dit beginsel
182 Riley & Annis 2012, p. 11.
183 Sunbeam Prods., Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC, --- F.3d. ----, 2012 WL 2687939, *4 (7th Circuit, July 9, 2012). 184 Hirshman e.a. 2007, p.211
vaker doorbroken. Zij richten zich naast de belangen van de schuldeisers ook op de doorstart van ondernemingen en geven meer erkenning aan het bijzondere karakter van de
licentieovereenkomst. De Duitse curator komt een actief recht toe op wanprestatie ten aanzien van niet-exclusieve licentieovereenkomsten. Op dit punt bestaat er dus weinig verschil met het Nederlandse rechtssysteem. Het Duitse recht kent echter wel een absoluut karakter toe aan de exclusieve licentie. De Amerikaanse curator komt een recht op
wanprestatie toe ten aanzien van zowel de exclusieve als de niet-exclusieve intellectuele eigendomslicentieovereenkomst. In het Amerikaanse recht wordt echter specifiek aandacht geschonken aan het belang van de licentienemer door een bepaling op te nemen die uitmaakt dat indien de curator licentieovereenkomsten met betrekking tot octrooien, auteursrechten of handelsgeheimen, niet nakomt de licentienemer de keuze heeft om te kiezen tussen een schadevergoeding en behoud van zijn rechten en daarmee het recht om gebruik te blijven maken van het gelicenseerde. In Duitsland is in 2007 en 2012 een voorstel gedaan om de positie van licentienemers te verbeteren door het o.a. mogelijk te maken dat in geval van niet-nakoming door de curator de licentienemer het recht heeft om met behoud van zijn rechten een nieuwe vervangende overeenkomst te eisen van de curator. Het wetsvoorstel is echter weer teruggetrokken door de Duitse regering. In mijn optiek zou het Nederlandse faillissementsrecht zich op meer belangen moeten richten dan primair op het belang van de gezamenlijke schuldeisers. De wetgever is hier wel al mee bezig (bijv. het Wetsvoorstel Continuïeit Ondernemingen I). Dit is naar mijn mening een goede ontwikkeling. Het is voor een licentienemer veel aantrekkelijker om met een Amerikaanse partij (of Duitse partij mits het wetsvoorstel alsnog wordt ingevoerd) in zee te gaan indien er een keuzemogelijkheid wordt geboden. Ook voor bedrijven is het aantrekkelijker om zich te vestigen in Amerika of Duitsland omdat daar meer aandacht is voor hun belangen bij een (dreigend) faillissement. De Nederlandse wetgever gaat er te veel aan voorbij dat de intellectuele
eigendomslicentieovereenkomst een bijzondere overeenkomst is waar naar mijn mening meer aandacht aan mag worden geschonken.
5 Conclusie
Hoewel de intellectuele eigendomslicentieovereenkomst in mijn optiek een bijzondere overeenkomst is, zijn er geen algemene bepalingen of wettelijke definities te vinden in het BW met betrekking tot dit type overeenkomst. Specifieke bepalingen vindt men terug in verdragen en wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Uit de rechtspraktijk blijkt dat de licentieovereenkomst gekwalificeerd wordt als gebruiksrecht ten aanzien van