Intellectuele eigendom
828
Kroniek van de
intellectuele eigendom
Dirk Visser
1Het Benelux merkenrecht is gewijzigd. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is in werking. De apothekers-vrijstelling is geen oplossing voor hoge prijzen van medicijnen. Smaken zijn niet auteursrechtelijk
beschermd. Google en Facebook moeten gaan betalen en filteren.
D
eze IE-kroniek is traditioneel bedoeld voormen-sen die niet dagelijks met IE bezig zijn, maar wel willen weten wat er speelt en geen flater willen slaan als ze een IE-vraag op hun bord krijgen. Niets is pijnlijker voor een jurist dan een vraag te beantwoorden op basis van een wettekst die inmiddels gewijzigd is, of een arrest dat inmiddels is achterhaald door een ander arrest of door nieuwe wetgeving.
Belangrijkste dingen
Daarom eerst een overzicht van de belangrijkste wijzigin-gen waarvan iedere jurist die wel eens een IE-vraag zou kunnen krijgen op de hoogte zou moeten zijn.
1) Per 1 maart 2019 is het Benelux merkenrecht gewij-zigd. Het Benelux merkenrecht ligt vast in titel II van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)2 en is aangepast aan de EU-merkenrichtlijn uit 2015.3 Deze wijzigingen zijn inhoudelijk niet spectacu-lair en omvatten deels een codificatie van bekende rechtspraak, maar tekstueel is er veel gewijzigd. De bepalingen ten aanzien van de hoofdvragen – wat kan een merk zijn en welke handelingen vormen inbreuk – luiden anders dan voorheen. Oude wetboeken en hand-boeken kunnen in de prullenbak.
2) Per 17 oktober 2018 is de Wet bescherming
bedrijfsge-heimen4 in werking getreden. Geschillen over
beweer-delijke schending van bedrijfsgeheimen die tot dan toe via de algemene zorgvuldigheidsnorm van de onrecht-matige daad dienden te worden beoordeeld, vallen nu primair onder deze nieuwe wet. De wetswijziging is ook van belang voor procedures die op zichzelf niet over de schending van bedrijfsgeheimen gaan, maar waarbij dergelijke geheimen wel een rol spelen, bijvoorbeeld als bewijs.
3) Per 1 februari 2019 is in de Rijksoctrooiwet de vrijstel-ling opgenomen die het apothekers toestaat om ‘voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift’ geneesmiddelen te bereiden. Deze vrijstelling van ‘magistrale bereiding’ betekent echter niet dat op structurele schaal een geoctrooieerd genees-middel zonder toestemming van de octrooihouder mag worden bereid. Anders dan soms wordt veronder-steld, is deze wetswijziging geen oplossing voor de (te) hoge prijzen en kosten van geoctrooieerde geneesmid-delen, waar de laatste tijd (begrijpelijkerwijs) veel over te doen is.
4) Smaken zijn niet auteursrechtelijk beschermd. En geu-ren (naar alle waarschijnlijkheid) ook niet. Het Hof van Justitie van de EU heeft dit op 13 november 2018 beslist in de zaak over een ‘smeerdip’ genaamd Heksen-kaas.5 Daarmee is (vrijwel zeker) achterhaald de uit-spraak van de Hoge Raad uit 2006 dat geuren wel
auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.6
5) Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de EU-richtlijn inzake ‘auteursrechten in de digita-le eengemaakte markt’. De Commissie en de Raad
gin-gen na een moeizame triloog7 al eerder akkoord met
het bereikte compromis. De buzzwords hierbij zijn:
value gap, link-tax en text and data mining. Het meest
omstreden was en is evenwel het uploadfilter, onder-deel van het weinig gelukkige ‘artikel 13’ (dat later werd vernummerd tot artikel 17); een lawyers paradise
for years.
Maar we beginnen met een beetje IE-procesrecht.
IE-procesrecht
Bevoegdheid in kort geding in zaken over Europese merken en modellen
In bodemzaken over Europese merken en modellen is de Haagse rechtbank exclusief bevoegd. De EU-verordeningen
die op die merken8 en modellen9 betrekking hebben,
bepa-len uitdrukkelijk dat alleen aangewezen rechtbanken
daarover mogen oordelen.10 En in Nederland is in twee
Auteur
1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in
Leiden en advocaat in Amsterdam. Hij is dank verschuldigd aan S.C. Dack voor het octrooirechtelijk deel van deze kroniek en aan prof. mr. D.W.F. Verkade, mw. mr. C.J.S. Vrendenbarg en mr. M. Langeveld voor commentaar op eerdere versies.
Noten
2. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ’s-Gravenhage, 25 februari 2005, Trb. 2018, 220, inwerkingtreding 1 maart 2019, Trb. 2019, 37.
3. Richtlijn 2015/2436/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), PbEU 2015, L 336.
4. Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de
bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsge-heimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L 157), Stb. 2018, 369, inwer-kingtreding 23 oktober 2018, Stb. 2018, 370. 5. HvJ EU 13 november 2018, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899 (Levola/Smilde). 6. HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme/ Kecofa), NJ 2006, 585, m.nt. J.H. Spoor.
7. De term ‘triloog’ verwijst naar informeel overleg tussen delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Lid-Staten over voorstellen voor regelgeving.
8. Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, PbEU 2017, L 154 (Uniemerkenverordening, ‘UMVo’).
9. Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende
Gemeenschapsmodellen, PbEG 2002, L 3 (Gemeenschapsmodellenverordening, ‘GModVo’).
10. Art. 124 UMVo respectievelijk art. 81 GModVo.
11. Art. 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, Stb. 1998, 202, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2012, 313 (inwerkingtreding Stb. 2012, 314) respectievelijk art. 3 Uitvoeringswet EG- verordening betreffende de Gemeenschaps-modellen, Stb. 2004, 573, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2012, 313 (inwerking-treding Stb. 2012, 314).
12. Vgl. art. 131 UMVo respectievelijk art. 90 GModVo.
13. Zie hierover uitgebreid Schaafsma, ‘Exclusief in Den Haag? Over de bevoegd-heid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverorde-ning’, IER 2018/53. Schaafsma is op andere gronden dan A-G Van Peursem van mening dat de Haagse gerechten ook in kort geding exclusief bevoegd zijn.
14. HR 2 november 2018,
ECLI:NL:HR:2018:2027 (Spin Master/High5
Products), NJ 2018/434, IER 2018/56,
m.nt. S.J. Schaafsma.
15. Rb. Amsterdam (vzr.) 12 december, ECLI:NL:RBAMS:2018:8853 (Edelman/Casa
International): ‘In afwachting van de
beant-woording hiervan acht de voorzieningen-rechter van deze rechtbank zich in lijn met het oordeel van de procureur-generaal (en in afwijking van haar eerdere beslissing) onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van Edelman voor zover die is gebaseerd op de EG-verordening betreffen-de Gemeenschapsmobetreffen-dellen.’
16. Protocol d.d. 11 december 2017 hou-dende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn 2015/2436/ EU, opgesteld bij Beschikking van het Bene-lux Comité van Ministers d.d. 7 september 2017. In werking per 1 maart 2019, blijkens
Trb. 2019, 28.
nationale merken en modellenrecht terecht kan). De
Nederlandse uitvoeringswetten bepalen echter dat ook in kort geding alleen de Haagse voorzieningenrechter bevoegd is. Wat gaat nu vóór, die verordeningen, die naar hun aard directe werking hebben en op grond waarvan men in kort geding overal terecht kan? Of die uitvoerings-wetten, op grond waarvan men ook in kort geding in Den Haag moet zijn?13
Hier is al ruim tien jaar discussie over en verschil van mening tussen verschillende gerechten. Enigszins voorspelbaar zijn de Haagse gerechten van mening dat zij ook in kort geding exclusief bevoegd zijn in Europese merken- en modellenzaken. Enkele rechtbanken en hoven in ‘de provincie’, waar vanuit Haags perspectief ook Amsterdam onder valt, denken – althans dachten – daar consequent anders over. Om deze onduidelijkheid te beëindigen, stelde de procureur-generaal bij de Hoge Raad begin 2017 cassatie in het belang der wet in tegen een Amsterdams kortgedingvonnis waarin de eigen bevoegdheid ten aanzien van een Europees modelrecht
werd aangenomen. De Hoge Raad14 stelde eind 2018
vra-gen van uitleg aan het HvJ EU: moet de Gemeenschaps-modellenverordening ‘aldus worden uitgelegd dat het een dwingende toekenning inhoudt aan alle daar genoemde rechterlijke instanties van een lidstaat, van de bevoegdheid om voorlopige en beschermende maatrege-len te bevemaatrege-len, of laat het de lidstaten – geheel of gedeel-telijk – vrij om de bevoegdheid dergelijke maatregelen te bevelen, bij uitsluiting op te dragen aan de rechterlijke instanties die [voor bodemzaken] zijn aangewezen als rechtbanken (van eerste en tweede aanleg) voor het Gemeenschapsmodel?’
De kortgedingrechters lijken de handdoek echter (voorlopig?) al in de ring te hebben gegooid. De Amster-damse kortgedingrechter acht zich voorshands niet meer bevoegd in EU-modellenzaken, in het licht van de conclu-sie van de A-G in deze zaak.15 Het is nu afwachten wat het HvJ EU beslist, maar tot die tijd is het niet verstandig om in EU-merken- en modellenzaken elders te gaan kort gedingen dan in Den Haag.
Merkenrecht
Wijzigingen BVIE per 1 maart 2019
Het protocol tot wijziging van het BVIE d.d. 11 december
201716 ter implementatie van de EU-merkenrichtlijn uit
2015 is per 1 maart 2019 in werking getreden. Hier wor-den de belangrijkste wijzigingen besproken.
Wat een merk kan zijn
Merken zijn, nog altijd, tekens die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (van die van andere ondernemingen). In 99% van de gevallen gaat het om woordmerken of (woord)beeldmerken. Maar er zijn ook ‘niet-traditionele’-merken, zoals vormmerken en klankmerken, en nog een aantal meer of minder
sche varianten, waar met name juristen erg in zijn geïnte-resseerd. In de niet-limitatieve opsomming van wat zoal merken kunnen zijn, is de categorie ‘geluiden’ toegevoegd.
Klankmerken zijn daarmee volledig mogelijk geworden.17
Daartoe is het vereiste van ‘vatbaarheid van grafische weergave’ komen te vervallen. Dat vereiste is vervangen door het vereiste dat de tekens ‘in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autori-teiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen’. Het is nu met name ook moge-lijk om een digitaal geluidsbestand of een digitaal filmpje als merk in te dienen en te registreren.
Er zijn nu tal van nieuwe merken mogelijk, waaron-der niet alleen geluidsmerken en multimedia-merken, maar ook bewegingsmerken, positie-merken, patroon-mer-ken en hologram-merpatroon-mer-ken. Geurmerpatroon-mer-ken blijven vermoede-lijk voorlopig nog niet mogevermoede-lijk, omdat deze nog steeds niet in het register kunnen worden weergegeven ‘op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen’.18
Er zullen ongetwijfeld interessante (proef)procedures worden gevoerd over wat wel en niet kan worden inge-schreven als merk. Hoeveel behoefte er in de praktijk is aan deze klank- en multimediamerken is intussen zeer de vraag. Bij de EU-merken waar deze mogelijkheid al wat langer bestaat, is (sinds 2015) slechts een handjevol klank- en multimediamerken aangevraagd, tegenover tiendui-zenden woord- en beeldmerken. In de Benelux werden in de eerste twee weken van maart welgeteld twee merken
aangevraagd in de nieuwe categorieën.19 Eén filmpje
waar-in het logo van een merkenbureau waar-in beeld verschijnt en twee veertjes binnen wapperen tegen de achtergrond van wat klanken.20 En één ‘positiemerk’ waarbij een logo op een bepaalde hoogte op een door stippellijnen
weergege-ven bakje wordt geclaimd.21 In 2018 werden twee EU
geluidsmerken geweigerd wegens gebrek aan onderschei-dend vermogen: het pruttelende geluid van een scooter als klankmerk voor (elektrische!) scooters van Piaggio22 en
een melodietje van 39 seconden dat volgens het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie ( EUIPO) ‘te lang en te complex’ was.23 Een drietal afbeel-dingen met instructie hoe een ‘ijsdessert’ uit de verpak-king te halen werd wegens gebrek aan onderscheidend
vermogen geweigerd als EU ‘bewegingsmerk’.24
‘Ander kenmerk’-weigeringsgronden
Tegenover deze uitbreiding van wat een merk kan zijn, staat ook een uitbreiding van de weigeringsgronden die voorheen alleen golden voor vormmerken, die zijn ver-huisd van artikel 2.1 lid 2 naar artikel 2.2bis lid 1 onder e. Niet ingeschreven c.q. nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan uit:
1) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
2) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uit-komst te verkrijgen;
3) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
De ratio hiervan is dat het niet wenselijk is dat bepaalde kenmerken van waren via het merkenrecht worden gemo-nopoliseerd. Uit de rechtspraak van het HvJ EU is bekend het kenmerk ‘doorzichtige bak’ voor zakloze stofzuigers
dat als merk werd geclaimd door Dyson.25 Het Hof
oor-deelde toen dat dit kenmerk geen ‘teken’ was, hetgeen een buitengewoon gewrongen redenering was om te komen tot het (wenselijke) resultaat dat het kenmerk ‘doorzichti-ge bak’ (met het evidente technische voordeel dat je van buiten kan zien of je zakloze stofzuiger vol is) niet via het merkenrecht zou moeten kunnen worden gemonopoli-seerd. Nu kan voortaan terecht geoordeeld worden dat zoiets een ‘ander kenmerk’ is dat ‘noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’. Om dezelfde reden zal het niet mogelijk zijn om een geluidsbestand van de com-plete Mondscheinsonate van Ludwig van Beethoven als merk voor muziekdoosjes te registreren (die die Mond-scheinsonate ten gehore brengen). Dan geeft dat klank-kenmerk immers een wezenlijke waarde aan die waar. De vraag of de rode zool van een schoen een merk kan zijn, is intussen wel een serieuze vraag waar veel over te doen is. Is een rode zool een ‘vorm’ die beoordeeld moest worden onder de weigeringsgronden die tot voor kort alleen voor vormen golden? Nee, oordeelde het HvJ EU vorig jaar in een voor de rechtsvorming teleurstellend arrest.26 Is het dan een ‘ander kenmerk’ dat ‘een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ en dat nu alsnog geen merk kan zijn? Kan c.q. moet deze weigeringsgrond (alsnog) worden toegepast op mer-ken die vóór 1 maart 2019 zijn ingeschreven?
Op die vraag gaf het HvJ EU antwoord in de Textilis-zaak,27 een zaak die ging om een – ongetwijfeld auteursrech-telijk beschermd – dessin voor ‘huisinrichtingstextiel’, genaamd ‘Manhattan’ (zie afbeelding), dat al in 2012 als merk was aangevraagd: nee, bestaande merken van vóór de wijziging van 2015 hoeven en mogen niet aan de nieuwe weigeringsgronden te worden getoetst. Dit lijkt te betekenen dat merken van vóór 2015 tot in lengte van jaren geldig blij-ven, terwijl diezelfde of gelijksoortige merken inmiddels als merk geweigerd of nietig verklaard moeten worden als ze onder het nieuwe regime worden aangevraagd. Ten aanzien
Intellectuele eigendom
Er zijn nu tal van nieuwe merken
mogelijk, waaronder niet alleen
geluidsmerken en multimedia-
merken, maar ook bewegingsmerken,
positie-merken, patroon-merken
en hologram-merken
Wat een merkhouder kan verbieden
De ‘rechten verbonden aan het merk’ zijn verhuisd van art. 2.20 lid 1 naar lid 2 en verduidelijkt. De rechtspraak van het HvJ EU van de afgelopen 25 jaar is op belangrijke punten verwerkt.
‘Sub a’, dat betrekking heeft op gebruik van hetzelfde teken voor dezelfde waren of diensten (‘double identity’), hetgeen (uiteraard) is verboden, is ongewijzigd.29
‘Sub b’ is verduidelijkt: een gelijk of overeenstem-mend teken gebruikt voor dezelfde of overeenstemovereenstem-mende (voorheen: ‘soortgelijke’) waren of diensten kan worden verboden als daardoor gevaar voor verwarring bestaat. Er staat niet langer ‘verwarring’ ‘inhoudende’ gevaar van associatie. Er staat nu verwarring ‘ook wanneer die verwar-ring het gevolg is van associatie met het oudere merk’.
Daarmee is het arrest-Puma/Sabel30 gecodificeerd en
ver-wezen naar de geschiedenisboeken: gevaar voor verwar-ring moet worden bewezen.
‘Sub c’ is verduidelijkt: op basis van een bekend merk kan worden opgetreden tegen een teken dat ‘gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan,
overeen-stemmend of niet overeenovereen-stemmend zijn met die waarvoor
het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’ En daarmee zijn de arresten
Davidoff/Gofkid31 en Adidas/Fitnessworld32 gecodificeerd en eveneens verwezen naar de geschiedenisboeken.
‘Sub d’, dat betrekking heeft op gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’, is ongewijzigd.
Verder wordt in art. 2.20 lid 3 verduidelijkt dat een merkhouder bezwaar kan maken tegen ‘het gebruik van het teken als [of als onderdeel van een] handels- of bedrijfsnaam’. Dat was altijd al zo, maar het werd in de Benelux deels beoordeeld onder ‘sub d’ en deels onder a, b, of c, onder de subtiele voorwaarden van het
Céline-arrest,33 dat nu ook naar de geschiedenisboeken kan.
Nieuw, en afwijkend van de rechtspraak van het HvJ EU,34 is dat merkhouders zich op grond van art. 2.20 lid 4
17. Voorheen konden klankmerken alleen worden geregistreerd in de vorm van een notenbalk. Zie HvJ EG 27 november 2003, C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641
(Shield-mark/BMB).
18. Zie HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748
(Sieck-mann).
19. Met dank aan mr. T. Westenbroek en mr. C. Janssen van het BBIE.
20. Beneluxinschrijvingsnummer 1391252.
21. Beneluxaanvraagnummer 1391265.
22. EU-aanvraagnummer 017889555.
23. EU-aanvraagnummer 017277864.
24. EU-aanvraagnummer 017852187, ‘Het bureau stelt dat het relevante publiek deze beeldvolgorde voor de aangevraagde waren
zal opvatten als niet meer dan een gewone en banale verwijzing naar het openen van een verpakking en het vervolgens uitserve-ren van een (na)gerecht dat de vorm van de verpakking heeft aangenomen’.
25. HvJ EU 25 januari 2007, C321/03, ECLI:EU:C:2007:51 (Dyson), IER 2007/47, m.nt. CHG, BIE 2008/19, m.nt. DJGV.
26. HvJ EU 12 juni 2018, C163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin/Van
Haren), AA20180920, BIE 2018/21.
27. HvJ EU 14 maart 2019, C21/18, ECLI:EU:C:2019:199 (Textilis).
28. HvJ EU 18 september 2014, C205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 en Hof Amsterdam 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262 (Hauck/Stokke). Zie ook Rb. Den Haag
1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (Louboutin/Van Haren), waarin de recht-bank oordeelde dat de rode zool van invloed is op de wezenlijke waarde van de waar, waarbij hij onder andere verwees naar een Amerikaanse procedure waarin: ‘Mr. Louboutin “acknowledged significant, non trademark functions for choosing red for his outsoles.” (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes “ener-gy” and because it is “sexy” and “attracts men to the women who wear my shoes”. (…) He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.’
29. Zie over ‘sub a’, L. Anemaet, BIE 2019, p. 2. 30. HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel). 31. HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9 (Davidoff/Gofkid). 32. HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582 (Adidas/Fitnessworld). 33. HvJ EG 11 september 2007, C17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline/Céline). 34. HvJ EU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796 (Philips/
Nokia), waarin het Hof had bepaald dat de
merkhouder bij namaakgoederen in transit moest bewijzen dat de goederen in kwestie ook in het land van (eind)bestemming inbreuk maakten op diens merkrechten. Dat arrest kan met deze wijziging van het BVIE dus ook naar de geschiedenisboekjes.
Het arrest-Puma/Sabel is
BVIE nu ook/wél kunnen verzetten tegen ‘namaakgoede-ren in transit’, oftewel goede‘namaakgoede-ren die de EU niet echt bin-nen komen, maar ‘achter de douane blijven’ en die voor
buiten de EU bestemd zijn. Dat recht vervalt wanneer de
houder van de waren bewijst dat de merkhouder ‘niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden’. Deze omkering van de bewijslast is cruciaal voor de effectieve handhaving: als het om namaak gaat, heeft de ‘houder’ (vaak: de vervoerder of een andere tussenpersoon) geen idee wat de eindbestemming is en/of helemaal geen zin of geen mogelijkheid om te bewijzen of die merkhouder daar mogelijk geen rechten heeft. De eigenaar of opdrachtgever van de namaakgoederen laat in de meeste gevallen helemaal niks horen, omdat die meestal niet bepaald te goeder trouw is en geen kosten wil maken. ‘Wanneer door de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, draagt de uitgever er op verzoek van de houder van het merk zorg voor dat de weergave van het merk onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de vol-gende uitgave van het werk, vergezeld gaat van de vermel-ding dat het een ingeschreven merk betreft’. We mogen ons gelukkig prijzen dat er nu ook voor Benelux-merken
een bepaling is over vermelding in woordenboeken.35 De
woordenboeken-uitgeverij is gewaarschuwd! De
omschrij-ving ‘legislatief micromanagement’ dringt zich op.
Beperking van het merkenrecht
De beperking ten gunste van het (loutere) gebruik van iemands eigen naam of adres (‘de heer Philips, wonende aan het Marie Heinekenplein 4711’) is (weer) beperkt tot natuurlijke personen. Het HvJ EU oordeelde eerder dat het
ook voor rechtspersonen gold,36 hetgeen het allemaal wat
ingewikkeld maakt, omdat rechtspersonen in de regel hun eigen (handels)naam kiezen en desgewenst veranderen en het gebruik van een verwarring wekkende handelsnaam nu juist wel merkinbreuk oplevert en bovendien in de regel in strijd is met ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’. Die rechtspraak van het HvJ EU is nu dus van de baan.
Twee beperkingen lijken te zijn uitgebreid, maar wat die uitbreiding precies om het lijf heeft is niet duidelijk. Merkhouders kunnen geen bezwaar maken tegen het gebruik van ‘tekens of aanduidingen die geen onderschei-dend vermogen hebben’ en evenmin tegen het gebruik van ‘het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’, ‘één en ander voor zover het gebruik door
de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nij-verheid en handel’. Om met de eerste uitbreiding te beginnen: een merk zelf moet altijd ‘onderscheidend ver-mogen’ hebben en voor merkinbreuk is ‘overeenstem-ming’ (gelijkenis) nodig. In welke situatie is er sprake van overeenstemming tussen een merk met onderscheidend vermogen en een teken zonder onderscheidend vermo-gen? Bij schrijver dezes komt vanuit eigen (traumatische) ervaring het voorbeeld op van drie strepen van Adidas
tegen twee strepen op de kleding van anderen.37 Stel dat
twee strepen op de zijkant van sportkleding geen onder-scheidend vermogen hebben. Kan daar dan niet tegen worden opgetreden als wél wordt vastgesteld dat hiermee verwarring wordt gewekt of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onder-scheidend vermogen van de wél onderonder-scheidende drie strepen? Het lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat kan men rond-breien door te stellen dat dat dan weer in strijd is met ‘de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’. Maar wat schieten we dan op met die nieuwe beperking? Hetzelfde geldt voor de ‘verwijzing en identificatie’. Men mag zeggen ‘deze stofzuigerzak past in iedere stofzuiger van Miele’, dat is de (al bestaande) ‘bestemmingsuitzondering’. Ik mag ook zeggen: ‘ik verkoop tweedehands Mercedessen’. Dat mocht ook al, op grond van de uitputtingsregel. En ik mag ook zeggen ‘ik bezorg mijn pizza’s in een Renault Kangoo’. Misschien mag er nu iets meer, dat op basis van de uitingsvrijheid waarschijnlijk toch al mocht en uiteinde-lijk moet alles door de toets van ‘de eeruiteinde-lijke gebruiken in nijverheid en handel’ die in de praktijk weer niet zo veel verschilt van het verwarring wekken, voordeel trekken of afbreuk doen.
In de 13e druk van ‘Kort begrip’ uit september 201838
werd al vooruitgeblikt naar de wijzigingen in het BVIE.
Rechtspraak
Merkhouder Mitsubishi kan zich ertegen verzetten dat een derde zonder zijn toestemming alle aan zijn merk gelijke tekens verwijdert en andere tekens aanbrengt op onder douane-entrepot geplaatste vorkheftrucks met het oog op de invoer ervan in de EER waar die waren nooit
eerder werden verhandeld.39 Dit ‘belemmert immers in
aanzienlijke mate het gebruik van dat merk door de merk-houder ter verwerving van een reputatie die consumen-ten kan aantrekken of aan hem kan binden en als ele-ment ter bevordering van de verkoop of als instruele-ment van commerciële strategie. Voorts ontnemen dergelijke handelingen de houder de mogelijkheid om de economi-sche waarde van de van het merk voorziene waar en aldus zijn investering te gelde te maken door een eerste verhan-deling in de EER’ (punt 46).
Dit mag zo zijn, maar conceptueel en systematisch is het een beetje vreemd om het verwijderen van merken voordat producten op de markt worden gebracht als
merk-gebruik te kwalificeren. Het merk wordt immers juist niet gebruikt. Het probleem is natuurlijk dat gebruikers de
vork-heftrucks nog steeds herkennen als Mitsubishi vorkvork-heftrucks. En dat deze nu toch van buiten de EER hier geïmporteerd kunnen worden, terwijl Mitsubishi dat zeker zou kunnen verbieden als die merken er op bleven zitten. Maar het HvJ EU sleept de functies van het merk er weer eens bij. Het is in strijd met de functies van het merk – die het Hof zelf steeds
Intellectuele eigendom
35. In de (oude) Europese merkenverorde-ning stond dit al langer.
36. HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717 (Anheuser-Busch), punt 77-80 en HvJ EG 11 september 2007, C17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline/
Céline), punt 31.
37. Hij trad gedurende de eerste zeven jaar van zijn advocatuurlijke carrière intensief en langdurig, van rechtbank tot HvJ EU, maar uiteindelijk zonder veel succes, op voor de aanbieders van sportkleding met twee stre-pen.
38. P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele
eigendomsrecht, Deventer: Wolters Kluwer
2018.
39. HvJ EU 25 juli 2018, C129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi /Duma),
IER 2018/55, m.nt. W.J.H. Leppink,
A.I.P. Martens en M. Poulus.
40. Verdrag van 27 juni 2013. Zie www.
wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/. Zie ook art.15m sub e.
41. Aanvankelijk bestond er onduidelijkheid of dit verdrag op EU-niveau of op nationaal niveau gesloten diende te worden. Het HvJ EU besliste dat het sluiten van dit verdrag onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie valt: HvJ EU 14 februari 2017, Advies 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.
42. Richtlijn 2017/1564 van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoe-ve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatie-maatschappij, PbEU 2017, L 242/6.
43. Verordening (EU) 2017/1563 van 13
september 2017 inzake de grensoverschrij-dende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander mate-riaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben,
PbEU 2017, L 242/1.
44. Zie hierover Brouwer, 'De Leesgehandi-captenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed & (almost) Delivered', AMI 2018, p. 95-102.
45. Er waren eind 2018 43 landen aange-sloten bij het Leesgehandicaptenverdrag, waarvan ongeveer de helft had geratifi-ceerd.
46. Wet van 11 juli 2018 ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening, Stb. 2018, 302, inwerkingtreding 11 oktober 2018 (Stb. 2018, 304).
47. Directive on copyright in the Digital Single Market, aangenomen door het EP op
26 maart 2019.
48. Zie D.J.G. Visser, 'Trying to understand article 13', IEF 18304, SSRN (18 maart 2019), abstract_id=3354494.
49. ‘Member States shall ensure that users […] are able to rely on the following existing exceptions and limitations when uploading and making available content generated by users on online content sharing services: (a) quotation, criticism, review; (b) use for the purpose of caricature, parody or pastiche’.
50. ‘When rightholders request to remove or disable access to their specific works or other subject matter, they shall duly justify the reasons for their requests. Complaints submitted under this mechanism shall be processed without undue delay and decisi-ons to remove or disable access to uploa-ded content shall be subject to human review’.
weer wat anders invult – en daarom verboden. Voor de man met een hamer is alles een spijker. En voor een Hof dat een vraag krijgt voorgelegd over een onwenselijke activiteit in het kader van een vraag over merkinbreuk, is het dus mer-kinbreuk. Terwijl het systematisch mooier was om dit desge-wenst als ongeoorloofde mededinging aan te merken.
Auteursrecht
Wetgeving
Het ‘Leesgehandicaptenverdrag’ van Marrakesh ‘tot bevor-dering van toegang tot gepubliceerde werken voor perso-nen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben’,40 is in 2017 in de EU41 geïmplemen-teerd via de Leesgehandicaptenrichtlijn (LGRl)42 en de
Leesgehandicaptenverordening (LGVo).43 Deze regelingen
vereisen dat de lidstaten beperkingen op het auteursrecht introduceren ten gunste van blinden en slechtzienden en grensoverschrijdende uitwisseling van speciale edities die
voor hen geschikt zijn mogelijk maken.44 Het gaat dus
over het vervaardigen van braille-edities, audio-edities en speciale digitale edities én over de grensoverschrijdende verspreiding daarvan, niet alleen binnen de EU, maar met alle landen die zijn aangesloten bij het
Leesgehandicap-tenverdrag.45 De LGRl en LGVo zijn geïmplementeerd
res-pectievelijk toegepast in artikel 15j t/m 15m Aw.46
DSM-richtlijn
Eind maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de EU-richtlijn inzake ‘auteursrechten in de digitale
een-gemaakte markt’ (Digital Single Market = ‘DSM’, a DSM-richtlijn).47 Deze richtlijn creëert ruimere mogelijkheden voor online onderwijs, text-and-data-mining en digitale ontsluiting door archieven. Het introduceert ook een nieuw naburig recht voor nieuwsuitgevers op grond waar-van ‘newsaggregators’, zoals Google News, gedwongen zou-den moeten worzou-den te gaan betalen voor het gebruik van nieuwsberichten. Het meest omstreden is evenwel ‘artikel 13’ (inmiddels artikel 17), op grond waarvan grote plat-forms als YouTube (van Google) en Facebook enerzijds moeten gaan betalen aan rechthebbenden die bereid zijn licenties te verschaffen, en anderzijds verplicht worden te
filteren op materiaal waarvoor zij geen licentie kunnen
krijgen.48 Daarbij is de angst dat er te veel gefilterd zal gaan worden. Daarom bepaalt de richtlijn dat de Lid-Sta-ten er voor moeLid-Sta-ten zorgen dat er niet wordt gefilterd op materiaal dat op grond van bijvoorbeeld het citaatrecht of de parodie-exceptie toegestaan is.49 Hoe de Lid-Staten en de grote platforms dat moeten doen is evenwel niet dui-delijk. Het filteren gebeurt immers door computers, die bijvoorbeeld geen gevoel voor humor hebben en dus een parodie niet kunnen herkennen. Daarom moet er gezorgd
worden voor geschillenbeslechting door mensen.50 Die
mensen gaan het druk krijgen.
Rechtspraak
Renckhoff
Hyperlinks (naar legale bronnen) mogen volgens het HvJ EU, omdat hyperlinken het werk niet ontsluit voor een
Intellectuele eigendom
nieuw publiek.51 Immers, staat een foto eenmaal met
toe-stemming van de rechthebbende op internet, dan kun-nen alle gebruikers van internet het zien en zijn die dus bij de toestemming ingecalculeerd. Dús levert de hyper-link geen toegang voor een ‘nieuw publiek’. Geen auteurs-rechtelijk relevante ‘mededeling aan het publiek’.52 Maar als je nu in plaats van een hyperlink naar een foto die ergens al met toestemming online staat, een kopie van die foto op een andere website plaatst, levert dat dan wél een ‘mededeling aan het publiek’ op? Dat komt qua impact toch eigenlijk op hetzelfde neer? Ook dan was het hele internetpubliek toch al ingecalculeerd bij die eerste openbaarmaking? Dus weer geen nieuw publiek en geen auteursrechtelijk relevante mededeling aan het publiek? De redenering is begrijpelijk, de conclusie zou tamelijk schokkend zijn. In een werkstuk van een Duitse scholier dat op de website van haar school stond, zat een fotootje van de stad Cordoba, dat met toestemming van fotograaf Renckhoff op een website van een reisbureau stond. Vraag aan het HvJ EU: ‘mededeling aan het publiek’ of niet? De A-G bij het HvJ EU had zich laten meeslepen door de weinig sympathieke casus. Hij vond dat de foto niet eens beschermd was en dat het op grond van het citaatrecht of een onderwijsexceptie ‘moest kunnen’, want foto’s in papieren werkstukken mochten toch vroeger altijd ook (hetgeen allemaal best te verdedigen is, maar niet de vraag was) én hij vond dat vanwege het ontbreken van winstoogmerk er ook geen mededeling aan het publiek was. Gelukkig hield het HvJ hier het hoofd wel koel en beperkt het zijn eigen omstreden ‘nieuw publiek’-theorie tot hyperlink situaties. In dit geval ging het om een kopie, niet om een hyperlink, en dat is gewoon een ‘mededeling aan het publiek’ die onder het auteursrech-telijk verbodsrecht valt. Een andere uitkomst is namelijk onwenselijk. 53
Heksenkaas
Sinds de Hoge Raad in 200654 oordeelde dat het
werkbe-grip van artikel 10 Auteurswet er niet aan in de weg staat daaronder een geur (van een parfum) te begrijpen, werd gespeculeerd over de vraag of dit ook voor smaak zou gel-den. Over die vraag ging het in de zaak Levola/Smilde. Levola is sinds 2011 producent van een smeerdip met roomkaas en verse kruiden genaamd ‘Heksenkaas’. Sinds januari 2014 produceert Smilde een vergelijkbaar product
met de benaming ‘Witte Wievenkaas’.55 Na een lang
juri-disch getouwtrek tussen de beide smeerdip-makers – waarin de ene rechter wel56 en andere rechter niet57 van oordeel was dat er auteursrecht op smaak kan rusten – wordt aan het HvJ EU de vraag voorgelegd of ‘het
Unie-recht zich ertegen verzet dat de smaak van een voedings-middel – als eigen intellectuele schepping van de
maker – auteursrechtelijk beschermd wordt’.58
Bij arrest van 13 november 201859 oordeelt het HvJ EU dat vereist is ‘een uitdrukkingsvorm van het voorwerp van de auteursrechtelijke bescherming waardoor dit voor-werp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden
geïdentificeerd’. De smaak van een voedingsmiddel kan bij
de huidige stand van de ontwikkeling van de wetenschap echter níet nauwkeurig en objectief worden geïdentifi-ceerd en/of uitgedrukt, omdat ‘de identificatie van de smaak van een voedingsmiddel immers hoofdzakelijk [berust] op smaakbeleving en smaakervaring, die subjec-tief en variabel zijn’. Het HvJ EU komt dan ook tot de slotsom dat de smaak van een voedingsmiddel niet kan worden aangemerkt als een ‘werk’, en dus niet auteurs-rechtelijk valt te beschermen. Hiermee is ook het arrest van de Hoge Raad over auteursrechtelijke geurbescher-ming achterhaald. Duidelijk is nu: er rust géén auteurs-recht op smaak. En óók niet op geur.
Dijkstra/De 4 Jaargetijden
Een architect kan zich alleen met succes verzetten tegen een ‘aantasting’ van een door hem ontworpen bouwwerk, als die aantasting hem ook reputatieschade oplevert. En daarbij gaat het erom hoe het relevante publiek hierover
denkt.60 Architect Dijkstra maakte bezwaar tegen
verbou-wing van een kantoorpand op grond van zijn auteursrech-telijke persoonlijkheidsrechten (artikel 25 lid 2 onder c en d Auteurswet). De feitenrechters beslisten dat de verbou-wing, die ten doel had het veertig jaar oude kantoorpand dat al zeven jaar leeg stond, een woonbestemming te geven, toelaatbaar is. Daarbij hielden zij volgens de Hoge Raad terecht rekening met ‘de aard en ernst van de aan-tasting, de mate van bekendheid van het werk en van de maker bij het relevante publiek, de reden voor de wijzi-ging waarin de aantasting is gelegen, de waarneembaar-heid daarvan voor het relevante publiek, en de tijd die reeds is verstreken tussen de voltooiing van het werk en de aantasting’. Of verzet tegen wijziging redelijk is dient ook ‘te worden beoordeeld aan de hand van alle omstan-digheden van het geval’ waarbij ‘indien het gaat om bouw-werken, bijzonder gewicht toekomt aan de reden voor de wijziging, die veelal gelegen zal zijn in een wijziging van de bestemming of gebruiksfunctie van het bouwwerk’. Dat Dijkstra zich heeft opengesteld voor overleg en alternatie-ven heeft aangedragen, brengt op zich niet mee dat zijn verzet daardoor wel redelijk is.
In dit geval ging het om een kopie,
niet om een hyperlink, en dat is
gewoon een ‘mededeling aan
het publiek’ die onder het
auteurs-rechtelijk verbodsrecht valt
51. HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76, AMI 2014/7, m.nt. K.J. Koelman (Svensson/Retriever).
52. Zie over de mededeling aan het publiek uitgebreid: A.A. Quadvlieg, IER 2018/52.
53. HvJ EU 7 augustus 2018, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634 (Renckhoff), AMI 2018/12, m.nt. D.J.G. Visser.
54. HR 16 juni 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (Lancôme/
Kecofa), NJ 2006, 585, m.nt. J.H. Spoor.
55. Over deze namen is op merkenrechtelij-ke gronden geprocedeerd, zie HR 13 juli
2018, ECLI:NL:HR:2018:1215 (Heksenkaas/
Witte Wievenkaas).
56. Beschikking Rb. Den Haag (vzr.) 13 januari 2015 KG RK 14-2549 (Levola/EFC),
IEF 14767, r.o. 2.2.
57. Rb. Gelderland 10 juni 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:4674 (Levola/Smilde), r.o. 4.4.
58. Hof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6697 (verbeterd bij arrest van 13 juni 2017,
ECLI:NL:GHARL:2017:6698).
59. HvJ EU 13 november 2018, C-310/17,
ECLI:EU:C:2018:899 (Levola/Smilde). Zie ook S.J. van Gompel, AMI 2019/1, p. 9.
60. HR 29 maart 2018,
ECLI:NL:HR:2019:451 (Dijkstra/De 4
Jaar-getijden).
61. Geïnteresseerden kunnen via de auteur van deze kroniek (dirk.visser@ipmc.nl) een kopie aanvragen bij de auteurs.
62. Besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerking-treding van art. 53 lid 3 tweede volzin Rijk-soctrooiwet 1995, Stb. 2018, 469.
63. Zie bijv. art. 54 ROW.
64. Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 29477, 453, p. 45-47. Tevens te raadplegen via www.raadrvs.nl/documenten/publica- ties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen, p. 57.
65. In art. 30 lid 3 tweede volzin ROW 1910.
66. Kamerstukken II 1981/82, 17373 (R
1203), 3, p. 27. Zie ook Kamerstukken II 1984/85, 19131 (R 1295), 3, p. 1.
67. Stb. 1995, 51.
68. Stb. 1995, 109.
69. Kamerstukken II 2015/16, 29477, 367.
Proefschriften
De volgende drie proefschriften verdienen vermelding, maar ze zijn alle drie (nog) niet gepubliceerd en niet beschikbaar in open access, hetgeen anno 2019 opmerke-lijk te noemen is.61
– Vicky Breemen promoveerde op 16 november 2018 aan de UvA op een proefschrift getiteld The interplay
between copyright law and libraries. In pursuit of principles for a library privilege in the digital networked environment.
– Stefan Kulk promoveerde op 21 november 2018 in Utrecht op een proefschrift getiteld Internet
Intermediaries and Copyright Law. Towards a Future-proof EU Legal Framework.
– Bryan Khan promoveerde op 28 februari 2019 in Rotterdam op een proefschrift getiteld An Economic
Analysis of the Intellectual Property Rights of Broad-casting Organisations.
Octrooirecht
Apothekersvrijstelling en dwanglicenties
Op 1 februari 2019 is de bepaling in de Rijksoctrooiwet over de apothekersvrijstelling (of ‘magistrale bereiding’) in
werking getreden.62 Deze bepaling zorgt ervoor dat het
octrooirecht zich niet uitstrekt tot ‘de bereiding voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van geneesmiddelen in apotheken, noch tot handelingen betreffende de aldus bereide geneesmiddelen’. De bepaling beoogt daarmee – net als andere bepalingen in de Octrooiwet63 – een ‘safe harbour’ te bieden voor handelingen (in casu, de bereiding van een geoctrooieerd geneesmiddel) die zonder die bepaling inbreuk zouden opleveren op het octrooi.
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
bour om door apothekers zelf gemaakte goedkope versies
van dure geneesmiddelen op de markt te brengen.64
Dat de apothekersvrijstelling nooit bedoeld was om grootschalige inbreuk te sanctioneren blijkt echter uit de (lange) geschiedenis van de bepaling, die haar oorsprong kent in het nooit in werking getreden Gemeenschapsoc-trooiverdrag uit 1975 (het GOV). In Nederland werd de bepaling oorspronkelijk bij wetswijziging opgenomen in de Rijksoctrooiwet 191065 ter uitvoering van een Resolutie bij het GOV. In de MvT bij de wetswijziging stond dat de apo-thekersvrijstelling een aanvulling vormde op het in artikel 52(4) EOV neergelegde verbod op octrooibescherming voor methoden voor heel- of geneeskundige behandeling. De MvT maakte duidelijk: ‘[o]m eventueel misbruik van deze uitzonderingsregeling te voorkomen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het moet gaan om bereidingen op medisch voorschrift voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen van geneesmiddelen in apotheken, dus niet in bedrijven; dat betekent ook dat er een medisch voorschrift moet zijn voordat het geneesmiddel voor dit speciale geval wordt bereid. Daarmee is ook de bereiding van grotere hoe-veelheden geneesmiddelen voor meer patiënten, zoals dit in ziekenhuisapotheken gebeurt, niet geoorloofd.’66
Er werd destijds besloten om de inwerkingtreding van de bepaling uit te stellen tot het moment van inwer-kingtreding van het GOV. De vrijstelling werd vervolgens overgenomen in de ROW 1995 (in artikel 53 derde lid
tweede volzin),67 maar inwerkingtreding van de bepaling
werd nogmaals uitgesteld.68 Uiteindelijk is het GOV zelf nooit in werking getreden, hoewel veel van de materiële vereisten van het verdrag de basis vormen voor nationale octrooiwetgeving in vele Europese landen.
De apothekersvrijstelling leek permanent gedoemd te zijn om een zombiebestaan te leiden, totdat in maart 2016 minister Schippers, toenmalige Minister van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving verzocht om advies uit te brengen over de efficiëntie van de ontwikkeling van nieuwe geneesmidde-len en over alternatieve ontwikkelmodelgeneesmidde-len.69
In november 2017 werd het rapport Ontwikkeling
nieuwe geneesmiddelen. Beter, sneller, goedkoper
uitge-bracht door de Raad voor Volksgezondheid en
Intellectuele eigendom
ving.70 Daarin stelde de Raad – in een passage over de taak van de overheid om de gezondheidszorg betaalbaar te houden – dat stimulering van apothekersbereiding een van de wettelijke instrumenten is waarmee de overheid kan bewerkstelligen dat patiënten geen levensreddende
behandeling wordt onthouden.71 De Raad verwees naar de
recente ophef over de hoge prijs van het middel
Orkam-bi®voor de behandeling van taaislijmziekte. De Raad
sug-gereerde dat het apothekers vrij stond de werkzame stof-fen van Orkambi® (ivacaftor en lumacaftor), in China op te kopen via de website Alibaba.com, en in Nederland te
importeren voor gebruik door hun patiënten.72 Vanuit een
octrooirechtelijk perspectief is dat een opmerkelijk voor-stel – net als de suggestie elders in dezelfde passage dat apothekers in de toekomst gebruik zouden kunnen maken van 3D-printers om op kleine schaal hun eigen versies van geneesmiddelen te fabriceren. De Raad pleitte voor een snelle introductie van de apothekersvrijstelling – en tegelijkertijd voor de bevoegdheid om dwanglicenties te verlenen neer te leggen bij de Minister van Volksge-zondheid, die dwanglicenties zou kunnen opleggen op basis van het volksgezondheidsbelang.
Minister Bruins, de huidige Minister voor Medische Zorg en Sport, reageerde op het rapport in zijn brief d.d. 16 november 2017 aan de Tweede Kamer. Hij stelde dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen een accepta-bele prijs onderdeel van zijn accepta-beleid was.73 Hij was vóór de introductie van de apothekersvrijstelling, maar aarzelde over het voorstel van de Raad om geneesmiddelen vanuit het buitenland via internet in te kopen. Hij merkte op dat het bestellen van geneesmiddelen in het buitenland via internet gevaarlijk was. Hij wees erop dat het Ministerie van VWS in 2016 juist een publiekscampagne had georga-niseerd om mensen te waarschuwen tegen het online schaffen van vervalste geneesmiddelen, omdat een aan-zienlijk deel van de geneesmiddelen die via internet worden gekocht ‘vervalst’ zijn en gezondheidsrisico’s met zich kunnen meebrengen.
Hij zou de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 nader informeren over ‘het complexe geheel van octrooi- en geneesmiddelenwetgeving op mogelijkheden en onmo-gelijkheden voor dwanglicentie, apothekersbereiding en import van geneesmiddelen, in situaties waarbij een fabri-kant een zeer hoge prijs blijft vragen voor een belangrijk geneesmiddel’.74
In hun brief d.d. 15 juni 201875 kondigden minister Bruins en minister Wiebes (Minister van Economische Zaken en Klimaat) hun voornemen aan om de bepaling in de Rijksoctrooiwet inhoudende de apothekersvrijstelling daadwerkelijk in werking te laten treden. Die brief liet echter zien dat de wensen in het rapport van de Raad uit-eindelijk hebben moeten wijken voor enige feitelijke con-stateringen. De ministers erkennen expliciet dat de apo-thekersvrijstelling een beperkte uitzondering vormt op het uitsluitend recht van de octrooihouder. De vrijstelling is louter bedoeld voor ‘de bereiding van geneesmiddelen voor direct gebruik ten behoeve van individuele patiënten en op medisch voorschrift in apotheken […] bijvoorbeeld wanneer een voor een individuele patiënt geschikte dose-ring of toedieningswijze niet beschikbaar is. De uitzonde-ring strekt er niet toe om op structurele schaal een geoc-trooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de
octrooihouder te bereiden; daarmee zou diens recht immers uitgehold worden. Wij merken hierover ook nog op dat het in het octrooirecht het uitgangspunt is dat de handhaving van een octrooi aan de octrooihouder zelf is. Zo nodig kan de octrooihouder voor zijn rechten opkomen in een civielrechtelijke procedure. De uitleg van de reik-wijdte van de apothekersvrijstelling en een mogelijke octrooiinbreuk in een concreet geval is daarmee niet aan de minister, maar aan de rechter.’76
Ook het moeilijke onderwerp van dwanglicenties is besproken in een separate brief van minister Bruins van 15 juni 2018.77 De minister erkende dat Europese regels met betrekking tot data-exclusiviteit of marktexclusiviteit in de weg staan aan het voorstel van de Raad. Hij is van plan het onderwerp op Europees niveau te bespreken. Daarnaast was de minister tot de conclusie gekomen dat de beperkte ervaring met het gebruik van dwanglicenties er voor zorgt dat er nog veel onduidelijkheid is over dit instrument. Hij heeft derhalve een commissie in het leven geroepen om de inzet van dwanglicenties in een breder juridisch en economisch kader te beschouwen. De bevin-dingen van de commissie worden deze zomer verwacht.
Carved out label
Een andere poging van de Nederlandse Staat, in de vorm van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (het CBG), om kosten te besparen door de aflevering van gene-rieke geneesmiddelen voor geoctrooieerde indicaties te stimuleren, door full label productinformatie te plaatsen op de website van het CBG, ook in gevallen waar de gene-riek had gevraagd om een zgn. carved out bijsluiter toe te passen, is in C-423/17 afgekeurd door het HvJ EU.
In zijn arrest d.d. 14 februari 201978 overwoog het HvJ EU dat indien een generiek heeft aangegeven een
carved out label te willen toepassen, waarin geen melding
wordt gemaakt van indicaties of doseringsvormen die nog onder het octrooirecht vallen op het tijdstip waarop het geneesmiddel op de markt wordt gebracht, die medede-ling begrepen dient te worden als een verzoek tot beper-king van de reikwijdte van de vergunning voor het in de handel brengen van het generieke geneesmiddel in kwes-tie. Het stond het CBG dus niet vrij om een afwijkende full label bijsluiter op zijn website te publiceren. De zaak keert nu terug naar het Haagse hof voor eindarrest.
Bedrijfsgeheimen
Op 18 oktober 201879 trad de Wet bescherming
bedrijfsge-heimen (‘Wbb’) in werking.80 De Wbb vormt een
imple-mentatie van een Europese Richtlijn81 die op zijn beurt de implementatie vormt van artikel 39 van het WTO-TRIPs-verdrag dat bescherming van bedrijfsgeheimen
voor-schrijft.82 De bescherming van bedrijfsgeheimen verliep in
Nederland tot de invoering van de Wbb 99 jaar lang83 via
de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW), via het contrac-tenrecht en via het strafrecht. Nu is op grond van de Wbb het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfs-geheimen zonder toestemming onrechtmatig. De Wbb roept veel interessante vragen op, te beginnen met de ver-mogensrechtelijke status. Die is nogal onduidelijk, zoals
onder andere wordt beschreven door Sieburgh in Themis.84
70. Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 29477, 453. Tevens te raadplegen via www.raadrvs.nl/documenten/publica- ties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen. De lijst van instrumenten bevat ook dwanglicenties; ‘het toestaan dat patiënten, op recept van een arts, zelf geneesmiddelen voor eigen gebruik in het buitenland mogen kopen, bijvoorbeeld via internet’; en de ‘aanpak van misbruik van machtspositie’.
71. Idem, p. 40-41.
72. Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 29477, 453, p. 45-47. Tevens te raadplegen via www.raadrvs.nl/documenten/publica- ties/2017/11/09/ontwikkeling-nieuwe-geneesmiddelen. 73. Kamerstukken II 2017/18, 29477, 453, p. 4. 74. Kamerstukken II 2017/18, 29477, 453, p. 5. 75. Kamerstukken II 2017/18, 29477 (32805), 489, p. 13-14.
76. Dezelfde overwegingen zijn later ook
terug te vinden in de nota van toelichting bij het besluit tot inwerkingtreding van de apothekersvrijstelling.
77. Kamerstukken II 2017/18, 29477, 491.
78. HvJ EU 14 februari 2019, C-423/17, ECLI:EU:C:2019:125 (Warner-Lambert/
Staat).
79. De implementatie is enige maanden vertraagd door een discussie in de Eerste Kamer over de wenselijkheid van volledige proceskostenveroordeling die bij amende-ment in de Tweede Kamer aan de Wbb is toegevoegd. Zie daarover o.a. C.J.S. Vren-denbarg, ‘Bescherming bedrijfsgeheimen mkb en start-ups met nieuwe wet niet geborgd’, FD 24 april 2018, p. 9 (IEF 17651). Uiteindelijk werd er via een soort novelle, via een ander wetsvoorstel (w.v. 34687, wijziging van de Handelsregisterwet 2017) een (toekomstig) tweede lid toege-voegd aan art. 1019ie RV: ‘Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels wor-den gesteld in welke gevallen de rechter de in het ongelijk gestelde partij kan
veroorde-len in de kosten, bedoeld in het eerste lid.’
80. Wet van 17 oktober 2018, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsge-heimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L 157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen), Stb. 2016, 369, inwer-kingtreding Stb. 2016, 370.
81. Richtlijn 2016/943/EU van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-open-baar gemaakte knowhow en bedrijfsinfor-matie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrecht-matig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L 157).
82. Zie C.J.J.C. van Nispen, ‘Een nieuwe quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsge-heim’, BIE 2018-1, p. 9 en M. Schut, ‘Enkele opmerkingen bij de (aankomende) Wet bescherming bedrijfsgeheimen’, BIE 2018/2, p. 54-59.
83. Sinds het arrest Lindenbaum/Cohen, HR 31 januari 1919, NJ 1919/161, dat op 31 januari 2019 werd herdacht met een symposium en een mini-opera van, door en bij de Hoge Raad.
84. C.H. Sieburgh, ‘van geen inbreuk op een recht naar inbreuk op geen recht’,
RM Themis 2019-1, p. 39-44.
85. HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775 (Organik/Dow),
NJ 2019/70, m.nt. Gielen en Van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. Eijsvogels. Zie ook: F.W.E.
Eijsvogels, IER 2018/1 en D.E. Burgers,
Bb 2019/1.
86. C.J.S. Vrendenbarg & C.J.J.C. van Nispen, in: P.G.F.A. Geert & D.J.G. Visser (red.), Tekst & Commentaar Intellectuele
eigendom.
87. J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht (Auteursrecht,
portret-recht, naburige rechten en databanken-recht), Deventer: Wolters Kluwer 2019, 4e
druk, circa 1000 p. (de 3e druk dateert uit 2005).
het zijn van houder van een bedrijfsgeheim op zijn eigen houtje uit te oefenen jegens derden? Denk aan het instel-len van verbodsvorderingen, beslagleggen en schadever-goedingsvorderingen. Dat zal toch meestal niet de bedoe-ling zijn van de licentiegever van wie het bedrijfsgeheim afkomstig is. Maar dat zal hij dan vermoedelijk wel con-tractueel moeten vastleggen. Deze en vele andere vragen zullen de komende jaren moeten worden opgehelderd. Overigens vormt de Wbb slechts de implementatie van een Richtlijn die minimumbescherming biedt. Het blijft dus mogelijk om naast de Wbb een beroep te doen op de bescherming op grond van de onrechtmatige daad.
Er is ook een nieuw afzonderlijk procesrecht voor zaken over bedrijfsgeheimen opgenomen in artikel 1019ia t/m 1019ie Rv. Een hot item wordt de komende tijd het leggen en het inzien van bewijsbeslagen op grond van beweerdelijke schending van bedrijfsgehei-men. De Hoge Raad anticipeerde al op de Wbb bij de
beoordeling van die problematiek.85 Ook de
geheimhou-ding van bedrijfsgeheimen tijdens procedures die op
zichzelf niet over bedrijfsgeheimen gaan kent door de
Wbb nieuwe mogelijkheden. Aan artikel 22a Rv is een nieuw derde lid toegevoegd:
‘De rechter kan, indien kennisneming van stukken door een partij de bescherming van een bedrijfsge-heim als bedoeld in artikel 1 van de Wet bescher-ming bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advocaat is dan wel daar-voor van de rechter bijzondere toestemming heeft gekregen.
len.
Advocaten menen dat sterke voorkeur verdient een regeling als opgenomen in artikel 1019ib lid 5:
‘Het aantal personen, [dat van e.e.a. kennis mag nemen], is niet groter dan nodig om te voldoen aan het recht van partijen op een doeltreffende voorzie-ning en op een eerlijk proces en omvat ten minste
één natuurlijk persoon van elke partij alsmede de
advocaten of andere vertegenwoordigers van partijen bij de procedure’ (cursivering toegevoegd).
Het is voor advocaten ook aan te raden er steeds op aan te dringen dat zij niet als enige van de vertrouwelijke infor-matie kennis mogen nemen.
Vooruitblik
Binnenkort verschijnt een 6e druk van Tekst &
Commen-taar Intellectuele eigendom, inclusief commenCommen-taar op de
gewijzigde BVIE en op de Wet bescherming bedrijfsgehei-men86 en begin juni 2019 verschijnt de 4e druk van het
handboek Auteursrecht.87
