Achter het algoritme
Een onderzoek naar de merkenrechtelijke relevantie van
zoeksuggesties
Loes van den Winkel
Juni 2015
Masterscriptie Juni 2015
Loes van den Winkel - 10422005 Scriptiebegeleider: Dr. L. Guibault
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1: Inleiding……… 4
1.1 Onderwerp……… 4
1.2 Methodologie………... 5
1.3 Afbakening………... 7
Hoofdstuk 2: Over de merkhouder en de zoekmachineprovider………. 9
2.1 Het uitsluitende recht van de merkhouder………... 9
2.2 Zoeksuggesties en de rol van de zoekmachineprovider………... 11
Hoofdstuk 3: Gebruik……….. 15
3.1 Gebruik van een teken………. 15
3.2 Gebruik in het economisch verkeer………. 15
3.3 Eigen commerciële communicatie……….. 18
3.4 Gebruik voor waren of diensten……….. 21
3.4.1 Gebruik ter onderscheiding van waren of diensten….. 21
3.4.2 Gebruik voor eigen waren of diensten……….. 22
3.4.3 Gebruik voor waren of diensten in zoeksuggesties….. 23
3.4.4 Zoeksuggesties, vergelijkende reclame en zuiver beschrijvend gebruik……….. 26
3.5 Tussenconclusie………... 29
Hoofdstuk 4: Het maatschappelijk belang van zoeksuggesties………... 30
1. Inleiding
1.1 OnderwerpEen voor veel mensen bijna dagelijkse handeling: je wilt informatie hebben over een bepaald onderwerp – algemene informatie, verkoopadressen, vergelijkbare producten etc. – en om deze zo snel mogelijk te krijgen googel1 je het onderwerp even. Wanneer je dan naar Google.nl gaat en je bent bijvoorbeeld op zoek naar een leverancier van rolluiken begin je met het intikken van ‘rol’ in de zoekbalk. Je ziet dan het volgende verschijnen: rolexhorloge
roland garros rolex
rollercoaster tycoon2
De dikgedrukte letters zijn gegenereerd door Google Autocomplete, een dienst van Google die je automatisch krijgt bij het zoeken naar informatie via hun website.3 Google is niet de enige zoekmachineprovider die een dergelijke dienst aanbiedt. Ook de zoekmachines van Bing4 en Yahoo5 bieden een zoeksuggestiedienst als integraal onderdeel van hun zoekmachine aan. De zoeksuggesties worden gegenereerd op basis van een algoritme dat de zoekmachineprovider in de regel zelf heeft ontwikkelt. Welke termen worden getoond is onder andere gebaseerd op hoe vaak gebruikers in het verleden naar een term hebben gezocht en de regio en de taal waarin de website van de zoekmachine wordt geraadpleegd.
Uit het gegeven voorbeeld blijkt dat de suggesties die zoekmachines tonen soms overeenkomen met merknamen. De eerste die een merknaam inschrijft verkrijgt op grond van het merkenrecht een uitsluitend recht met betrekking tot het ingeschreven
1 Volgens de Dikke van Dale: goo·ge·len (googelde, heeft gegoogeld) zoeken op internet, zie
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=googelen&lang=nn#.U0FQmXxxWCE, (laatst bezocht op
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=googelen&lang=nn#.U0FQmXxxWCE, (laatst bezocht op 31 mei 2015).
2 Deze suggesties verschenen op 31 mei 2015 bij het intypen van ‘rol’ in de zoekmachine op
http://www.google.nl via de webbrowser Google Chrome.
3 Zie https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=en (laatst bezocht op 31 mei 2015). 4https://www.bing.com/ (laatst bezocht op 31 mei 2015).
woordmerk. In artikel 5 Merkenrichtlijn6 (hierna: MRl) is het uitsluitende merkrecht
van merkhouders vastgelegd. Een merkhouder kan ingevolge dit artikel iedere derde die geen toestemming heeft gekregen om zijn teken te gebruiken, dit gebruik
verbieden mits is voldaan aan de voorwaarden gegeven in het artikel.
De zoeksuggestiedienst van Google is in het verleden meerdere malen onderwerp geweest van een juridische strijd tussen Google als zoekmachineprovider en natuurlijke personen of ondernemingen.7 De grond die veelal wordt aangevoerd is laster. In deze gevallen verschijnt er achter de naam van een persoon of onderneming automatisch een zoekterm met een negatieve betekenis, zoals ‘fraudeur’8 of ‘boef’9. Men kan zich voorstellen dat wanneer een dergelijke negatieve term verschijnt achter het geregistreerde woordmerk, een merkhouder daar niet blij mee is. De vraag is of een merkhouder zich in zo’n geval op zijn merkrecht kan beroepen. Wanneer dat duidelijk is, is de vraag wat hiervan de implicaties zijn in een bredere
maatschappelijke context. De onderzoeksvraag luidt:
‘Levert het vertonen van een woordmerk in een zoeksuggestie gebruik op waartegen de merkhouder op grond van zijn merkrecht kan optreden en wat is het belang van deze bevinding?’
1.2 Methodologie
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zal ik in hoofdstuk 2 eerst
uiteenzetten wat het exclusieve recht van de merkhouder behelst en op welke manier het merkenrecht in de context van zoeksuggesties toepassing heeft. Daarna zal ik uitleggen wat een zoeksuggestie feitelijk is. Daarbij zal ik tevens aandacht besteden aan de rol van de zoekmachineprovider bij het tonen van zoeksuggesties. Zo wordt
6 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
7 Zie o.a. Cour de Cassation 19 juni 2013, 12-12.138 (La société Lyonnaise de garantie/Google Inc &
Google France), Bundesgerichtshof, 14 mei 2013, VI ZR 269/12 en Cour d’appel de Paris 9 december
2009 (Google Inc/Direct Energie).
8 Zie Bundesgerichtshof, 14 mei 2013, VI ZR 269/12, het ging in deze zaak om de Duitse term ‘Betrug’.
9 Zie Cour de Cassation 19 juni 2013, 12-12.138 (La société Lyonnaise de garantie/Google Inc &
duidelijk op welke manier een zoeksuggestie potentieel inbreuk zou kunnen maken op het merkrecht van de merkhouder.
Nu het helder is welke partijen betrokken zijn bij zoeksuggesties en wat hun belangen zijn, moet worden getoetst of de potentieel inbreukmakende handeling gekwalificeerd kan worden als een merkenrechtelijk relevante handeling. Daarvoor moet allereerst worden bekeken of er sprake is van gebruik van een teken overeenstemmend met een merk in de zin van de Merkenrichtlijn door een ander dan de merkhouder. Het
kwalificeren van een handeling als ‘gebruik’ is fundamenteel voor het bestaan van een merkinbreuk. In hoofdstuk 3 zullen daarom alle facetten van merkgebruik behandeld worden. Ten eerste moet er sprake zijn van gebruik van het teken in het economisch verkeer (paragraaf 2). Uit de jurisprudentie volgt een andere voorwaarde voor merkenrechtelijk relevant gebruik namelijk gebruik van het teken in de eigen commerciële communicatie van de derde. Deze voorwaarde wordt apart behandeld in paragraaf 3. Vervolgens wordt in paragraaf 4 uiteengezet wat gebruik van het teken ‘voor waren of diensten’ behelst. Allereerst wordt uiteengezet welke uitleg het Hof van Justitie geeft aan het concept gebruik voor waren of diensten. Hierin komt naar voren dat wanneer er sprake is van vergelijkende reclame, er ook sprake is van gebruik voor waren of diensten. De vereisten voor vergelijkende reclame volgen echter uit een andere richtlijn dan de MRl en verdienen daarom een aparte bespreking. De jurisprudentie van het Hof met betrekking tot de uitleg van het begrip gebruik voor waren of diensten volgens de MRl wordt vervolgens naar analogie toegepast op zoeksuggesties. Duidelijk wordt dat onder de huidige jurisprudentie er geen sprake kan zijn van gebruik voor waren of diensten. Dit is te meer het geval nu er ook geen sprake is van gebruik in vergelijkende reclame en zelfs geen zuiver beschrijvend gebruik. Dit alles leidt tot de conclusie dat het vertonen van een woordmerk in een zoeksuggestie geen gebruik is waartegen de merkhouder op grond van zijn merkrecht kan optreden. Het eerste deel van de onderzoeksvraag is daarmee beantwoord.
In hoofdstuk 4 wordt besproken wat het maatschappelijke belang is van deze bevinding. Dit wordt bekeken vanuit het oogpunt van de zoekmachineprovider, de gebruiker en de merkhouder. Het hoofdstuk heeft een informatierechtelijke
invalshoek. In dit hoofdstuk wordt het tweede deel van de onderzoeksvraag beantwoord.
Beide antwoorden op de onderzoeksvraag worden samengebracht in een afsluitende conclusie.
1.3 Afbakening
In Nederland kan via twee routes merkenrechtelijke bescherming worden verkregen: met de inschrijving van een Benelux-merk of een Gemeenschapsmerk. De regels en criteria ten aanzien van een Benelux-merk zijn neergelegd in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE). Een Gemeenschapsmerk geldt voor de gehele Europese Unie en vindt zijn basis in de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMVo).10
Het merkenrecht binnen de Europese Unie is inhoudelijk grotendeels geharmoniseerd in de Merkenrichtlijn. Deze richtlijn hanteert dezelfde regels en criteria als de GMVo. Deze verordening heeft directe werking in alle lidstaten en is van invloed op het nationale merkenrecht. Voor Nederland zijn de kernbegrippen van de richtlijn geïmplementeerd in het BVIE. De uitleg van kernbegrippen van het merkenrecht ligt bij het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ).11 De Nederlandse rechtspraak zal dan ook de Europese rechtspraak moeten volgen wanneer het gaat om uitleg van de kernbegrippen neergelegd in de GMVo of het BVIE.
In deze scriptie staan de inbreukgronden van artikel 5 lid 1 en 2 MRl centraal. Deze gronden staan in gelijke bewoordingen in art. 9 lid 1 GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE. Het begrip ‘gebruik’ wordt in elk van deze artikelen genoemd en speelt een centrale rol in deze scriptie. Dit is een kernbegrip van het merkenrecht en de uitleg van het begrip ligt dan ook bij het HvJ. In een arrest van het Hof van 7 oktober 2004 werd bepaald dat wanneer sprake is van identieke bepalingen in de GMVo en de MRl, deze op gelijke wijze moeten worden uitgelegd.12 Dientengevolge zal de bewoording van de Merkenrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van de richtlijn en de GMVo als leidraad worden gehanteerd. Een andere reden voor deze keuze is dat de beperkte rechtspraak die er is over het onderwerp zoeksuggesties voornamelijk afkomstig is van andere rechters dan de Nederlandse rechter. Daarom heb ik ervoor gekozen enkel de Europese uitleg van het begrip gebruik te analyseren met ondersteuning van rechtspraak uit Europese lidstaten. De inbreukgrond van
10 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 29 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. 11 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2. Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 56.
artikel 5 lid 5 MRl, ‘gebruik anders dan voor waren of diensten’, is niet geharmoniseerd en valt zodoende buiten de reikwijdte van deze scriptie.
In hoofdstuk 4 wordt verder gekeken dan de regels van de MRl. De zoeksuggestie wordt bekeken vanuit een informatierechtelijke invalshoek. Zoals AG Maduro
opmerkt in zijn conclusie bij het arrest inzake Google/Louis Vuitton, moet het belang van merkenrechtelijke bescherming steeds worden afgewogen tegen andere belangen, zoals de vrijheid van meningsuiting en het vrije handelsverkeer.13 Voor een
diepgaande bespreking van deze belangen is echter geen plaats in deze scriptie. De vrijheid van meningsuiting valt dan ook buiten de reikwijdte van deze scriptie.
13 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 102.
2: Over de merkhouder en de zoekmachineprovider
2.1 Het uitsluitende recht van de merkhouderOm als onderneming zichtbaar te zijn op de immer groeiende markt, is het van belang om de eigen waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een belangrijk instrument daarvoor is het hanteren van een onderscheidingsteken ofwel een merk. Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan het verband dat als gevolg van het gebruik van een merk door het relevante publiek wordt gelegd tussen degene die het merk gebruikt en de waren of diensten waarvoor dat gebruik plaatsvindt.14
De eerste (rechts)persoon die het merk inschrijft krijgt op grond van artikel 5 van de Europese Merkenrichtlijn een uitsluitend recht dat voorziet in de mogelijkheid om op te treden tegen ongeautoriseerd gebruik door derden. Het uitsluitende recht dient ten eerste het belang van de merkhouder om een verstoring van het genoemde verband tussen zijn merk en zijn waren of diensten tegen te kunnen gaan. Daarnaast is het ook van belang voor het in aanmerking komende publiek dat geen onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven of gesuggereerd. Het merk en de daarbij horende goodwill functioneert alleen als de merkhouder de enige partij is die gebruik mag maken van het merk.15
Het uitsluitende recht van de merkhouder is in artikel 5 MRl als volgt vastgelegd: 1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
14 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2. Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 36.
15 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2. Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 36.
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Het uitsluitende recht is van toepassing op het ingeschreven merk van de merkhouder. In de context van zoeksuggesties is het uitsluitende recht van toepassing op het
ingeschreven woordmerk. De houder van een merk kan zijn merknaam registeren en daarmee andere partijen weerhouden van het gebruik van dit woordmerk. De vraag is nu of het gebruik van woordmerken in zoeksuggesties kwalificeert voor merkinbreuk. Voordat deze vraag kan worden beantwoord dient duidelijk te worden wat dit gebruik inhoudt. Bovendien is het van belang hier de rol van de provider en de gebruiker te verduidelijken.
2.2 Zoeksuggesties en de rol van de zoekmachineprovider
Zoekmachines zoals Google en Bing spelen een belangrijke rol in onze online informatievoorziening. Ze helpen internetgebruikers websites te lokaliseren op basis van zoekopdrachten die de gebruikers intypen in de zoekmachine. De gebruiker typt een tekst in de zoekbalk en drukt dan op ‘enter’ of klikt op de ‘zoek’-knop. Daarna wordt een lijst van zoekresultaten gegenereerd. Zoeksuggesties vormen een extra hulpmiddel bij het zoeken met internetzoekmachines. Ze zouden de gebruiker nog sneller naar de juiste informatie moeten leiden. De suggesties worden aangeboden nog vóór de gebruiker op ‘enter’ drukt of op de ‘zoek’-knop klikt. De zoeksuggestie bestaat uit één of meer trefwoorden (soms ook sleutelwoorden genoemd). Een trefwoord of sleutelwoord werkt als een sleutel die toegang geeft tot internetpagina’s
waarvan de precieze locatie of zelfs het bestaan onbekend is.16 Deze toegang wordt
gegeven door het trefwoord in te typen in een zoekmachine, die in het geval van een suggestie de letter(s) die de gebruiker intypt aanvult en/of de trefwoorden aanvult met andere trefwoorden. In deze scriptie gaat het om trefwoorden die overeenkomen met geregistreerde woordmerken. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat de toegang tot internetpagina’s pas wordt gegeven op het moment dat de gebruiker op ‘enter’ of ‘zoek’ klikt. De zoeksuggestie verschijnt al vóór deze handeling van de gebruiker en voorziet op die manier dus in mogelijke toegangswegen naar internetpagina’s. Een leidend voorbeeld van een zoeksuggestiedient is Google Autocomplete, een functie binnen Google Search. Google Autocomplete, voorheen Google Suggest, is in 2004 gelanceerd en wordt sinds 2009 wereldwijd aangeboden.17 Sinds 2004 is de suggestiedienst constant in ontwikkeling geweest; zo wordt het algoritme dat de suggesties genereert met enige regelmaat aangepast en stelt Google filters in die bepaalde suggesties tegenhouden. In 2010 vond de naamswijziging plaats van Google Suggest naar Google Autocomplete. Deze hield verband met de lancering van Google Instant18, een functionaliteit binnen de zoekmachine waardoor tijdens het typen zoekresultaten onder de zoekbalk (en het dropdown-menu met suggesties) verschijnen.19 De reden voor de naamswijziging is volgens Google dat de suggestiedienst een nieuwe functionaliteit heeft gekregen in de vorm van
automatische zoekopdrachten en automatische resultaten. De kernfunctionaliteit is echter hetzelfde gebleven, namelijk het vertonen van zoeksuggesties tijdens het intypen van de zoekopdracht, nu onder de noemer voorspellingen.20 De
naamswijziging op zichzelf lijkt misschien nietszeggend, maar toch zou er meer achter kunnen zitten. Terri Chen, Legal Director Trademarks bij Google, zei in 2013: “[A]utocomplete is not Google suggesting things, it reflects what users are searching
16 Phillips, ‘Google AdWords: Trade Mark Law and Liability of Internet Service Providers’, in: A. Lopez-Tarruella, Google and the Law. Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy
Business Models, T.M.C. Asser Press: Den Haag, 2012, p. 38.
17http://googleblog.blogspot.nl/2009/03/local-flavor-for-google-suggest.html (laatst bezocht op 31 mei 2015).
18http://googleblog.blogspot.nl/2010/10/this-week-in-search-101610 (laatst bezocht op 31 mei 2015). 19www.google.com/insidesearch/features/instant/about.html (laatst bezocht op 31 mei 2015). 20 Vergelijk http://googleblog.blogspot.nl/2004/12/ive-got-suggestion.html en
for […].”21 Google lijkt zich expliciet te willen distantiëren van de term ‘suggesties’.
Wat is nou het wezenlijke verschil tussen de term ‘suggesties’ en de vervangende term ‘voorspellingen’? Volgens de Van Dale is suggereren ‘de suggestie doen, voorstellen; (een denkbeeld, wens, indruk) in iemands gedachte doen ontstaan’.22 Voorspellen is ‘als verwachting uitspreken’.23 Het doen van een voorspelling komt passiever over dan het doen van een suggestie. Een analoog voorbeeld maakt dit duidelijker. Stel er zijn plannen om uit eten te gaan met vrienden maar welk restaurant het wordt is nog niet besloten. Een voorspelling van een van de vrienden zou dan kunnen zijn ‘ik verwacht dat we sushi gaan eten’. Een suggestie daarentegen zou zijn ‘laten we sushi gaan eten’. Uit de suggestie lijkt een duidelijkere voorkeur naar voren te komen dan uit de voorspelling. Toegepast op de naamswijziging lijkt Google te willen zeggen dat haar rol passief is. Dit beeld wordt versterkt door de uitleg van Google Autocomplete op haar eigen website. In de woorden van Google worden de voorspellingen van de functie ‘Automatisch aanvullen’ zonder tussenkomst van mensen door een algoritme geselecteerd.24 Anders gezegd is de zoeksuggestie volgens Google de uitkomst van een automatisch proces en niet van menselijk handelen. Het definiëren van de rol van de zoekmachineprovider heeft gevolgen voor het kwalificeren van zijn handelen in juridisch perspectief. Zoals uit de vorige paragraaf bleek, kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van zijn merk door een derde mits is voldaan aan de verdere criteria voor merkinbreuk. Het moet dus de derde zijn die het merk op inbreukmakende wijze gebruikt.25 In de context van zoeksuggesties is de vraag of de zoekmachineprovider aangemerkt kan worden als een derde die
inbreuk maakt. Wordt de provider een actieve rol toebedeeld en zijn handelen ten aanzien van de zoeksuggestie aangemerkt als eigen handelen, dan kan de
zoekmachineprovider in die rol zelf inbreuk plegen op het merkrecht van een ander. Wordt de provider echter een passieve rol toebedeeld omdat deze enkel de technische
21www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=dff24612-d6f7-4ed2-bfdb-383724e93d57 (laatst bezocht op 31 mei 2015).
22www.vandale.nl/opzoeken?pattern=suggereren&lang=nn#.VT4h82SUcqY (laatst bezocht op 31 mei 2015).
23www.vandale.nl/opzoeken?pattern=voorspellen&lang=nn#.VT4hf2SUcqY (laatst bezocht op 31 mei 2015).
24https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=nl (laatst bezocht op 31 mei 2015). 25 Bijdragen aan het maken van inbreuk, ‘contributory infringement’, waardoor degene die bijdraagt zelf ook inbreuk maakt kennen we niet in het Europese merkenrecht, zie conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 48.
middelen ter beschikking stelt26, dan wordt het lastiger om de provider direct aan te
spreken als inbreukmaker.
Om een zoekmachineprovider te kunnen aanspreken voor merkinbreuk is het dus van belang dat het eigen handelen van de provider als inbreukmakend kan worden
aangemerkt. Daarom zal allereerst duidelijk moeten worden waar dit handelen uit bestaat, zonder er al juridische consequenties aan te verbinden. Hierbij dient Google Autocomplete weer als voorbeeld. Wanneer de internetgebruiker een bepaalde zoekterm ingeeft zal Google Autocomplete automatisch een lijst van populaire zoekcombinaties van de ingegeven zoekterm weergeven. 27 Welke zoektermen worden aangeboden, wordt gebaseerd op de zoekactiviteiten van gebruikers en de content van webpagina’s. De aangeboden zoektermen worden door een algoritme geselecteerd. Het algoritme is gebaseerd op een aantal factoren, zoals hoe vaak
gebruikers in het verleden naar een term hebben gezocht.28 Andere factoren zijn onder andere de regio waarin Google wordt geraadpleegd, de taal waarin Google wordt gebruikt en de ‘freshness layer’. 29 Dit houdt in dat een zoekterm die binnen korte termijn vaak wordt gebruikt ook als suggestie kan verschijnen. Een voorbeeld daarvan is de zoekterm ‘os’ tijdens de Olympisch Spelen. Daarnaast hanteert Google filters waardoor bepaalde zoektermen automatisch worden gedetecteerd en uitgesloten.30 Zo worden naar aanleiding van een uitspraak van de Cour de Cassation suggesties als ‘torrent’, ‘megaupload’ en ‘rapidshare’ uitgesloten.31
Samengevat komt dit op de volgende potentieel inbreukmakende handeling neer. De gebruiker ‘triggered’ de zoekmachine met het intypen van een of meerdere letters. Hierop reageert de zoekmachine met suggesties, die gebaseerd zijn op een algoritme en waarin zoektermen die overeenkomen met geregistreerde woordmerken van anderen dan de zoekmachineprovider kunnen voorkomen. Of deze handeling te
26 Zoals het geval was in HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis
Vuitton) p. 57, herhaald in HvJ 15 december 2011, zaak C-199/10 (Winters/Red Bull) p. 29.
27https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=nl (laatst bezocht op 31 mei 2015). 28https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=nl (laatst bezocht op 31 mei 2015). 29http://searchengineland.com/how-google-instant-autocomplete-suggestions-work-62592 (laatst bezocht op 31 mei 2015).
30https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=nl (laatst bezocht op 31 mei 2015). 31 Cour de Cassation 12 juli 2010, 11-20.358 (SNEP/Google).
kwalificeren is als merkenrechtelijk relevant gebruik dat inbreuk kan maken op de uitsluitende rechten van die anderen wordt in hoofdstuk 3 besproken.
3: Gebruik
3.1 Gebruik van een teken
Ingevolge artikel 5 eerste en tweede lid van de Merkenrichtlijn heeft de merkhouder verschillende inbreukgronden tot zijn beschikking waarmee hij ongeautoriseerd gebruik van zijn merk tegen kan gaan. Voor ieder van deze gronden geldt dat er zonder gebruik geen sprake van inbreuk kan zijn. Om na te kunnen gaan of een merkhouder een derde aansprakelijk kan stellen voor inbreuk op zijn merkrecht, moet dus eerst worden nagegaan of er sprake is van merkenrechtelijk relevant gebruik door die derde. Dat is in dit geval de zoekmachineprovider.
Niet ieder gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een ander levert ook merkenrechtelijk relevant gebruik op. Hoewel gesteld wordt dat het Europese Hof van Justitie het begrip merkgebruik ruim uitlegt32, levert het luttele verschijnen van een teken gelijk aan of overeenstemmend met een merk van een ander niet iedere keer merkgebruik op.33 In het derde lid van artikel 5 MRl zijn voorbeelden gegeven van merkenrechtelijk relevante gebruikshandelingen. Deze lijst is niet uitputtend. De tekst zegt niets over hoe merkgebruik in digitale context moet worden vastgesteld. Het Hof heeft zich herhaaldelijk uitgelaten over hoe het begrip merkgebruik ingevuld moet worden, maar nog niet in de context van zoeksuggesties. Daarom zal de bestaande wetgeving en jurisprudentie geïnterpreteerd en indien mogelijk naar analogie moeten worden toegepast op deze situatie.
3.2 Gebruik in het economisch verkeer
Om te voldoen aan een van de inbreukgronden genoemd in artikel 5 eerste en tweede lid MRl moet er allereerst sprake zijn van ‘gebruik in het economisch verkeer’ van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een ander. Daarvoor moet in ieder geval sprake zijn van gebruik van het teken in het kader van een
32 Zie o.a. Senftleben, ‘Keyword advertising: Geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek’, BIE oktober 2010, p. 348 en HvJ EU 23 maart 2010, Zaken 236/08, 237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), NJ 2012/532, m.nt. J.H. Spoor, p. 15.
33 Senftleben, ‘An uneasy case for notice and takedown: context-specific trademark rights’, VU Centre
handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt behaald en niet in de particuliere sfeer.34 Wanneer men een ruime lezing van de term ‘handelsactiviteit’ hanteert, vallen daaronder alle activiteiten waarmee direct of indirect een economisch voordeel wordt nagestreefd en wordt slechts uitgezonderd datgene wat strikt in de privésfeer plaatsvindt.35 Van gebruik buiten het economisch verkeer is dan enkel sprake wanneer het merkgebruik zelf geen economisch voordeel wordt beoogd. Voorbeelden hiervan zijn gebruik zonder direct commercieel doel of puur beschrijvend gebruik.
In het Google/Louis Vuitton-arrest oordeelde het Hof dat de verlener van een
zoekmachineadvertentiedienst een handelsactiviteit uitoefent en economisch voordeel nastreeft wanneer hij tekens die gelijk zijn aan merken, voor rekening van bepaalde klanten als trefwoorden opslaat en op basis daarvan voor de weergave van
advertenties zorgt.36 De trefwoorden die in dit kader gebruikt worden heten
AdWords.37 Google wordt door de genoemde klanten betaald voor het verlenen van deze dienst. Met deze ‘activiteit’ wordt zodoende direct economisch voordeel nagestreefd. De gevolgde redenering kan niet naar analogie toegepast worden op de zoeksuggestiedienst, omdat het handelen van de zoekmachineprovider – de ‘verlener’ – feitelijk anders is. De provider werkt bij de suggestiedienst namelijk niet ‘voor rekening van bepaalde klanten’ en de dienst ziet ook niet op de weergave van advertenties van deze klanten. Toch is het niet enkel het tonen van advertenties dat gebruik in het economisch verkeer door de zoekmachineprovider kan opleveren. Zo geeft AG Maduro in zijn conclusie bij het arrest inzake Google/Louis Vuitton aan dat ook bij het verschijnen van natuurlijke zoekresultaten na het ingeven van
zoekwoorden een economisch voordeel wordt nagestreefd.38 Natuurlijke resultaten zijn de zoekresultaten die verschijnen nadat de zoekmachinegebruiker op ‘enter’ heeft gedrukt of op ‘zoek’ heeft geklikt. Deze resultaten staan los van de advertenties en worden evenals zoeksuggesties geselecteerd en gerangschikt met behulp van
34 HvJ 12 november 2002, Zaak C-206/01 (Arsenal/Reed), o. 40, HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline), o. 17, beschikking van het Hof 19 februari 2009, C-62/08 (UDV North
America/Brandtraders), o. 44.
35 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht, Kluwer: Deventer, 2010, p. 303.
36 HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), o. 53. 37 Zie www.google.nl/adwords/ (laatst bezocht op)
38 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 77.
automatische algoritmes.39 “Natuurlijke resultaten worden niet getoond uit
liefdadigheid. Zij worden getoond omdat AdWords binnen hetzelfde kader werkt door bepaalde sites extra aandacht te bieden. De waarde van deze aandacht is afhankelijk van het gebruik van de zoekmachine door internetgebruikers. Hoewel het gebruik daarvan voor Google niet direct iets opbrengt, ligt het toch duidelijk aan de basis van de inkomsten die Google haalt uit AdWords, waarmee zij dan weer haar zoekmachine kan financieren. Het verschijnen van natuurlijke zoekresultaten in de zoekmachine van Google voldoet als zodanig ook aan deze voorwaarde.”40
Wanneer bovenstaande wordt toegepast op zoeksuggesties kan worden gesteld dat ook deze niet uit liefdadigheid worden getoond. Hoewel zij niet binnen hetzelfde kader als de natuurlijke zoekresultaten en advertenties worden getoond, is het laten zien van relevante zoeksuggesties evengoed van waarde voor de zoekmachine. Het Duitse Bundesgerichtshof oordeelde hierover het volgende: “Die Suchmaschine ist, um für Internetnutzer möglichst attraktiv zu sein - und damit den gewerblichen Kunden der Beklagten ein möglichst großes Publikum zu eröffnen - auf inhaltlich weiterführende ergänzende Suchvorschläge angelegt.”41 Het is voor de zoekmachine dus waardevol om relevante zoeksuggesties te geven omdat zij op die manier
aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Daarmee zijn ze ook aantrekkelijk voor zakelijke klanten die betalen voor het vertonen van hun advertenties omdat zij via een populaire zoekmachine potentieel een groot publiek kunnen bereiken. Volgens de ruime lezing van de term ‘handelsactiviteit’ kan het tonen van zoeksuggesties aldus aangemerkt worden als een activiteit waarmee indirect commercieel voordeel wordt nagestreefd. Daarmee vindt het gebruik van een teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk van een ander in een zoekmachinesuggestie plaats in het economisch verkeer. Het handelen van de zoekmachineprovider in het Google/Louis Vuitton-arrest vond plaats ‘in het economisch verkeer’.42 Dit leverde echter geen merkenrechtelijk relevant gebruik op. “In dit verband volstaat het op te merken dat het gebruik, door
39 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 3 en 9.
40 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 77.
41 Bundesgerichtshof, 14 mei 2013, VI ZR 269/12, o. 20.
een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachinedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid, gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.”43 Nu er geen sprake is van gebruik van het teken in het kader van de eigen commerciële communicatie van de derde, kan er derhalve geen sprake zijn van merkenrechtelijk relevant gebruik. Omdat het juist deze voorwaarde is waarop aansprakelijkheid voor merkinbreuk van de zoekmachineprovider spaak liep wordt deze voorwaarde hierna apart behandeld.
3.3 Eigen commerciële communicatie
Dat er sprake moet zijn van een ‘eigen commerciële communicatie’ van de derde die het teken gebruikt, is voor het eerst opgedoken in het Google/Louis Vuitton-arrest van het Hof. In de literatuur wordt geopperd dat dit nieuwe concept speciaal voor de onderhavige zaak is uitgevonden.44 De term is na dit arrest nog wel voorgekomen in de rechtspraak van het Hof, maar vooralsnog is er geen definitie gegeven van wat het concept ‘eigen commerciële communicatie’ inhoudt.45 Het is echter wel duidelijk geworden wat in ieder geval níet onder het concept valt.
Zoals is besproken in het vorige hoofdstuk, gebruikt de verlener van een
zoekmachinedienst die aan adverteerders een dienst zoals AdWords aanbiedt, het teken niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie.46 Het Hof overwoog in dat arrest verder dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken en daarvoor wordt
43 HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), o. 56.
44 Zie HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton) met noot in
Harvard Law Review 2010, 124-2, p. 648-655, p. 653, waarin wordt geopperd dat de voorwaarde
‘eigen commerciële communicatie’ niet strookt met de voorgaande rechtspraak van het Hof. Zie ook J. Cornwell, ‘Keywords, case law and the Court of Justice: the need for legislative intervention in modernising European trade mark law’, International Review of Law, Computers & Technology 2013, p. 88.
45 Dit lijkt een extra aanwijzing te zijn dat de term speciaal voor de onderhavige zaak is uitgevonden. Deze propositie heeft echter geen gevolgen voor de vraag of een zoeksuggestie merkgebruik oplevert zoals uit de rest van het hoofdstuk zal blijken.
vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent zelf het teken gebruikt.47
Hierna werden de inbreukgronden niet meer behandeld omdat niet voldaan was aan de instapvoorwaarde voor merkinbreuk. Aansprakelijkheid voor merkinbreuk door een zoekmachineprovider wordt aldus uitgesloten in dit arrest. Van belang is dat dit alleen werd besloten in het kader van het opslaan van trefwoorden en het tonen van advertenties door de provider.48 Dit betekent derhalve niet dat zonder meer hetzelfde geldt voor de zoeksuggestiedienst.
In het arrest inzake l’Oréal e.a.was er ook geen sprake van een ‘eigen commerciële communicatie’. Het Hof oordeelde dat wanneer de dienst van een derde erin bestaat dat hij het zijn klanten mogelijk maakt om in het kader van hun handelsactiviteiten met merken overeenstemmende tekens te laten tonen op zijn site, deze derde het teken niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt.49
In het Wintersteiger-arrest benadrukt het Hof opnieuw dat wanneer op de website van een zoekmachine reclame verschijnt naar aanleiding van het gebruik van een
trefwoord dat identiek is aan een merk, “de veroorzakende gebeurtenis niet het verschijnen van de reclame zelf [is], maar het starten door de adverteerder van het technische proces waardoor de advertentie die hij voor zijn eigen commerciële
communicatie heeft gecreëerd, volgens vooraf bepaalde parameters verschijnt.” 50 De handeling die een eventuele schending van het merkenrecht veroorzaakt, is dus het gedrag van de adverteerder die de zoekmachineadvertentiedienst gebruikt voor zijn eigen commerciële communicatie. Uit de rechtspraak van het Hof volgt derhalve dat wanneer een derde een online advertentiedienst aanbiedt, het niet de verlener van deze dienst is die het teken in zijn eigen commerciële communicatie gebruikt maar de adverteerder. De achterliggende gedachte is dat de verlener van de dienst de
potentiële inbreuk slechts faciliteert door het verzorgen van de technische middelen. Het is volgens het Hof uiteindelijk de adverteerder die de technische middelen
gebruikt om inbreuk te maken. Deze redenering kan niet een-op-een worden toegepast op de zoeksuggestie. Er komt namelijk geen adverteerder aan de pas. Het is de
47 HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), o. 57. 48 Cornwell, ‘Keywords, case law and the Court of Justice: the need for legislative intervention in modernizing European trade mark law’, International Review of Law, Computers & Technology 2013, p. 88
49 HvJ 12 juli 2011, zaak C-324/09 (L’Oréal e.a.), o.102.
gebruiker die de suggestie ‘triggered’ en uiteindelijk de zoekmachineprovider die de suggestie genereert en vertoont. De gebruiker kan het vertonen van de suggestie niet tegengaan. De zoeksuggestie wordt wel gegenereerd met behulp van technische middelen namelijk een algoritme maar een gebruiker kan niet gelijkgesteld worden met een adverteerder. Of het gebruik van een teken gelijk aan of overeenstemmend met een merk in een zoeksuggestie aangemerkt kan worden als een ‘eigen
commerciële communicatie’ van de zoekmachineprovider is nog niet duidelijk. Advocaat-Generaal Kokott schenkt in zijn conclusie bij het arrest Winters/Red Bull ook enige aandacht aan het begrip ‘eigen commerciële communicatie’. In deze zaak vult dienstverlener Winters voorbedrukte aangeleverde blikjes af met een
energiedrank in opdracht van Smart Drinks, een concurrent van Red Bull. De blikjes die Smart Drinks heeft geleverd aan Winters zijn voorzien van tekens
overeenstemmend met het merk van Red Bull. Volgens Kokott gebruikt Winters de tekens van Red Bull niet in het kader van haar eigen communicatie. “De onderneming verhandelt de van het betrokken teken voorziene blikjes met name niet zelf, maar zij biedt […] louter een dienstverlening aan: het afvullen van blikjes. Deze
dienstverlening staat volledig los van de betrokken tekens of merken van Red Bull”.51 Wanneer men de redenering van AG Kokott volgt, kan ook de zoeksuggestie niet worden aangemerkt als gebruik in het kader van de eigen communicatie van de zoekmachineprovider. De provider biedt ook enkel een dienstverlening aan namelijk het tonen van zoeksuggesties. Deze zoeksuggesties kunnen overeenkomen met de woordmerken van anderen. De provider handelt niet in de waren of diensten die bij deze merken horen en de zoeksuggestiedienst staat als zodanig los van de merken van anderen. In het arrest dat volgde op deze conclusie werd de ‘eigen commerciële communicatie’ niet behandeld door het Hof. Dit arrest werd gewezen na het
Google/Louis Vuitton-arrest en het l’Oréal e.a.-arrest. Het is dan ook niet duidelijk of er ook voldaan kan worden aan de eis dat het gebruik plaats moet vinden in het economisch verkeer zonder dat de eigen commerciële communicatie als zodanig wordt gekwalificeerd.
51 Conclusie A-G Kokott van 14 april 2011 in zaak C-119/10 (Winters/Red Bull), p. 25 en 26.
3.4 Gebruik voor waren of diensten
3.4.1 Gebruik ter onderscheiding van waren of diensten
Een voorwaarde waar hoe dan ook aan voldaan moet worden voor toepassing van art. 5 eerste en tweede lid MRl is dat er sprake moet zijn van gebruik ‘voor waren of diensten’. Deze voorwaarde voor gebruik wordt ruim opgevat.52 Het gebruik van het
teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk van een ander moet tot doel hebben het onderscheiden van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming.53 Ook een minder vast verband tussen het teken en de waren of diensten, dus gebruik dat minder onderscheidend is, kan soms volstaan voor gebruik ‘voor waren of diensten’. Zo oordeelde het Hof in het arrest inzake
Arsenal/Reed dat er ook sprake is van gebruik voor waren wanneer het publiek het teken opvat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.54 In deze zaak ging het om het verhandelen van niet-officiële merchandising van
voetbalclub Arsenal. In het arrest inzake Céline overwoog het Hof dat ook gebruik als handelsnaam kan worden beschouwd als gebruik voor waren of diensten wanneer het gebruik zodanig is dat er een verband ontstaat tussen die naam en de producten die op de markt worden gebracht.55 In die zaak ging het om de vraag of het gebruik van ‘Céline’ voor een kledingzaak gebruik als teken ‘voor waren’ oplevert. Tevens is sprake van gebruik ‘voor waren of diensten’ wanneer het gebruik door een derde van een teken overeenstemmend met het merk van een ander, door het betrokken publiek kan worden gezien als een (vermoedelijke) aanwijzing dat de derde de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn. 56 Indien deze aanwijzing de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de waren en de onderneming waarvan de waren afkomstig zijn, is er sprake van gebruik ‘voor waren of diensten’ als bedoeld in de MRl.
52 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2. Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 284.
53 HvJ 23 februari 1999, zaak C-36/97 (BMW/Deenik), o. 38. 54 HvJ 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/Reed), o. 50. 55 HvJ 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline), o, 23.
56 Beschikking van het Hof 19 februari 2009, zaak C-62/08 (UDV North America/Brandtraders), o. 48-49.
3.4.2 Gebruik voor eigen waren of diensten
Het gebruik moet in beginsel betrekking hebben op de waren of diensten van de derde die gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan het merk.57 In voorkomend geval kunnen zij ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Deze situatie deed zich voor in een arrest uit 1999 over het aanbieden van reparatiediensten voor auto’s van het merk BMW door een niet-geautoriseerde dealer in slogans als ‘Specialist in BMW’. 58 Hierin oordeelde het Hof dat dit gebruik van het merk te kwalificeren was als gebruik in de zin van de Richtlijn. Het gebruik van het merk in de hier bedoelde slagzinnen is volgens het Hof te kwalificeren als gebruik ‘voor waren’. Het merkgebruik bestond in het identificeren en onderscheiden van BMW ten opzichte van andere automerken als object van de aangeboden dienst. Het ging bijgevolg om gebruik van het merk in verband met producten van de merkhouder zelf, ter promotie van de diensten van de autodealer. Anders was het in arrest inzake Adam Opel/Autec dat ging over het gebruik van het merk van Opel op schaalmodellen van de auto. Hierin werd geoordeeld dat er alleen aan de instapvoorwaarden voor inbreuk wordt voldaan wanneer het merk wordt gebruikt voor de waren of diensten van de derde zelf en niet als referentie naar de waren en diensten van de merkhouder.59 Toch betekent dit niet dat gebruik van een merk met het doel te refereren naar de waren of diensten van de merkhouder niet onder art. 5 MRl valt. In de O2/Hutchinson-beslissing overwoog het Hof namelijk dat het gebruik van het merk van een ander in vergelijkende reclame aangemerkt kan worden als gebruik voor de eigen waren of diensten van de adverteerder.60 Wanneer het gebruik evenwel voldoet aan alle vereisten voor vergelijkende reclame wordt aansprakelijkheid uitgesloten. Deze vereisten volgen uit een andere richtlijn dan de Merkenrichtlijn en worden later apart besproken.
In het Google/Louis Vuitton-arrest verklaart het Hof de redenering van het
O2/Hutschinson-arrest van toepassing op situaties waarin een derde het merk van een
57 HvJ 25 januari 2007, zaak 48/05 (Adam Opel/Autec), o. 28 en 29, HvJ 12 juni 2008, Zaak C-533/06 (O2/Hutchison 3G), o. 34, HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), o. 60, HvJ 15 december 2011, zaak C-199/10 (Winters/Red Bull), o. 30. 58 HvJ 23 februari 1999, zaak C-36/97 (BMW/Deenik), o. 38.
59 HvJ 25 januari 2007, zaak C-48/05 Zaak C-48/05 (Adam Opel/Autec), o. 28 HvJ 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2/Hutchison 3G), o. 36.
concurrent als sleutelwoord koopt om zijn eigen advertentie tevoorschijn te laten komen, zelfs wanneer het merk zelf niet voorkomt in de advertentie. “Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke zoekresultaten van de zoekactie
verschijnen, kan de internetgebruiker deze […] zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder […]. In deze situatie […] is er sprake van gebruik van een teken voor de waren of diensten van deze concurrent”.61 Daar staat tegenover dat
de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst die zijn klanten de mogelijkheid biedt dat merk te gebruiken als trefwoord, dat merk niet zelf gebruikt in de
merkenrechtelijk relevante zin van het woord. Dit is temeer het geval wanneer de derde het merk niet gebruikt in zijn ‘eigen commerciële communicatie’.62
In het arrest inzake Red Bull/Winters overwoog het Hof dat ook degene die een van een overeenstemmend teken voorziene verpakking in opdracht en volgens
aanwijzingen van een derde afvult, zelf geen gebruik van dat teken maakt.63 Doordat de af te vullen blikjes al voorzien zijn van de met merken overeenstemmende tekens verzorgt de afvullende partij slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct, zonder zelf enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes. 3.4.3 Gebruik voor waren of diensten in zoeksuggesties
Gebruik ‘voor waren of diensten’ in zoeksuggesties kan op drie verschillende manieren worden bereikt: (1) de zoekmachineprovider gebruikt een teken gelijk aan of overeenstemmend met een merk ter onderscheiding van zijn eigen waren of diensten, (2) de zoekmachineprovider gebruikt het teken ter onderscheiding van de waren of diensten voor rekening van wie hij handelt of (3) er ontstaat een verband tussen het teken en de waren die de provider in de handel brengt of de diensten die de provider verricht. Bij iedere vorm van gebruik moet gekeken worden naar de
61 HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), o. 68-69. 62 Deze voorwaarde is dus zowel van belang bij de beoordeling van het gebruik ‘in het economisch verkeer’ als hij het gebruik ‘voor waren of diensten’. Zie conclusie A-G Kokott van 14 april 2011 in zaak C-119/10 (Winters/Red Bull) waarin werd beargumenteerd dat in de gevallen dat er sprake was van gebruik voor waren of diensten er ook sprake was van gebruik in de ‘eigen commerciële communicatie’.
opvattingen van het in aanmerking komende publiek.64 Er is sprake van gebruik ter
onderscheiding van waren of diensten wanneer het voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op bepaalde waren of diensten, die door dat gebruik van andere waren of diensten wordt onderscheiden. In dat verband moet gewezen worden op het relevante publiek bij een zoekmachinesuggestie, namelijk de gebruiker van de zoekmachine. De gebruiker die een zoekopdracht heeft voltooid, onderscheidt zich van de gebruiker die simpelweg bezig is met het intypen van een woord en nog niet op ‘enter’ of ‘zoek’ heeft geklikt. De eerste krijgt de zoekresultaten te zien die zijn gerangschikt volgens de relevantie ervan voor de gebruikte zoekwoorden.65 De laatste verwacht nog geen informatie en de suggestie komt dus als een verrassing voor de gebruiker.66 Hoewel het hier de gebruiker is die de zoeksuggestie ‘triggered’, is het uiteindelijk het algoritme van de zoekmachine die selecteert welke suggesties getoond worden aan de gebruiker. Het is derhalve ook het algoritme van de zoekmachine die trefwoorden overeenkomend met merkwoorden toont. Zo kan het gebeuren dat een gebruiker die op zoek was naar rolgordijnen, geconfronteerd wordt met het
merkwoord ‘rolex’ en iemand die op zoek was naar verkoopadressen van Rolex horloges geconfronteerd wordt met de zoeksuggestie ‘rolex replica’.
De vraag die speelt binnen het kader van zoeksuggesties is of het relevante publiek het merkgebruik in een zoeksuggestie opvat als betrekking hebbende op bepaalde waren of diensten. Zoals eerder aangegeven bestaat het gebruik van de
zoekmachineprovider in het genereren van suggesties, die gebaseerd zijn op een algoritme en waarin zoektermen die overeenkomen met geregistreerde woordmerken van anderen kunnen voorkomen. Dit lijkt geenszins op het aanbrengen van merken op niet-officiële merchandising. Het gebruik in zoeksuggesties kan dientengevolge niet worden gekwalificeerd als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de
merkhouder. De zoekmachineprovider gebruikt de suggesties ook niet als
handelsnaam. Daarnaast kan het merkgebruik niet worden aangemerkt als object van
64 Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, Industriële eigendom Deel 2. Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 280. Zie ook Bednarz & Waelde, ‘Search Engines, Keyword Advertising and Trademarks. Fair innovation or Free Riding?’, in: L. Edwards & C. Waelde, Law and the Internet
(Third Edition), Oxford & Portland 2010, p. 7/69.
65 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 88.
66 Smith, ‘Search engine liability for autocomplete defamation: combating the power of suggestion’,
de aangeboden dienst. Niet duidelijk is of er sprake is van een eigen commerciële communicatie door de provider. Wel zou aansluiting gezocht kunnen worden bij het Red Bull/Winters-arrest, in die zin dat de zoekmachineprovider geen belang heeft bij de inhoud van de zoeksuggestie.
Evenzo is er mijns inziens geen sprake van gebruik dat door het relevante publiek aan te merken is als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Een Franse rechter oordeelde in 2009 dat een gebruiker van een internetzoekmachine er niet van op de hoogte is dat een zoekmachine zoeksuggesties toont. Deze gebruiker zou volgens de rechter de voorgestelde zoektermen volgen in plaats doorgaan met het uitvoeren van zijn of haar eigen zoekopdracht.67 Men mag er vanuit gaan dat de gebruiker anno 2015 op de hoogte is van het bestaan van zoeksuggestiediensten. Deze gebruiker zal de zoeksuggesties van de zoekmachinedienst niet aanmerken als gebruik ter
onderscheiding van waren of diensten. De zoektermen die vertoont worden zijn op zich inhoudelijk neutraal.68 Een sprekend voorbeeld hiervan is de zoekterm ‘apple’. Die term kan zowel verwijzen naar het merkwoord ‘Apple’ als naar het fruit. De Cour de Cassation zei hierover dat de combinatie van termen die getoond wordt op zichzelf geen betekenis of kwalificatie heeft.69 De termen worden bij elkaar gezet door een automatisch proces en hebben geen ander doel dan gebruikers in staat te stellen om naar sites te zoeken. Het is uiteindelijk aan de gebruiker om in te gaan op de suggestie door op ‘enter’ te drukken of op ‘zoek’ te klikken en het zal dus ook aan de intentie van de gebruiker liggen of deze het verband legt met producten van het merk ‘Apple’ of met de vrucht. Die intentie bestaat al vóór de gebruiker is begonnen aan het intypen van zijn of haar zoekopdracht. Zoals het Hof in het Google/Louis Vuitton-arrest al aangaf, is de internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert meestal op zoek naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk.70 Het is inherent aan een merk dat deze dient ter onderscheiding van waren
of diensten. Wanneer een gebruiker begint met het typen van een zoekterm
overeenkomend met een merk zal hij van tevoren het verband al hebben gelegd met
67 Cour d’appel de Paris 9 december 2009 (Google Inc/Direct Energie).
68 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 110.
69 Cour de Cassation 19 juni 2013, 12-12.138 (La société Lyonnaise de garantie/Google Inc & Google
France).
de waren of diensten van de merkhouder. Het verschijnen van de zoeksuggestie is hier niet het beslissende moment waarop een verband wordt gelegd met waren of diensten. Zelfs wanneer dit wel het geval zou kunnen zijn, zoals in de situatie van de
internetgebruiker die op zoek is naar rolluiken en geconfronteerd wordt met ‘rolex’, zal de gebruiker geen verband leggen met de waren of diensten van de
zoekmachineprovider. De reden dat gebruikers überhaupt een verband leggen met waren of diensten op het moment dat zij niet meer dan een woord zien, is dat zij al bekend zijn met het merk.71 Wanneer er een onbekend merk zou zijn genaamd ‘Peer’ en bij het intypen van de letters ‘pee’ verschijnt ‘peer’ als suggestie, dan zal de
gebruiker geen verband leggen met de waren of diensten van ‘Peer’. Daarom is niet in te zien dat een gebruiker puur door het vertonen van een zoeksuggestie waarin een merkwoord voorkomt, zal denken dat er een economisch verband bestaat tussen het merk en de waren of diensten van de zoekmachineprovider.
3.4.4 Zoeksuggesties, vergelijkende reclame en zuiver beschrijvend gebruik Zoals eerder aangehaald in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk overwoog het Hof in het O2/Hutchinson-arrest dat het gebruik van het merk van een ander in vergelijkende reclame aangemerkt kan worden als gebruik voor de eigen waren of diensten van de adverteerder. Een Belgische rechter beoordeelde in 2007 de “alternatieve
zoektermen” (lees: zoeksuggesties) die verschijnen na het inwerkingstellen van de Google Suggest-dienst. De rechter overwoog dat de eiseres in de onderhavige zaak het “aannemelijk [maakt] dat de bekomen zoekalternatieven wel als reclame beschouwd kunnen worden”.72 De rechter wijdt echter niet uit over waarom de zoeksuggesties als reclame beschouwd kunnen worden. Wanneer een zoeksuggestie aangemerkt kan worden als vergelijkende reclame is er sprake van merkenrechtelijk relevant gebruik. Als er evenwel voldaan wordt aan alle voorwaarden voor
vergelijkende reclame zoals neergelegd in de Richtlijn inzake misleidende reclame en
71 Goldman betoogt dat dit geldt voor woorden in het algemeen; wanneer iemand een woord hoort en hij heeft geen bestaande betekenis in zijn hoofd of hij kan geen betekenis halen uit de context waarin het woord wordt uitgesproken, dan slaagt het woord er niet in om te communiceren. Zie Goldman, ‘Deregulating relevancy in internet trademark law, Emory Law Journal 2005, vol. 54 p. 554-444. 72 Rechtbank van koophandel Leuven (voorzitter) 1 maart 2007, Computerrecht 2008, 63 met noot E. Bruyndonckx, punt D5.
vergelijkende reclame (Reclamerichtlijn)73, is het merkgebruik geoorloofd. De
merkhouder kan in zo’n geval niet optreden tegen gebruik van het merk. De definitie van reclame is neergelegd in artikel 2 sub a Reclamerichtlijn: “iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen”.
Vergelijkende reclame wordt als volgt gedefinieerd in artikel 2 sub c van die richtlijn: “elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent
aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd”.
De vraag is dus allereerst of een zoeksuggestie kan worden aangemerkt als reclame in de zin van de Reclamerichtlijn. Daarvan is sprake wanneer de suggestie aangemerkt kan worden als een ‘mededeling’ die wordt verricht ‘ter bevordering van de afzet van goederen of diensten’. Buiten de Belgische rechter hebben andere rechters uit
verschillende Europese lidstaten zich uitgelaten over de vraag of een zoeksuggestie aangemerkt kan worden als een bewering van de zoekmachine zelf. Hoewel er in geen van deze uitspraken een beoordeling onder de Reclamerichtlijn plaatsvond, zijn de termen bewering en mededeling in deze context mijns inziens inwisselbaar. Het BGH was van mening dat de combinatie van zoektermen van de zoekmachineprovider zelf afkomstig is, waaruit volgt dat de provider verantwoordelijk is voor de suggestie.74 Anders oordeelde de Cour de Cassation, door te oordelen dat een zoeksuggestie de uitkomst is van een zuiver automatisch proces en dat de suggesties die getoond worden willekeurig zijn. 75 Daaruit volgt dat de zoeksuggestie niet gezien kan worden als een bewering van de zoekmachineprovider zelf. Zowel het Oberlandesgericht in Keulen76 als de Tribunal de Commerce in Parijs77 volgden een dergelijke redenering.
Niet in te zien is hoe de uitkomst van een zuiver automatisch proces, namelijk een willekeurige combinatie van zoektermen, aangemerkt kan worden als een mededeling
73 Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.
74 Bundesgerichtshof 14 mei 2013, VI ZR 269/12, overweging 22.
75 Cour de Cassation 19 juni 2013, 12-12.138 (La société Lyonnaise de garantie/Google Inc & Google
France).
76 OLG Köln 10 mei 2012, 15 U 199/11, OpenJur 2012, 88697.
ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Zoals in de vorige paragraaf al werd gesteld heeft de combinatie van termen die vertoond wordt op zichzelf geen betekenis of kwalificatie voor de gebruiker. Een reeks woorden zonder betekenis of kwalificatie kan naar mijn mening niet de afzet van goederen of diensten bevorderen. Nu er in zijn geheel geen sprake is van reclame in de zin van de REH kan er ook geen sprake zijn van vergelijkende reclame. Dat is eens te meer het geval nu de
‘mededeling’ niets van doen heeft met concurrenten. Het is niet zo dat het gebruik van het merk door de zoekmachine erop gericht is dat de internetgebruiker niet alleen kennis neemt van de waren of diensten van de merkhouder maar ook van die van de zoekmachineprovider zelf.78
Uit het bovenstaande volgt dat het gebruik door zoekmachineproviders van woordmerken in zoeksuggesties niet gekwalificeerd kan worden als gebruik voor waren of diensten. Er is geen sprake van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten of van gebruik waardoor een (vermoeden van een economisch) verband ontstaat, noch van gebruik in vergelijkende reclame. Het gebruik komt wellicht nog het meest in de buurt van zuiver beschrijvend gebruik, nu dit soort gebruik niet tot doel heeft de waren of diensten van de derde te onderscheiden.79 Gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden dient om de potentiële klant die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar. Hoewel een zoeksuggestie dit potentieel kan doen, is dit niet het primaire doel van de suggestie.
In de woorden van AG Maduro kan worden geconcludeerd dat het gebruik van met merken overeenkomende zoekwoorden door een zoekmachine in zoeksuggesties beperkt is tot de verstrekking van informatie aan de consument. Zoekmachines doen dit “op een wijze die nog minder indruist tegen de belangen van de merkhouders dan gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden of vergelijkende reclame”.80
78 HvJ 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), o. 71. Zie ook HvJ 12 juni 2008, zaak 533/06 (O2/Hutchison 3G), o. 35, 35 en 42 en HvJ 12 juli 2011, zaak C-324/09 (L’Oréal e.a.), o. 52 en 53.
79 HvJ 14 mei 2002, zaak C-2/00 (Holterhoff/Freiesleben) o. 16, verder uitgelegd in HvJ 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/Reed), o. 54.
80 Conclusie A-G Maduro in gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google/Louis Vuitton), p. 107.
3.5 Tussenconclusie
Een interpretatie van de huidige wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot de invulling van het begrip ‘merkgebruik’ wijst erop dat een zoeksuggestie waar het merkwoord van een ander in voorkomt niet kan worden aangemerkt als
merkenrechtelijk relevant gebruik. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor waren of diensten. Gesteld kan worden dat het
handelen van de zoekmachineprovider te passief is. De eis dat er sprake moet zijn van merkgebruik zorgt voor een drempelvoorwaarde voor merkinbreuk.81 Nu deze
drempel niet wordt gehaald kan er geen sprake zijn van merkinbreuk en hoeven de overige voorwaarden niet te worden behandeld.
Het kwalificeren van een handeling als gebruik in de zin van het merkenrecht is fundamenteel voor het bestaan van merkinbreuk. Uit de analyse van het begrip gebruik volgt echter dat onder de huidige wetgeving en jurisprudentie de zoeksuggestie niet kan worden aangemerkt als een merkenrechtelijk relevante handeling. De zoekmachineprovider kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreukmakende zoeksuggesties op grond van het merkenrecht. In het volgende hoofdstuk zal het belang van deze bevinding worden besproken.
81 Bednarz & Waelde, ‘Search Engines, Keyword Advertising and Trademarks. Fair innovation or Free Riding?’, in: L. Edwards & C. Waelde, Law and the Internet (Third Edition), Oxford & Portland 2010, p. 7/69. Zie ook Senftleben. ‘Adapting EU trademark law to new technologies: back to basics?’, in C. Geiger (Ed.), Constructing European Intellectual Property (European Intellectual Property Institutes
Network Series) (pp. 137-176). Cheltenham: Edward Elgar 2013, p. 146, die spreekt over gebruik als
4: Het maatschappelijk belang van zoeksuggesties
In hoofdstuk 3 werd het eerste deel van de onderzoeksvraag beantwoord. Het
vertonen van een woordmerk in een zoeksuggestie levert geen gebruik op waartegen de merkhouder op grond van zijn merkrecht kan optreden. De door
zoekmachineproviders geleverde suggestiedienst blijft in merkenrechtelijke zin dus vrij van juridische gevolgen. In dit hoofdstuk wordt besproken wat het
maatschappelijk belang van deze bevinding is.
Zoals in de inleiding al werd aangehaald is een zoekmachine tegenwoordig een belangrijke, zo niet de belangrijkste weg naar informatie.82 De kernfunctie van een zoekmachine is het vergemakkelijken van toegang naar content en
informatiebronnen.83 Hierbij zijn drie partijen betrokken, namelijk de
informatieverschaffers die content plaatsen in informatiebronnen, de gebruikers die op zoek zijn naar deze content en de zoekmachineprovider die de toegang voor gebruikers naar deze content verzorgt. In de context van deze scriptie kunnen merkhouders worden aangeduid als informatieverschaffers.
De zoekmachineprovider bemiddelt tussen informatieverschaffers en gebruikers door middel van algoritmes die betrekking hebben op het selecteren, rangschikken en presenteren van referenties naar informatie.84 Zoals in hoofdstuk 2 al werd gezegd is
de zoeksuggestie hierbij een extra hulpmiddel. Een relevante zoeksuggestie helpt de zoekmachine bij het uitvoeren van zijn kernfunctie namelijk het vergemakkelijken van toegang naar content voor gebruikers. Deze functie wordt vormgegeven in een communicatief proces tussen de zoekmachine en de gebruiker en is grotendeels afhankelijk van de ingave van de gebruiker.85 Goldman wijst erop dat gebruikers
82 Zie M. Boonk, Zeker over zoeken? Naar een juridisch kader voor verrichtingen van zoeksystemen
met betrekking tot via internet beschikbare open content, Academisch proefschrift Vrije Universiteit
van Amsterdam 2013, p. 23. Zie ook Van Eijk, ‘Search Engines, the New Bottleneck for Content Access’, IRIS PLUS 2006-2, p. 141.
83 Van Eijk, ‘Search Engines, the New Bottleneck for Content Access’, IRIS PLUS 2006-2, p. 141. 84 Van Hoboken, Search engine freedom: On the implications of the Right to Freemdom of Expression
for the Legal Governance of Web Search Engines. Information Law Series nr. 27, Alphen aan de Rijn:
Kluwer International Law 2012, p. 175-176.
85 Van Hoboken, Search engine freedom: On the implications of the Right to Freemdom of Expression
for the Legal Governance of Web Search Engines. Information Law Series nr. 27, Alphen aan de Rijn:
