ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer) 1 februari 2018 *
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel – Ouder internationaal beeldmerk Marlboro – Relatieve weigeringsgrond –
Bekendheid – Bewijsstukken die voor het eerst voor de kamer van beroep worden overgelegd – Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep – Artikel 76, lid 2, van verordening (EG)
nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] – Regel 50, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”
In zaak T-105/16,
Philip Morris Brands Sàrl, gevestigd te Neuchâtel (Zwitserland), vertegenwoordigd door L. Alonso Domingo, advocaat,
verzoekster, tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral en M. Simandlova als gemachtigden,
verweerder, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Explosal Ltd, gevestigd te Larnaca (Cyprus), vertegenwoordigd door D. McFarland, barrister,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 4 januari 2016 (zaak R 2775/2014-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Philip Morris en Explosal,
wijst
HET GERECHT (Derde kamer),
samengesteld als volgt: S. Frimodt Nielsen, I. S. Forrester (rapporteur) en E. Perillo, rechters, griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,
gezien het op 17 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
* Procestaal: Engels.
gezien de op 26 mei 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 15 juni 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
na de terechtzitting van 12 mei 2017, het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 1 juli 2011 heeft interveniënte, Explosal Ltd, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 34 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Tabakszakken; tabak; rooktabak; tabak, sigaren, sigaretten; bewerkte tabak”.
4 Op 28 mei 2013 is het hierboven in punt 2 afgebeelde beeldteken als Uniemerk ingeschreven.
5 Op 15 januari 2014 heeft verzoekster, Philip Morris Brands Sàrl, krachtens artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001) een vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk ingediend.
6 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op dertien oudere beeldmerken.
7 Bij beslissing van 8 september 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen na – om proceseconomische redenen – in hoofdzaak het litigieuze merk en het hieronder afgebeelde oudere internationale merk, ingeschreven onder nummer 1064851 (hierna: „ouder merk”) te hebben vergeleken:
De nietigheidsafdeling heeft beslist dat de geringe overeenstemming tussen de betrokken merken niet
8
leidde tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en voorts, wat betreft artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dat verzoekster geen enkel element had aangedragen tot bewijs van de bekendheid van het oudere merk.
9 Op 29 oktober 2014 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Op 10 november 2014 heeft ze ook een verzoek tot restitutio in integrum ingediend op grond dat haar niet de mogelijkheid was geboden om voor de nietigheidsafdeling het bewijs te leveren van de bekendheid van het oudere merk.
10 Op 5 december 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot restitutio in integrum afgewezen. Zij oordeelde dat verzoekster geen blijk had gegeven van de vereiste zorgvuldigheid ter naleving van de gestelde termijn om documenten over te leggen tot staving van haar vordering tot nietigverklaring.
Verzoekster is tegen die beslissing niet opgekomen.
11 Bij beslissing van 4 januari 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling verworpen.
12 Ten eerste heeft de kamer van beroep verzoeksters argumenten inzake de beweerde schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 afgewezen. De kamer van beroep heeft vastgesteld dat de dominerende bestanddelen van de conflicterende beeldtekens de woordelementen
„marlboro” en „raquel” zijn, terwijl de geometrische vorm in een donkere kleur aan de bovenkant van de tekens – de door verzoekster geclaimde „dakvorm” – veeleer een „versiering” is dan een onderscheidend element. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de betrokken beeldtekens – ondanks de identiteit van de betrokken waren – bijgevolg verschilden of slechts in zeer geringe mate overeenstemden, wat elk gevaar voor verwarring uitsloot.
13 Ten tweede heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de voor het eerst voor haar overgelegde bewijsstukken, die betrekking hadden op het door gebruik verkregen grote onderscheidend vermogen van het oudere merk, met name van het grafische element „in de vorm van een dak”. De kamer van beroep steunde dienaangaande op artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001), dat haar een ruime beoordelingsbevoegdheid geeft om te beslissen of er al dan niet rekening moet worden gehouden met niet tijdig aangevoerde of overgelegde feiten en bewijzen. Krachtens regel 50, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) is het onderzoek van het beroep overigens beperkt tot de bewijsstukken die in eerste aanleg werden overgelegd. Bijgevolg waren nieuwe bewijsstukken slechts ontvankelijk op voorwaarde dat deze complementair waren, wat volgens de kamer van beroep in casu niet het geval was.
14 De kamer van beroep heeft de factoren onderzocht die, volgens verzoekster, verantwoordden dat voor de nietigheidsafdeling geen bewijsstukken waren overgelegd, met name verzoeksters bewering dat zij deze zou overleggen na ontvangst van interveniëntes opmerkingen, maar dat de tegensprekelijke fase van de procedure was gesloten aangezien deze niet binnen de gestelde termijn had geantwoord. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat deze verantwoording niet overtuigde om de volgende redenen.
Ten eerste moet regel 37, onder b), iv), van verordening nr. 2868/95 in die zin worden uitgelegd dat van degenen die om nietigverklaring verzoeken wordt vereist dat zij hun argumenten aanvoeren en hun bewijsstukken overleggen op het moment van de indiening van de vordering tot nietigverklaring.
Ten tweede staat regel 40, lid 2, van verordening nr. 2868/95 [thans artikel 17, lid 2, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 van de Commissie van 18 mei 2017 ter aanvulling van verordening nr. 207/2009 en tot intrekking van de verordeningen nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 (PB 2017, L 205, blz. 1)] de nietigheidsafdeling toe om over de vordering tot nietigverklaring te oordelen op grond van de bewijsstukken waarover zij beschikte, zelfs zonder opmerkingen van interveniënte. Ten derde
beschikte verzoekster, omdat er geen sprake was van een tijdslimiet voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring, over voldoende tijd om het bewijs te verzamelen dat volgens haar bij haar vordering moest worden gevoegd.
15 Al deze overwegingen in acht genomen, heeft de kamer van beroep beslist om geen rekening te houden met de bewijzen die verzoekster voor het eerst voor haar had overgelegd.
16 Ten derde heeft de kamer van beroep verzoeksters argumenten inzake de beweerde schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 afgewezen omdat het bewijs van de bekendheid van het oudere merk voor het eerst voor de kamer van beroep was overgelegd en daarom niet in aanmerking kon worden genomen. Overigens heeft de kamer van beroep geoordeeld dat zelfs als die bekendheid was bewezen, de zeer geringe mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken onvoldoende was geweest opdat het publiek een verband tussen deze tekens legt.
Conclusies van partijen
17 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– het litigieuze merk nietig te verklaren, of, subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar de kamer van beroep voor verder onderzoek in het licht van de overgelegde bewijsstukken betreffende de bekendheid en het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk;
– het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.
18 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
19 Interveniënte verzoekt het Gerecht:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
20 Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan: ten eerste schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, ten tweede schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en van artikel 76, lid 1, van deze verordening (thans artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001) en ten derde schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
21 Met haar eerste middel levert verzoekster in wezen kritiek op de weigering van de kamer van beroep om de voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken betreffende de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk in aanmerking te nemen. Zodoende heeft de kamer van beroep met haar bestreden beslissing artikel 76 van verordening nr. 207/2009 geschonden.
22 Verzoeksters tweede middel bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel verwijt verzoekster de kamer van beroep een onjuiste totaalbeoordeling van het gevaar voor verwarring van het litigieuze merk met het oudere merk. In het tweede onderdeel verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk niet in aanmerking heeft genomen en daardoor artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 alsook artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening heeft geschonden.
23 Met haar derde middel voert verzoekster in wezen aan dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door te overwegen dat, zelfs als het bewijs van de bekendheid van het oudere merk in aanmerking was genomen, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken onvoldoende was geweest opdat de consument een verband tussen deze tekens legt.
24 Ten behoeve van dit arrest zal het Gerecht, om te beginnen, het eerste middel en het tweede onderdeel van het tweede middel samen onderzoeken, omdat deze beide betrekking hebben op de uitlegging van artikel 76 van verordening nr. 207/2009.
25 Verzoekster verwijt het EUIPO een onjuiste toepassing van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, daar de kamer van beroep de bewijzen van bekendheid en van het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk terzijde heeft geschoven omdat zij voor het eerst voor haar waren overgelegd.
26 Dienaangaande voert verzoekster, met verwijzing naar de Engelse versie van verordening nr. 2868/95, aan dat regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 zich niet verzet tegen de aanvaarding van nieuwe bewijsstukken, aangezien de termen „nieuw” en „aanvullend” beide worden vermeld in de bewoordingen van deze bepaling, wat impliceert dat de kamer van beroep nieuwe – te weten voor het eerst voor de kamer van beroep aangevoerde of overgelegde – feiten en bewijsstukken in aanmerking had kunnen nemen. Verzoekster benadrukt de overduidelijke relevantie van de nieuwe bewijsstukken die zij aan de kamer van beroep heeft overgelegd, het feit dat de andere partij in de procedure – te weten interveniënte – deze op zinvolle wijze heeft kunnen betwisten alsook de duidelijke tegenstrijdigheid van de bestreden beslissing met een eerdere beslissing van de kamer van beroep, die enkele maanden vóór de bestreden beslissing werd uitgesproken en die het oudere merk en het grafische element ervan in dakvorm betrof.
27 Zonder de discretionaire bevoegdheid van de kamer van beroep om rekening te houden met niet tijdig overgelegde feiten en bewijsstukken in twijfel te trekken, meent verzoekster dat deze bevoegdheid niet tot willekeur mag leiden wanneer zulke nieuwe gegevens werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de procedure. Verzoekster verwijst dienaangaande naar het arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), om staande te houden dat het het EUIPO helemaal niet verboden is om rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen.
Integendeel, de eerbiediging van de beginselen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur pleiten voor de aanvaarding van deze gegevens.
28 Verder beroept verzoekster zich op de eerdere beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 27 februari 2015 in zaak R 1585/2013-1, een geschil tussen verzoekster en de houder van het Uniebeeldmerk SUPER ROLL (hierna: „beslissing ,SUPER ROLL’”), waarin is erkend dat het merk Marlboro en het grafische element ervan in de vorm van een dak bij het relevante publiek „grote bekendheid” hadden verkregen in de hele Europese Unie.
29 Verzoekster voert aan dat zij, in het kader van de procedure voor de kamer van beroep, een kopie van de beslissing „SUPER ROLL” had overgelegd, samen met de bewijsstukken die de bekendheid van het oudere merk moesten aantonen. De kamer van beroep heeft echter zowel de bewijsstukken als de inhoud van de beslissing „SUPER ROLL” terzijde geschoven door – in strijd met voornoemde beslissing – te overwegen dat de geometrische vorm in een donkere kleur wordt beschouwd als een eenvoudige „versiering” die de consumenten niet onthouden.
30 Daaruit vloeit volgens verzoekster voort dat de kamer van beroep artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden omdat ze geen rekening heeft gehouden met de „algemeen bekende feiten”, te weten de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van het grafische element „in de vorm van een dak” alsook van de commerciële verpakking van het oudere merk. Verzoekster betoogt in wezen dat artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 niet mag worden uitgelegd in die zin dat het EUIPO verplicht zou zijn beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op feitelijke hypotheses die duidelijk onvolledig zijn of „strijdig zijn met de werkelijkheid”, a fortiori wanneer zij strijdig zijn met de inhoud van in dezelfde context uitgesproken eerdere beslissingen.
31 Het EUIPO voert aan dat artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aan het EUIPO een beoordelingsbevoegdheid verleent om te beslissen of het rekening houdt met de buiten de gestelde termijnen overgelegde gegevens, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert (arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 43). De door verzoekster voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken waren echter geen aanvullende gegevens maar geheel nieuwe gegevens, zodat deze, in het licht van de vaste rechtspraak, niet-ontvankelijk waren omdat zij niet binnen de oorspronkelijk gestelde termijn waren overgelegd [arresten van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punten 86-88 en 117, en 21 november 2013, Recaro/BHIM – Certino Mode (RECARO), T-524/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:604, punten 62-66].
32 Het EUIPO benadrukt dat de kamer van beroep niettemin heeft onderzocht of de inaanmerkingneming van de door verzoekster niet tijdig overgelegde bewijsstukken kon worden verantwoord op basis van bijzondere omstandigheden, maar dat zij nadien heeft besloten dat dit niet het geval was, met name gelet op het feit dat er geen enkele tijdsbeperking is om een vordering tot nietigverklaring in te stellen en dat verzoekster in casu opzettelijk had nagelaten om de bewijsstukken tijdens de procedure in eerste aanleg over te leggen.
33 Het EUIPO meent dat de kamer van beroep, in het licht van de beginselen van de wapengelijkheid en behoorlijk bestuur alsook van de noodzaak tot het waarborgen van het goede verloop en de efficiëntie van procedures, terecht geen ongerechtvaardigd voordeel heeft verleend aan een van de partijen ten nadele van de andere partij. Het feit dat verzoekster „argeloos” ervan is uitgegaan dat zij later de bewijsstukken zou kunnen overleggen kan niet als een legitieme reden worden beschouwd;
integendeel, dergelijk gedrag moet als nalatig worden gekwalificeerd.
34 Aangaande de beweerdelijke mondiale bekendheid van het grafische element „in dakvorm” van het oudere merk, dat verder gaat dan een eenvoudige versiering, voert het EUIPO aan dat verzoekster geen enkel bewijs heeft aangedragen dat dit element is erkend als een aanduiding van herkomst. Het gaat om een rudimentaire geometrische vorm, te weten een vijfhoek, waarvan drie van de vijf kanten worden afgelijnd door de vorm van het sigarettenpakje. Niets doet geloven dat de consument meer aandacht zal besteden aan dit eenvoudige beeldelement dan aan het onderscheidende woordelement, te weten „marlboro”.
35 Aangaande verzoeksters verwijzing naar de beslissing „SUPER ROLL”, waarin het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt erkend, bindt deze beslissing volgens het EUIPO geenszins de kamer van beroep, omdat deze erkenning beperkt is tot elke individuele procedure [arrest van 23 oktober 2015, Calida/BHIM – Quanzhou Green Garments (dadida), T-597/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:804, punten 42-48]. Een tegenovergesteld besluit druist in tegen de rechten van de verdediging van de andere partij in de nietigheidsprocedure en breidt ten onrechte het beginsel van het gezag van het gewijsde uit naar een administratieve beslissing.
36 Interveniënte vordert de verwerping van het beroep en voert in wezen aan dat het verzoekschrift de middelen van het beroep en de beweerde onjuiste rechtsopvattingen van de kamer van beroep in de bestreden beslissing niet nauwkeurig identificeert, maar zich beperkt tot het uiten van ontgoocheling en ongenoegen en tot algemene vermaningen. Interveniënte betoogt dat de bestreden beslissing
„solide” is en niet berust op een onjuiste feitelijke of rechtsopvatting. De analytische evaluatie van de betrokken merken door de kamer is correct, goed gemotiveerd en in overeenstemming met de vereisten van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 van verordening nr. 207/2009.
37 Om te beginnen dient in herinnering te worden gebracht dat regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, die naar analogie van toepassing is op nietigheidsprocedures, in wezen bepaalt dat de kamer van beroep het onderzoek van het beroep beperkt tot feiten en bewijsstukken die voor de oppositieafdeling zijn overgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken. Volgens deze laatste bepaling hoeft het EUIPO geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.
38 Verordening nr. 207/2009 bepaalt dus uitdrukkelijk dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen een beslissing van een nietigheidsafdeling beschikt over de beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, teneinde te beslissen of rekening dient te worden gehouden met aanvullende feiten en bewijzen die niet binnen de door de nietigheidsafdeling gestelde termijn zijn aangedragen of overgelegd [arresten van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, punt 33, en 24 oktober 2014, Grau Ferrer/BHIM – Rubio Ferrer (Bugui va), T-543/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:911, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
39 In dit verband heeft het Hof reeds opgemerkt dat de Franse taalversie van regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 op een wezenlijk punt verschilt van de Spaanse, de Duitse en de Engelse versie. Terwijl deze laatste versies bepalen dat de kamer van beroep alleen „extra of complementaire”
feiten en bewijzen in aanmerking mag nemen, kwalificeert de Franse versie deze feiten en bewijzen immers als „nieuw of aanvullend”.
40 Uitgaande van de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 deel uitmaakt, en inzonderheid artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat de rechtsgrondslag ervan vormt, heeft het Hof geoordeeld dat, wat het bewijs van het gebruik van een merk aangaat, het EUIPO de oppositie ambtshalve moet afwijzen wanneer geen enkel bewijs van het gebruik is overgelegd binnen de door het EUIPO gestelde termijn. Wanneer bewijzen zijn overgelegd binnen de termijn die het EUIPO heeft gesteld, blijft het daarentegen mogelijk aanvullende bewijzen aan te dragen (zie arrest van 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punten 24-26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
41 Het Hof heeft benadrukt dat dezelfde uitlegging van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 moet worden aanvaard voor het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk, aangezien die bepaling een regel bevat die een horizontale rol speelt in het systeem van deze verordening, doordat deze regel ongeacht de aard van de betrokken procedure van toepassing is.
Daaruit volgt dat regel 50 van verordening nr. 2868/95 niet aldus kan worden uitgelegd dat hij de beoordelingsbevoegdheid van de kamers van beroep uitbreidt tot nieuwe bewijsstukken (arrest van 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punt 27) maar alleen tot
„complementaire” of „aanvullende” bewijzen die komen bovenop relevante bewijzen die binnen de gestelde termijn werden overgelegd [zie arrest van 11 december 2014, CEDC International/BHIM – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles), T-235/12, EU:T:2014:1058, punt 89 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
42 Bijgevolg dient te worden bepaald of de voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken konden worden gekwalificeerd als „complementair” of „aanvullend” in de zin van regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95.
43 Vast staat dat verzoekster geen enkel bewijsstuk over de bekendheid van het oudere merk heeft overgelegd, op grond van regel 37, onder b), iv), van verordening nr. 2868/95, te weten op het moment van het instellen van de vordering tot nietigverklaring, en bovendien evenmin op enig ander moment gedurende de procedure voor de nietigheidsafdeling, hoewel zij in haar begeleidend schrijven bij de vordering tot nietigheidverklaring van 15 januari 2014 had aangegeven dat zij „te gelegener tijd”
het bewijs van de bekendheid van het oudere merk zou overleggen, samen met de daarop betrekking hebbende argumenten.
44 Het is in casu niet betwist dat dit voornemen niet in daden is omgezet vooraleer de nietigheidsafdeling de procedure zes maanden later, te weten op 21 juli 2014, heeft gesloten.
45 Aangaande verzoeksters ter terechtzitting aangevoerde argument dat de nietigheidsafdeling haar had moeten verzoeken om haar dossier te vervolledigen door met name de bewijsstukken betreffende de bekendheid van het oudere merk over te leggen, dient te worden opgemerkt dat de wetgever een fundamenteel onderscheid heeft gemaakt tussen, enerzijds, de voorwaarden waaraan een vordering tot nietigverklaring moet voldoen opdat zij ontvankelijk is en, anderzijds, de voorwaarden met betrekking tot het aandragen van de feiten, bewijzen, argumenten en stukken tot staving van deze vordering, die verband houden met het onderzoek van die vordering. Het is slechts met betrekking tot de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een vordering tot nietigverklaring dat de wetgever in regel 38, lid 1, van verordening nr. 2868/95 (thans artikel 146, lid 7, van verordening 2017/1001) en in regel 39, lid 3, van deze verordening (thans artikel 15, lid 4, van gedelegeerde verordening 2017/1430) heeft bepaald dat de nietigheidsafdeling verplicht is om de betrokken partij de mogelijkheid te bieden om de onregelmatigheden van haar vordering tot nietigverklaring te herstellen wanneer deze ertoe kunnen leiden dat deze vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard. Daarentegen bestaat er geen enkele analoge verplichting met betrekking tot de voorwaarden die zijn vereist opdat een vordering tot nietigverklaring gegrond kan worden verklaard [zie naar analogie arrest van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM – Massagué Marín (Chef), T-232/00, EU:T:2002:157, punt 54, en in die zin en naar analogie arrest van 17 juni 2008, El Corte Inglés/BHIM – Abril Sánchez en Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, EU:T:2008:203, punt 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
46 Bijgevolg en anders dan verzoekster aanvoert, verplichtte geen enkele bepaling van verordening nr. 2868/95 de nietigheidsafdeling om verzoekster te informeren over het feit dat haar vordering tot nietigverklaring niet gestaafd was met bewijsstukken over de bekendheid van het oudere merk.
47 In deze omstandigheden, daar de in het begeleidend schrijven bij de vordering tot nietigverklaring van 15 januari 2014 vermelde bewering over de bekendheid van het oudere merk slechts een eenvoudige stelling was die niet was gestaafd door concrete bewijzen, kunnen de bewijsstukken die voor de kamer van beroep werden overgelegd niet worden beschouwd als „complementaire” of „aanvullende”
bewijsstukken die worden toegevoegd aan door verzoekster reeds overgelegde bewijzen.
48 In die omstandigheden was de kamer van beroep, overeenkomstig regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 in beginsel verplicht om er geen rekening mee te houden.
49 Evenwel dient verzoeksters betoog nog te worden onderzocht, dat in wezen aanvoert dat het niet in aanmerking nemen van de beslissing „SUPER ROLL” strijdig is met overwegingen van behoorlijk bestuur.
50 Uit de stukken van het dossier blijkt dat de beslissing „SUPER ROLL” de oppositieprocedure betreft die verzoekster op grond van haar Uniemerk nr. 4179801 had ingesteld tegen de inschrijving van het Uniebeeldmerk SUPER ROLL.
51 Uit de feitelijke vaststellingen van de kamer van beroep in de beslissing „SUPER ROLL” blijkt dat
„Marlboro een grote bekendheid heeft en haar welbekende verpakking met het driehoekige element een groot onderscheidend vermogen bezit” alsook dat „het merk Marlboro en het grafische element in de vorm van een dak zelf (dat deel uitmaakt van het merk Marlboro) bij het relevante publiek een grote bekendheid in heel Europa hebben verworven”.
52 Het door verzoekster voor de kamer van beroep ontwikkelde argument dat steunde op de relevantie van de beslissing „SUPER ROLL” is in punt 51 van de bestreden beslissing verworpen op grond dat de oudere beslissing een andere situatie betrof, dat zij betrekking had op een jonger en ander Uniemerk en dat de bewijzen van de bekendheid van de oudere merken allemaal voor de oppositieafdeling waren overgelegd.
53 Tegen deze beoordeling betoogt verzoekster, in wezen, dat het bestaan van de beslissing „SUPER ROLL” had moeten volstaan opdat de kamer van beroep de bekendheid van het oudere merk erkende als een „algemeen bekend feit”, en vermeed een beslissing vast te stellen die inging tegen haar oudere, in eenzelfde context gedane vaststellingen.
54 Dit argument kan niet slagen, omdat verzoekster in wezen een automatische erkenning tracht te verkrijgen van de bekendheid van het oudere merk, louter op grond van de eerdere beslissingspraktijk van het EUIPO.
55 Volgens vaste rechtspraak berusten de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 dienen te nemen immers op een gebonden bevoegdheid en niet op een discretionaire bevoegdheid. Derhalve moet de rechtmatigheid van deze beslissingen alleen worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de Unierechter, en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk (zie beschikking van 14 april 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:266, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Hieruit volgt dat de erkenning van de eventuele bekendheid van het oudere merk door de kamer van beroep niet afhankelijk mag zijn van de erkenning van deze bekendheid in het kader van een afzonderlijke procedure betreffende andere juridische en feitelijke gegevens (zie naar analogie arrest van 23 oktober 2015, dadida, T-597/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:804, punt 43).
56 Het staat dus aan elke partij die zich op de bekendheid van haar oudere merk beroept om – binnen het welomschreven kader van elke procedure waarin zij partij is, en op grond van de feitelijke gegevens die zij het meest geschikt acht – aan te tonen dat dit merk deze bekendheid heeft verworven, zonder dat zij kan volstaan met de bewering dat zij dit bewijs heeft geleverd doordat deze bekendheid, inclusief die van ditzelfde merk, in het kader van een afzonderlijke administratieve procedure is erkend (zie naar analogie arrest van 23 oktober 2015, dadida, T-597/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:804, punt 45).
57 Mocht het volstaan dat verzoekster zich beroept op een oudere beslissing van de kamer van beroep om de bekendheid van het oudere merk aan te tonen, zou dit, enerzijds, schending inhouden van de rechten van verdediging van de interveniërende partij, daar deze de feitelijke gegevens op grond waarvan de kamer van beroep de beslissing heeft genomen niet kan onderzoeken, beoordelen of betwisten, en zou dit, anderzijds, ertoe leiden dat het beginsel van het gezag van gewijsde zich onterecht uitstrekt tot een administratieve beslissing die anderen betreft dan de in de procedure betrokken partijen. Op die manier zou de legaliteitscontrole door een rechterlijke instantie van een administratieve beslissing worden verhinderd, wat duidelijk strijdig is met het legaliteitsbeginsel (zie naar analogie arrest van 23 oktober 2015, dadida, T-597/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:804, punt 46).
58 Uit een en ander volgt dat het EUIPO, anders dan verzoekster stelt, helemaal niet automatisch de bekendheid van het oudere merk diende te erkennen louter op grond van de feitelijke vaststellingen in het kader van een andere procedure die aanleiding heeft gegeven tot een andere beslissing, in dit geval de beslissing „SUPER ROLL”.
59 Verder dient verzoeksters grief dat de bekendheid van het oudere merk van rechtswege had moeten worden erkend op grond van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, eveneens te worden verworpen, daar uit deze bepaling blijkt dat de verplichting van het EUIPO om de feiten ambtshalve te onderzoeken, beperkt is tot de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen op het onderzoek van de Uniemerkaanvraag dat door de onderzoekers van het EUIPO en, op beroep, door de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. Daarentegen staat het in een procedure zoals aan de orde in onderhavige zaak aan de houder van het oudere merk om het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van dit merk te bewijzen [zie aangaande een oppositieprocedure arrest van 28 september 2016, Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY), T-400/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:569, punt 38].
60 Uit al het voorgaande volgt dat de bekendheid van een ouder merk niet kan worden aangetoond door vermoedens, maar dat zij moet berusten op concrete en objectieve gegevens die deze aantonen.
61 De door verzoekster voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken hadden precies dit doel voor ogen. Verzoekster betoogt in wezen dat overwegingen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur voor de aanvaarding van die niet tijdig overgelegde bewijzen pleitten.
62 Dienaangaande dient benadrukt dat het EUIPO bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het Unierecht moet naleven, onder meer het beginsel van behoorlijk bestuur (arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 73). Volgens artikel 41, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie omvat het recht op behoorlijk bestuur onder meer eenieders recht dat zijn zaken billijk worden behandeld.
63 Het is duidelijk in het belang van een behoorlijke rechtsbedeling dat de kamer van beroep met volledige kennis van zaken kan beslissen wanneer deze oordeelt in het kader van bij haar ingestelde procedures. Bijgevolg moet deze zorgvuldig en onpartijdig de feitelijke en juridische gegevens onderzoeken die ze nodig heeft om haar beoordelingsbevoegdheid te kunnen uitoefenen.
64 In casu staat vast dat de inhoud van de beslissing „SUPER ROLL”, die slechts elf maanden vóór de bestreden beslissing is uitgesproken, onder de aandacht van de kamer van beroep was gebracht en dat deze bijgevolg op de hoogte was van de vaststellingen in deze beslissing aangaande de „grote bekendheid” van het merk Marlboro alsook van het „grafische element ervan in de vorm van een dak”, dat integraal deel uitmaakt van het in casu aan de orde zijnde oudere merk.
65 Bijgevolg was de beslissing „SUPER ROLL”, in het licht van de rechtspraak die verlangt dat het EUIPO rekening houdt met reeds genomen beslissingen en zeer aandachtig onderzoekt of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen (zie in die zin arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 74), overduidelijk een aanwijzing dat het oudere merk mogelijk bekend was in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
66 In die omstandigheden konden verzoeksters voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken duidelijk werkelijk relevant zijn voor de uitkomst van de procedure, daar zij de bekendheid van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 beoogden aan te tonen.
Bijgevolg heeft de kamer van beroep door het onderzoek van het bewijs te weigeren omdat het tardief was, nagelaten een factor te onderzoeken die mogelijkerwijs relevant was voor de toepassing van deze bepaling.
67 Zonder afbreuk te doen aan de uitlegging van regel 50 van verordening nr. 2868/95 en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, zoals hierboven in de punten 40-42 uiteengezet, en aan de hierboven in punt 50 vermelde gevolgtrekking, mag de ruime beoordelingsbevoegdheid van het EUIPO in de uitoefening van zijn functies het niet ontslaan van zijn plicht om alle feitelijke en juridische gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn beoordelingsbevoegdheid in gevallen waarin de weigering om rekening te houden met bepaalde niet tijdig overgelegde elementen zou leiden tot schending van het beginsel van behoorlijk bestuur door het EUIPO.
68 Derhalve had de kamer van beroep, in de bijzondere omstandigheden van deze zaak, overeenkomstig haar plicht tot behoorlijk bestuur, de voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen van de bekendheid van het oudere merk moeten toelaten, al was het maar om deze te weerleggen.
69 Aan deze gevolgtrekking kan niet worden afgedaan door het argument van het EUIPO dat waren de betrokken bewijzen door de kamer van beroep ontvankelijk verklaard, dit zou hebben geleid tot schending van het beginsel van de wapengelijkheid.
70 Dienaangaande moet in herinnering worden gebracht dat volgens artikel 75, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94, lid 1, tweede volzin, van verordening 2017/1001) de beslissingen van het EUIPO slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Deze bepaling heeft betrekking zowel op de feitelijke als op de juridische motivering alsook op de bewijsstukken [arrest van 4 oktober 2006, Freixenet/BHIM (Vorm van een witte gematteerde fles), T-190/04, niet gepubliceerd, EU:T:2006:291, punt 28].
71 Evenwel blijkt in casu uit de gegevens van het dossier dat de bewijzen van de bekendheid van het oudere merk die in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep werden overgelegd, evenals interveniëntes opmerkingen over deze bewijzen, integraal aan een tegensprekelijk debat zijn onderworpen. Met name blijkt uit het dossier dat de door verzoekster bij de kamer van beroep ingediende schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep van 8 januari 2015, die de bewijzen van de bekendheid van het oudere merk bevatte, wel degelijk was meegedeeld aan interveniënte, zodat haar procedurele rechten zijn gerespecteerd en haar de mogelijkheid is geboden om haar mening dienaangaande kenbaar te maken. Het blijkt eveneens uit het dossier dat interveniënte zelfs een verlenging van termijn is verleend vooraleer zij op 14 mei 2015 haar opmerkingen indiende. Voorts is het van belang erop te wijzen dat interveniënte in haar opmerkingen wel degelijk standpunt heeft ingenomen over de door verzoekster overgelegde bewijzen tot staving van de bekendheid van het oudere merk, door de relevantie ervan te betwisten en die als onvoldoende te beoordelen.
72 In deze omstandigheden staat vast dat interveniënte alle kansen heeft gehad en over alle noodzakelijke termijnen heeft beschikt om haar mening te geven en de door verzoekster overgelegde bewijzen te onderzoeken, te beoordelen en te betwisten. Had de kamer van beroep haar beoordelingsbevoegdheid uitgeoefend overeenkomstig de eisen van behoorlijk bestuur, door gelet op de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval te aanvaarden om deze bewijsstukken in aanmerking te nemen, dan had haar dus geen enkele schending van het beginsel van de wapengelijkheid kunnen worden verweten.
73 Aan de hierboven in punt 67 geformuleerde gevolgtrekking kan evenmin worden afgedaan door het standpunt van de kamer van beroep in punt 50 van de bestreden beslissing, dat zelfs in de hypothese dat de bekendheid van het oudere merk was bewezen, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken in elk geval onvoldoende was geweest voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, opdat het publiek een verband tussen deze tekens legt.
74 Dienaangaande moet worden opgemerkt, zoals verzoekster in het kader van haar derde middel heeft betoogd, dat dit standpunt ingaat tegen de vaste rechtspraak dat het bestaan van een verband tussen het oudere merk en het litigieuze merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009
globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende merken en van soortgelijkheid van de waren die door deze merken worden aangeduid, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk (arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 64).
75 Overigens, aangezien artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 slechts verlangt dat de bestaande overeenstemming het betrokken publiek ertoe kan brengen, niet om de conflicterende tekens te verwarren, maar om ertussen een samenhang te zien – dit wil zeggen een verband ertussen te leggen – kan de bescherming waarin deze bepaling voorziet ten behoeve van bekende merken van toepassing zijn, ook al vertonen de conflicterende tekens een mindere mate van overeenstemming (arrest van 10 december 2015, El Corte Inglés/BHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, punt 42).
76 Hieruit volgt dat zelfs in de hypothese dat de conflicterende merken slechts een geringe mate van overeenstemming vertonen, daaruit – in tegenstelling tot de gevolgtrekking van de kamer van beroep – niet mag worden afgeleid dat de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 noodzakelijkerwijze was uitgesloten. Bijgevolg hadden de eventuele aanvaarding van verzoeksters voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken en het onderzoek ervan een invloed kunnen hebben op de uitkomst van de procedure voor wat betreft de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
77 Gelet op al het voorgaande moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep een procedurefout heeft gemaakt waardoor het beginsel van behoorlijk bestuur is geschonden, door te overwegen dat verzoeksters voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken niet in aanmerking hoefden te worden genomen omdat deze niet tijdig waren ingediend.
78 Evenwel kan een onregelmatigheid in de procedure slechts tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een beslissing leiden, indien vaststaat dat de beslissing zonder die onregelmatigheid een andere inhoud zou hebben gehad [in die zin arrest van 8 juni 2005, Wilfer/BHIM (ROCKBASS), T-315/03, EU:C:2005:211, punt 33].
79 In casu, zoals in punten 65 en 66 hierboven reeds is uiteengezet, kan niet worden uitgesloten dat de bewijsstukken die de kamer van beroep ten onrechte niet in aanmerking heeft genomen, de inhoud van de bestreden beslissing kunnen wijzigen, meer in het bijzonder wat betreft de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Bijgevolg leidt het gebrek aan onderzoek van deze bewijsstukken door de kamer van beroep tot de vernietiging van deze beslissing. Aldus moeten het eerste middel en het tweede onderdeel van het tweede middel worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd zonder dat de andere middelen van het beroep hoeven te worden onderzocht.
80 Wat betreft verzoeksters tweede vordering, de nietigverklaring van het litigieuze merk door het Gerecht of, subsidiair, de terugverwijzing van de zaak naar de kamer van beroep voor verder onderzoek, dient in herinnering te worden gebracht dat de bevoegdheid tot herziening van het Gerecht overeenkomstig artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001) niet impliceert dat het bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep van het EUIPO, en evenmin om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (zie arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punten 71 en 72 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
81 Dat is in casu echter niet het geval. Aangezien de bestreden beslissing wordt vernietigd op grond dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geweigerd de bewijsstukken inzake de bekendheid van het oudere merk in aanmerking te nemen en aangezien de kamer van beroep zich bijgevolg opnieuw moet uitspreken over de bewijswaarde van deze bewijsstukken, staat het niet aan het Gerecht om zich over de nietigheid van het litigieuze merk uit te spreken.
82 Bijgevolg dient verzoeksters tweede vordering te worden afgewezen voor zover het Gerecht wordt verzocht het litigieuze merk nietig te verklaren.
Kosten
83 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Indien meer partijen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt het Gerecht volgens artikel 134, lid 2, van het Reglement voor procesvoering bovendien het door elk van hen te dragen deel van de proceskosten.
84 Aangezien het EUIPO en interveniënte op de wezenlijke punten in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in haar kosten.
HET GERECHT (Derde kamer), rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 januari 2016 (zaak R 2775/2014-1) wordt vernietigd.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Het EUIPO en Explosal Ltd dragen, behalve hun eigen kosten, de kosten van Philip Morris Brands Sàrl.
Frimodt Nielsen Forrester Perillo
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 1 februari 2018.
ondertekeningen
