De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft
Wijzigen of wegdoen?
Masterscriptie Informatierecht 29/07/2016 Student: T. A. Balraadjsing Studentnummer: 10352759 Begeleider: dhr. M. CaspersInhoudsopgave
1. Inleiding 1.1 Hypothese 1.2 Methode 2. Het merkenrecht 2.1 Algemeen2.1.1 Ratio van het merkenrecht 2.1.2 Functies van het merk 2.1.3 Wet- en regelgeving
2.1.4 Object van het merkenrecht 2.2 Het vormmerk
2.2.1 Onderscheidend vermogen bij vormmerken 2.2.1.1 Wijze van beoordeling
2.2.1.2 Inburgering
3. De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft 3.1 Overige uitsluitingsgronden van vormmerken
3.1.1 De vorm die door de aard van de waar wordt bepaald
3.1.2 De vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen 3.2 Ratio achter de bepaling
3.2.1 Problematiek met betrekking tot de ratio 3.3 Toepassing in de praktijk
3.3.1 Welke waar? 3.3.2 Welke waarde? 3.4 Een houdbare uitzondering? 3.5 Aanbeveling 4. Conclusie 5. Bibliografie 3 4 4 6 6 6 7 8 10 12 14 14 15 17 17 18 18 19 20 23 23 25 28 31 34 36
1. Inleiding
Bij merken denkt men vaak aan woordmerken (Chanel, Adidas) of beeldmerken (de ‘swoosh’ van Nike, de ruiter op het paard van Ralph Lauren). Sinds de invoering van de Benelux Merkenwet in 1971 (huidig Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) kan het merkenrecht echter ook rusten op de vorm van een product of op de vorm van de verpakking van een product. Bekende voorbeelden van vormmerken zijn de Toblerone-chocoladereep en Wokkel-chips. Vanwege het niet-traditionele karakter van vormmerken zijn er in de wet een drietal uitsluitingsgronden opgenomen. Op de vormen genoemd in deze uitsluitingsgronden kan geen vormmerk rusten. In de loop der jaren is gebleken dat er met betrekking tot één van deze uitzonderingsgronden grote onduidelijkheid heerst. Zo groot, dat het Max Planck Instituut naar aanleiding van een onderzoeksrapport over de werking van het merkenrecht heeft voorgesteld deze uitsluitingsgrond af te schaffen. Het gaat om de uitsluitingsgrond op grond waarvan vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven niet in aanmerking komen voor bescherming van het merkenrecht.
De ‘wezenlijke waarde aan de waar’-uitsluitingsgrond roept veel vragen op. Ondanks tal van jurisprudentie en prejudiciële vragen die over deze uitsluitingsgrond bestaan, blijft onduidelijk hoe deze uitsluitingsgrond geïnterpreteerd en toegepast dient te worden. In de literatuur is felle kritiek op deze bepaling geuit. De uitsluitingsgrond roept verschillende vragen op, bijvoorbeeld: wanneer is een waarde ‘wezenlijk’? Om welke ‘waar’ moet het gaan (het specifieke product in casu of de productgroep)? Heeft elk product maximaal een wezenlijke waarde of kunnen er meerdere waarden wezenlijk zijn? Voor welk publiek moet de waarde wezenlijk zijn? Ondanks een recente
wetswijziging op Europees niveau als gevolg van de Trademark Reform Package, met als doel het moderniseren van de bestaande rechtsregels, blijven er erg veel onduidelijkheden bestaan.
Onduidelijkheid leidt tot rechtsonzekerheid. Immers, doordat er geen vaste maatstaf bestaat aan de hand waarvan deze uitsluitingsgrond dient te worden uitgelegd, bestaat de kans dat de
uitsluitingsgrond in de ene situatie van toepassing wordt geacht maar in een andere, vergelijkbare, situatie niet. Aangezien een heldere uitleg tot nu toe uit is gebleven, zal ik in deze scriptie
onderzoeken of een wijziging van de (interpretatie van de) uitsluitingsgrond is aan te bevelen ten behoeve van de rechtszekerheid. Hierbij zal ik niet alleen stil staan bij de bewoording van de uitsluitingsgrond zelf en de vragen die deze oproept, maar ook meer algemeen bij het doel van de uitsluitingsgrond en de plek binnen het algemene merkenrecht.
1.1 Hypothese
De vraag die centraal staat in mijn scriptie is de volgende: is een wijziging van de uitsluitingsgrond ‘de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ of van de interpretatie van deze aan te bevelen ten behoeve van de rechtszekerheid? Indien ik deze vraag positief beantwoord, zal ik ook een suggestie doen over hoe deze uitsluitingsgrond dan het beste gewijzigd/uitgelegd kan worden.
Zoals hierboven vermeld bestaat er over het vormmerk en de uitsluitingsgrond in kwestie veel jurisprudentie (zowel van het HvJEU en het BGH) en zijn er een aantal prejudiciële vragen over gesteld, die verderop in deze scriptie aan bod zullen komen. Desondanks blijft het voor velen onduidelijk hoe er met de uitsluitingsgrond dient te worden omgegaan en wordt er zelfs gepleit om deze in zijn geheel af te schaffen. Mijn hypothese is daarom ook als volgt: Een wijziging van de uitsluitingsgrond ‘de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ is aan te bevelen ten behoeve van de rechtszekerheid.
1.2 Methode
Ik zal mijn scriptie beginnen met een algemene introductie van het merkenrecht. Hierin behandel ik wat de ratio achter het merkenrecht is, welke wet- en regelgeving van toepassing is en wat allemaal object kan zijn van het merkenrecht. Vervolgens zal ik specifiek ingaan op het vormmerk,
bijvoorbeeld wanneer een vormmerk verkregen kan worden en welke vereisten er bestaan.
Na deze algemene bespreking van (vorm)merken, zal ik de uitsluitingsgronden op het vormmerk behandelen. Ondanks dat mijn scriptie over één uitsluitingsgrond in het bijzonder gaat, zal ik de overige uitsluitingsgronden ook behandelen. Hierdoor hoop ik aan te tonen dat de onderhavige uitsluitingsgrond anders is dan de overige twee uitsluitingsgronden, waardoor een andere aanpak gewenst is. Voor elke uitsluitingsgrond ga ik na wat de ratio achter die bepaling is, oftewel wat de reden volgens de wetgever is dat er op deze vormen geen vormmerk zou mogen rusten. Dit zal ik doen aan de hand van de wetsgeschiedenis. Vervolgens zal ik per uitsluitingsgrond bekijken hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. Dit zal ik doen aan de hand van jurisprudentie.
Met betrekking tot de uitsluitingsgrond ‘wezenlijke waarde aan de waar’ zal ik de onduidelijkheden die bestaan (met name die genoemd in de inleiding) zoveel mogelijk in kaart te brengen. Ik sta hier ook stil bij de recente Europese wetswijzigingen en beoordeel wat hiervan het effect zal zijn en of dit voldoende is. Aangezien deze wijziging nog vrij kort van kracht zijn, zal dit veelal speculatief
zijn. Op basis van het bovenstaande hoop ik te concluderen dat een wijziging in de interpretatie en toepassing van de uitsluitingsgrond al dan niet is aan te bevelen.
2. Het merkenrecht
2.1 AlgemeenDoor middel van onderscheidingstekens kunnen producten en-of diensten in het economische verkeer geïdentificeerd worden en kunnen we deze onderscheiden van dezelfde soort producten die van andere ondernemingen afkomstig zijn. Volgens het Hof van Justitie is het merk zelfs een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging. De rechtsregels die op deze 1
tekens betrekking hebben, noemt men het merkenrecht. Cohen Jehoram e.a. kwalificeren het merkenrecht als economisch ordeningsrecht en onderscheiden dit recht daarom van andere intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld het auteursrecht en het octrooirecht. 2
De houder van een merkenrecht krijgt een exclusief recht dat hij kan inzetten tegen aantasting en ter bescherming van het merk. Oftewel, hij krijgt een monopolie op het gebruik van het betreffende teken. Dit recht is absoluut in die zin dat een geldig merkenrecht tegen iedere willekeurige derde kan worden ingeroepen. Het gegeven monopolie is echter niet absoluut. Afhankelijk van de opvattingen bij en de percepties van het in aanmerking komende publiek, met name waar het de onderscheidende kracht van het merk betreft varieert de omvang van het recht. Desondanks zijn merken sterke wapens in de concurrentiestrijd. Dit komt omdat een merkhouder niet alleen kan optreden tegen identieke tekens voor dezelfde producten en-of diensten, maar ook tegen
soortgelijke tekens voor soortgelijke producten en-of diensten.
2.1.1 Ratio van het merkenrecht
Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan het verband dat, als gevolg van het gebruik van het merk, door het relevant publiek wordt gelegd tussen degene die het merk gebruikt en de waren of diensten waarvoor dat gebruik plaatsvindt. Die bescherming wordt geboden door het verlenen van bovengenoemd exclusief recht. Met dit exclusieve recht kan de merkhouder optreden tegen anderen die hetzelfde of een vergelijkbaar teken voeren in het economisch handelsverkeer. Hiermee worden verschillende belangen gediend. Enerzijds kan de merkhouder op deze manier de verstoring tegengaan van het door zijn merkgebruik tussen hem en zijn waren en-of diensten gelegde verband. Anderzijds is het voor de consument van belang dat er geen onjuiste voorstelling
HvJEG 17 okt. 1990 (Hag II); HvJEG 18 juni 2002 (Philips/Remington).
1
Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 37.
van zaken wordt gegeven of gesuggereerd. Ook de consument wordt dus beschermd tegen verstoringen van het door het merkgebruik gelegde verband. Daarnaast zorgt het merkenrecht ervoor dat het merk al zijn functies (die ik hierna bespreek) zo goed mogelijk kan vervullen.
2.1.2 Functies van het merk
In de jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt er steevast verwezen naar de functies van het merkenrecht, hetgeen aanduidt dat het merk meerdere functies vervult. Ook in de considerans van 3
de Merkenrichtlijn wordt ruimte gelaten voor meerdere functies. 4
Als meest belangrijke, wezenlijke functie wordt de herkomstfunctie (of herkomstgarantiefunctie) gezien. Deze functie houdt in dat aan de consument, met betrekking tot de door het merk 5
aangeduide waren of diensten, de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, op een zodanige manier dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Het Hof benadrukt dat het merk, om zijn reeds genoemde rol van essentieel 6
onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, de waarborg dient te bieden dat alle van het merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. 7
Het gaat er bij de herkomstfunctie niet om dat het merk het relevante publiek in staat moet stellen de precieze herkomst van een bepaald product of een bepaalde dienst te achterhalen, voldoende is dat dit publiek door middel van het merk de producten en-of diensten van de ene onderneming kan onderscheiden van die van andere onderneming. In het verlengde van de herkomstfunctie ligt de 8
kwaliteits(garantie)functie. Deze functie ziet op de omstandigheid dat de consument die de door 9
het merk aangeduide product heeft gekocht of gebruik heeft gemaakt van de door het merk
Zie b.v. HvJEG 25 jan. 2007 (Adam Opel/Autec), r.o.v. 25.
3
In considerans 11 wordt overwogen: ‘De door het ingeschreven merk verleende bescherming,
4
waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van de herkomst te waarborgen (…)’ (cursivering toegevoegd), hetgeen aanduid dat er ook andere functies kunnen bestaan.
HvJEG 18 jun. 2009 (L’Oréal/Bellure) r.o.v. 58.
5
HvJEG 12 nov. 2002 (Arsenal/Reed) r.o.v. 42, 48 en 51.
6
HvJEG 18 jun. 2002 (Philips/Remington) r.o.v. 30.
7
Pfeffer, 1938, nr 59.
8
HvJEG 18 jun. 2009 (L’Oréal/Bellure) r.o.v. 58.
aangeduide dienst, bij een positieve ervaring de keus kan herhalen, of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken. 10
In het L’Oréal/Bellure arrest erkende het Hof naast de kwaliteitsfunctie ook de communicatie-, reclame-, en investeringsfunctie. Onder de communicatiefunctie wordt verstaan het vermogen van het merk om de consument te informeren over onder andere herkomst, kwaliteit en andere
productkenmerken. Het Hof omschrijft de reclamefunctie als de functie van het merk als element 11
ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument, eveneens door middel van het vermogen van het merk de consument te informeren. Deze twee functies vormen dus overlap en 12
worden in de literatuur soms zelfs in één adem genoemd. De investeringsfunctie ligt volgens het 13
Hof in de mogelijkheid om met het merk een reputatie te verwerven en te behouden die consumenten kan aantrekken en aan de merkhouder kan binden. 14
De hierboven omschreven functies van het merk worden over het algemeen gezien als de basisfuncties van het merk. Limitatief is de lijst echter niet. 15
2.1.3 Wet- en regelgeving
Het merkenrecht is voor Nederland, België en Luxemburg geregeld in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Daarnaast regelt het BVIE ook het tekeningen- en modellenrecht. In Titel II van het BVIE wordt het merkenrecht geregeld. Van belang voor deze scriptie is art. 2.1 BVIE, met name lid 2. In dit artikel wordt geregeld welke tekens een Beneluxmerk kunnen vormen. Over wat een merk kan zijn ga ik in de volgende paragraaf uitgebreider op in. Het moge echter duidelijk zijn dat ‘vormen van waren en verpakkingen’ object kunnen zijn van het merkenrecht. Het tweede lid van het artikel regelt de uitsluitingsgronden van vormmerken en luidt als volgt:
‘Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die GvEA 3 dec. 2003 (Nestlé/BHIM) r.o.v. 28.
10
Strasser 2000, p. 382-386.
11
HvJEU 23 mrt. 2010 (Google/Louis Vuitton) r.o.v. 91 en 92.
12
Vgl. Gielen en Wichers Hoeth 1992, p. 13; Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p.
13
42 en Gielen e.a. 2011, p. 211.
HvJEU 22 sept. 2011 (Interflora/Marks&Spencer) r.o.v. 60-65.
14
Vgl. Werkman 1974, p. 4.
door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’
Belangrijk is verder ook art. 2.20 BVIE, waarin de beschermingsomvang wordt geregeld. Het Benelux-Gerechtshof (BenGH) neemt kennis van vragen van uitleg van de regelgeving.
In de EU bestaat de Harmonisatierichtlijn (ook wel Merkenrichtlijn) die, zoals de naam doet 16
vermoeden, harmonisatie van het merkenrecht in de lidstaten nastreeft. Het gaat hier niet om een volledige harmonisatie van het merkenrecht, maar om harmonisatie van die bepalingen van nationaal recht welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Als 17
gevolg van de Europese harmonisatie is het Europese Hof van Justitie (en dus niet het BenGH) in Nederland (en de andere lidstaten) de hoogste rechter. Een nationale rechter kan, en de hoogste nationale rechter (en het BenGH) moet, vragen van uitleg stellen aan het Europese Hof van Justitie. In deze scriptie komt daardoor erg veel jurisprudentie van het HvJEU aan bod. De 18
Merkenrichtlijn, die is geïmplementeerd in het BVIE, noemt dezelfde drie uitsluitingsgronden van vormmerken. Echter, op 15 december 2015 is de Trademark Reform Package door het Europese 19
Parlement geaccepteerd. Hiermee zijn de Merkenrichtlijn en de hierna te bespreken
Gemeenschapsverordening gewijzigd. De vernieuwde wetgeving heeft als doel de inschrijving van merken goedkoper, sneller en betrouwbaarder te maken en het moderniseren van de rechtsregels om de wetgeving up-to-date te houden. De nieuwe Merkenrichtlijn is op 13 januari van dit jaar in 20 21
werking getreden en heeft een implementatietermijn van 3 jaar. Dat betekent dat het BVIE uiterlijk in januari 2019 moet zijn aangepast. De Uniemerkverordening is op 23 maart 2016 van kracht gegaan en is direct toepasbaar. De nieuwe wetgeving kent een wijziging van de uitsluitingsgronden en wel als volgt:
Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende
16
de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Zie ov. 4 van de Richtlijn.
17
Op grond van art. 234 EG-verdrag.
18
Art. 3 lid 1 sub e i-iii van de Richtlijn.
19
Europees Parlement, Trade mark reform package approved by the European Parliament (Press
20
release), 15 dec. 2015. http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/ 20151210IPR06856/20151210IPR06856_en.pdf.
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.
Dit houdt in dat de uitsluitingsgronden niet meer uitsluitend gelden voor de vorm van de waar, maar dat deze van toepassing zijn op alle tekens.
De hierboven genoemde Uniemerkverordening (voorheen Gemeenschapsmerkverordening ) 22 23
regelt het Uniemerk. Met een Uniemerk verkrijgt de merkhouder door één enkele inschrijving bescherming in alle lidstaten van de EU. De Verordening heeft vele bepalingen (bijna) letterlijk gemeen met de Merkenrichtlijn (en daardoor ook met het BVIE). Wanneer er sprake is van dergelijke identieke bepalingen, dan moeten deze ook op een gelijke wijze worden uitgelegd. 24
Er bestaan ook nog een aantal internationale verdragen. Deze laat ik in deze scriptie buiten beschouwing. In deze scriptie ga ik uit van de artikelen uit het BVIE.
2.1.4 Object van het merkenrecht
Art. 2.1 lid 1 BVIE luidt als volgt: ‘Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een
onderneming te onderscheiden.’ In het Sieckmann arrest heeft het Hof zich uitgelaten over het begrip ‘voor grafische voorstelling vatbaar’. Het Hof bepaalde dat een teken dat niet visueel waarneembaar is, alsnog een merk kan vormen, mits dat teken vatbaar is voor grafische
Oud Nieuw
Art. 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn & art. 7 lid 1 sub e Gemeenschapsmerkverordening
Art. 4 lid 1 sub e Merkenrichtlijn & art. 7 lid 1 sub e Uniemerkverordening
(…) tekens die uitsluitend bestaan uit:
i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt;
ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
(…) tekens die uitsluitend bestaan uit:
i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft;
Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015
22
tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.
Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
23
Gemeenschapsmerk.
HvJEG 7 okt. 2004, (Mag instrument/BHIM) r.o.v. 16.
voorstelling, in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn komt het vereiste van 25
grafische voorstelling te vervallen. Omdat de nieuwe Merkenrichtlijn nog niet is geïmplementeerd, geldt het vereiste vooralsnog wel.
Het voor grafische voorstelling vatbare teken moet vervolgens ook onderscheidend vermogen hebben. Hieronder wordt verstaan de capaciteit van een teken om de waren en-of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van (die van) andere (ondernemingen). Het onderscheidend 26
vermogen hoeft niet per se een constante te zijn: een merk kan het onderscheidend vermogen dat het had ten tijde van het depot ook verliezen (verwording tot soortnaam), of andersom, pas later
verkrijgen (inburgering). Voorbeelden van merken die zijn verworden tot soortnaam zijn bijvoorbeeld aspirine, hagelslag en vaseline. Op het moment dat een merk verwordt tot 27
soortnaam, staat het bloot aan vervallenverklaring (art. 2.26 lid 2 sub b BVIE) en nietigverklaring (art. 2.28 lid 1 sub d BVIE). Merken die in eerste instantie geen onderscheidend vermogen hebben (bijvoorbeeld omdat ze te beschrijvend zijn), kunnen als gevolg van intensief gebruik, uiteindelijk als onderscheidingsteken voor één onderneming gaan gelden en aldus tot deugdelijk merk worden. Bij inburgering kan men denken aan BonBonBloc, dit merk had in eerste instantie geen
onderscheidend vermogen wegens het beschrijvende karakter (een blok bonbons). Echter, door lang en intensief gebruik heeft het onderscheidend vermogen opgebouwd. 28
Er bestaan ook een aantal absolute weigeringsgronden voor merken in het algemeen. Merken die elk onderscheidend vermogen missen (omdat ze bijvoorbeeld te ingewikkeld of te eenvoudig zijn), merken die te beschrijvend zijn voor de diensten of waren waarvoor ze worden gebruikt (zo kan Apple geen merk vormen voor appels, maar wel voor elektronica), merken die bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden en merken
HvJEG 12 dec. 2002 (Sieckmann) r.o.v. 55.
25
Zie o.a. HvJEG 16 sept. 2004 (SatellitenFernsehen/BHIM) r.o.v. 41 en HvJEG 4 mei 1999
26
(Windsurfing/Chiemsee) r.o.v. 49. Woltering 2015, p. 3.
27
Rb. Haarlem 28 feb. 1997 (BonBonBloc/BonBonReep).
die in strijd zijn met de goede zeden en orde worden door het Bureau geweigerd om in te schrijven. 29
2.2 Het vormmerk
Zoals in de inleiding genoemd vinden vormmerken in Nederland bescherming sinds de invoering van de Benelux Merkenwet in 1972 (de voorloper van het BVIE). Voor die tijd was
merkenrechtelijke bescherming van vormen niet mogelijk. Dit werd als een gemis beschouwd omdat vormen uitstekend de functie van een merk kunnen vervullen (denk aan de eerder genoemde voorbeelden van de Toblerone-chocoladereep en de Wokkel-chips). In een poging om in dit gemis te voorzien werden in de praktijk vaak tweedimensionale afbeeldingen van de driedimensionale vorm gedeponeerd. Dit had echter maar wisselend succes aangezien er minder snel
overeenstemming tussen merk (hetgeen was gedeponeerd) en teken (hetgeen in de praktijk werd gebruikt) kon worden aangenomen. De erkenning van het vormmerk was dus een welkome 30
ontwikkeling. Het vormmerk heeft een minder traditioneel karakter dan bijvoorbeeld het klassieke woord- en beeldmerk. Het vormmerk wordt met enige argwaan beschouwd en het HvJEU en de wetgeving stellen strenge eisen aan het vormmerk. Volgens Visser zo streng, dat er weinig vormmerken meer overblijven. De reden voor deze strenge benadering is dat het merkenrecht 31
onbeperkt verlengd kan worden. Dit, in tegenstelling tot technische uitvindingen die twintig jaar lang kunnen worden beschermd (art. 63 lid 1 EOV, art. 36 lid 6 ROW), modellen die maximaal vijfentwintig jaar kunnen worden beschermd (3.14 lid 1 BVIE) en werken van letterkunde of kunst zijn tot zeventig jaar na de dood van de maker beschermd (art. 37 Auteurswet). Omdat het
onwenselijk is dat de bescherming van vormgeving van producten kunstmatig wordt verlengd via het merkenrecht gelden extra eisen en het drietal uitsluitingsgronden van vormmerken.
Discussie bestaat over de vraag of vormmerken alleen betrekking kunnen hebben op driedimensionale vormen, of dat hier ook tweedimensionale vormen onder moeten worden begrepen. Als dat laatste het geval is, dan zouden de uitsluitingsgronden ook op deze vormen moeten worden toegepast. Daar valt volgens Cohen Jehoram e.a. wel wat voor te zeggen. Immers, ook tweedimensionale vormen kunnen bestaan uit vormen die door de aard van de waar worden
Art. 2.11 BVIE.
29
Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 126.
30
Visser 2015, p. 7.
bepaald (als voorbeeld wordt hierbij genoemd een rechthoek als vorm voor een etiket). Ook kan een tweedimensionale vorm zo esthetisch aantrekkelijk zijn, dat deze de wezenlijke waarde aan de waar geeft (denk aan een motief voor een gordijnstof). Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een
tweedimensionale vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (denk bijvoorbeeld aan een postervorm met randen die zo gevormd zijn dat de poster, na eenmaal
opgeplakt te zijn, moeilijk verwijderd kan worden, of waardoor de poster op een speciale plek kan worden opgehangen. In 1991 besliste het BenGH dat het bij het begrip ‘vorm’ om 32
driedimensionale tekens gaat. Op Europees niveau is bij de raadsvergadering van de (inmiddels 33
oude) Merkenrichtlijn het volgende overwogen:
‘The Council and the Commission consider that the word ‘shape’ is also intended to cover the three dimensional form of goods (cursivering toegevoegd)’ 34
Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het begrip ‘vorm’ ook tweedimensionale vormen behelst. Aan teksten van raadsvergaderingen wordt echter geen juridische betekenis toegekend en in de Richtlijn zelf wordt deze kwestie niet benoemd. Onduidelijkheid blijft bestaan en de meningen zijn verdeeld. Gielen en Ruiz-Jarabo Colomer sluiten zich aan bij het BenGH en zijn van mening dat 35 36
tweedimensionale vormen buiten beschouwing moeten blijven. Volgens hen is het belangrijk om te blijven bij de letter van de wet, waar wordt gesproken over tekeningen enerzijds en vormen van waren of verpakkingen anderzijds (art. 2.1 lid 1 BVIE). Mok ziet graag dat onder het begrip ‘vorm’ ook tweedimensionale vormen worden verstaan. Volgens hem is de derde dimensie bij sommige 37
driedimensionale vormen zo klein, dat de onderscheidende kenmerken slechts op het platte vlak kunnen zijn aangebracht. Hij ziet niet in waarom die uitsluitingsgronden van art. 2.1 lid 2 BVIE alleen van toepassing zijn op driedimensionale tekens.
Met de recentelijk veranderde wetgeving wordt in de uitsluitingsgronden 'de vorm (…)’ vervangen door ‘de vorm die, of een ander kenmerk dat (…)’. Dit zou kunnen inhouden dat deze ‘andere
Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 128.
32
BenGH 16 dec. 1991 (Burberry’s/Bossi) r.o.v. 44.
33
Gielen 1996, p. 87.
34
Gielen 2011, p. 26.
35
Conclusie bij HvJEG 18 jun. 2002 (Philips/Remmington).
36
Conclusie bij BenGH 16 dec. 1991 (Burberry’s/Bossi).
kenmerken’ ook tweedimensionaal kunnen zijn, maar of dat daadwerkelijk het geval is blijft onduidelijk. Hierover komt hopelijk gauw uitleg naar aanleiding van de vraag die de Rechtbank Den Haag aan het Hof van Justitie heeft gesteld namelijk: is het begrip vorm in de zin van art. 3 lid 1 sub e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en het volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals bijvoorbeeld kleur? Het Hof zal deze vraag beantwoorden in het licht van de nieuwe 38
Merkenrichtlijn. Wellicht dat hier dan eindelijk duidelijkheid over zal komen.
2.2.1 Onderscheidend vermogen bij vormmerken
Ook vormmerken moeten uiteraard voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen. In sommige aspecten lijkt dit heel erg op de beoordeling van onderscheidend vermogen bij andere merkvormen maar er zijn ook een aantal verschillen. Dit komt mede doordat het publiek niet gewend is om vormen (in tegenstelling tot logo’s en woorden) als merk op te vatten. Het gebeurt 39
minder vaak dat men aan de hand van de vorm van het product of de verpakking van het product het product onderscheidt van andere producten. Als de vorm niet als onderscheidingsteken wordt
herkend, dan is uiteraard niet voldaan aan het criterium van onderscheidend vermogen (door inburgering kan dit uiteindelijk wel het geval zijn, zie hierover paragraaf 2.2.1.2).
2.2.1.1 Wijze van beoordeling
Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dient steeds rekening te worden gehouden met het licht van de waren en-of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en moet worden 40
uitgegaan van de perceptie van het merk door het relevante publiek dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige, oplettende gemiddelde consument van die waren of
diensten. Het relevante publiek moet de vorm gelijk als onderscheidingsteken herkennen, dat wil 41
zeggen zonder analytisch onderzoek of bijzondere oplettendheid. Dit is in principe niet anders bij 42
de beoordeling van andere merkvormen. Echter, zoals genoemd is de gemiddelde consument niet
Rb. Den Haag 9 mrt. 2016 (Louboutin/Van Haren).
38
HvJEG 8 apr. 2003 (Linde e.a.) r.o.v. 35; HvJEG 12 feb. 2004 (Henkel) r.o.v. 52.
39
HvJEG 29 apr. 2004 (Henkel/P&G) r.o.v. 35; HvJEG 12 jan. 2006 (SiSi-Werke/BHIM) r.o.v. 25.
40
HvJEG 22 jun. 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) r.o.v. 26.
41
HvJEG 12 feb. 2004 (Henkel) r.o.v. 53.
gewend om de herkomst van de waar (bij gebrek van een grafisch of tekstueel element) af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking. Daarom is bij de beoordeling van het
onderscheidend vermogen bij vormen vereist dat de vorm significant moet afwijken van de in de betrokken sector gangbare norm. Dat wil zeggen dat hoe groter de gelijkenis tussen de betreffende 43
vorm en de meest voor de hand liggende vorm van de waar (of verpakking), hoe kleiner het onderscheidend vermogen zal zijn. Een vorm die slechts op eenvoudige wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, zal over het algemeen niet voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen. Het Hof oordeelde in het Philishave-apparaat arrest dat de 44
toevoeging van een grillig element zoals een verfraaiing zonder enig functioneel doel, niet vereist is om het betreffende product te onderscheiden. Een originele verschijning van de norm kan 45
voldoende zijn om aan het vereiste van onderscheidend vermogen te voldoen. 46
2.2.1.2 Inburgering
Ook bij vormmerken kan het onderscheidend vermogen worden verkregen door inburgering, wat kan leiden tot inschrijving van vormen die aanvankelijk onderscheidend vermogen misten. In het Werthers Echte arrest overwoog het Hof het volgende:
‘Een driedimensionaal merk kan [...] onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht.’ 47
In hetzelfde arrest overwoog het Hof dat het voldoende is dat het publiek, als gevolg van het gebruik van het teken als merk, in staat wordt gesteld om de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Het gaat er dus niet om dat het teken daadwerkelijk als 48
HvJEG 12 feb. 2004 (Henkel) r.o.v. 49; HvJEG 12 jan. 2006 (SiSi-Werke/BHIM) r.o.v. 31.
43
Gielen e.a. 2014 p. 253.
44
HvJEG 18 jun. 2002 (Philips/Remington) r.o.v. 50, Hof ’s-Hertogenbosch 12 jan. 2010 (Revillon/
45
Trianon) r.o.v. 4.10.2.
Hof ’s-Hertogenbosch 12 jan. 2010 (Revillon/Trianon) r.o.v. 4.10.2.
46
HvJEG 22 jun. 2006 (August Storck/BHIM) r.o.v. 59.
47
HvJEG 22 jun. 2006 (August Storck/BHIM) r.o.v. 61.
merk word gezien. In een recentelijk arrest waarin het ging om de vorm van een Kit Kat-chocoladereep heeft het Hof dit standpunt herhaald.49
HvJEU 16 sept. 2015 (Nestlé/Cadbury) r.o.v. 59 e.v.
3. De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft
Nu het merkenrecht in het algemeen en het vormmerk zijn besproken, zal in dit hoofdstuk centraal staan de uitsluitingsgrond: de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Bij deze 50
uitsluitingsgrond gaat het om de vraag in welke mate de mooie of aantrekkelijke vorm van een product de waarde van dat product bepaalt. Indien dit in belangrijke mate het geval is dan zal de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geven. Zoals eerder genoemd, en zoals verder in dit 51
hoofdstuk zal blijken, heeft deze uitsluitingsgrond veel kritiek gekregen. Niet alleen is onduidelijk gebleken hoe de uitsluitingsgrond geïnterpreteerd moet worden, ook is niet voor iedereen helder wat de toegevoegde waarde van deze is. Dit alles leidt volgens sommigen tot willekeurige toepassing van de uitsluitingsgrond en in de literatuur wordt er daarom vaak een vraagteken bij geplaatst. Sommigen pleiten voor de wijziging of zelfs afschaffing van deze uitsluitingsgrond. Dit laatste 52
was ook de conclusie van de in 2011 verrichtte Max Planckstudie naar het Europees
merkenrechtsysteem. Afschaffing is het niet geworden, een wijziging wel. Voor de volledigheid begin ik met het bespreken van de overige twee uitsluitingsgronden van het vormmerk.
3.1 Overige uitsluitingsgronden van vormmerken
De uitsluitingsgronden van vormmerken zijn absolute weigeringsgronden. Indien één van deze gronden van toepassing is, dan kan er geen merkenrechtelijke bescherming worden verkregen en dit kan niet overwonnen worden door inburgering. De uitsluitingsgronden dienen daarom onderzocht 53
te worden alvorens een onderzoek wordt gedaan naar het onderscheidend vermogen. De reden hiervoor is dat de uitsluitingsgronden het doel hebben om een specifiek monopolie te voorkomen en dit geldt ongeacht de onderscheidende kracht van de betreffende tekens. Hieronder behandel ik 54
kort de uitsluitingsgronden ‘de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald’ en ‘de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’.
Art. 2.1 lid 2 BVIE, art. 3 lid 1 sub e-iii Merkenrichtlijn (oud) & art. 7 lid 1 sub e-iii
50
Gemeenschapsmerkverordening. In de toekomst wordt dit: de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
BenGH 23 dec. 1985 (OM/De Laet) r.o.v. 61.
51
Zie bijvoorbeeld: Bus 2002, Maas & Bergsma 2011, Verschuur 2012 & Gielen 2014.
52
HvJEG 18 jun. 2002 (Philips/Remington) r.o.v. 75; BenGH 23 dec. 1985 (OM/De Laet) r.o.v.
53
62-63.
BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s) r.o.v. 10 e.v.
3.1.1 De vorm die door de aard van de waar wordt bepaald
Vormen die door de aard van de waar worden bepaald, zijn uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming (art. 2.1 lid 2 BVIE; art. 3 lid 1 sub e-i Merkenrichtlijn oud). In de nieuwe, nog niet geïmplementeerde Merkenrichtlijn wordt gesproken van de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald. Bij deze uitsluitingsgrond moet worden gedacht aan 55
vormen waarbij de belangrijkste kenmerken van die vorm, samenhangen met de functie van het product, oftewel vormen waar je niet aan ontkomt bij het betreffende product. De Benelux-Toelichting geeft als ratio achter deze bepaling dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd aan het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is. Het standaardvoorbeeld van deze uitsluitingsgrond is de eierdoos. Om eieren 56
veilig te kunnen opbergen en vervoeren, moet de vorm van de doos uitsparingen hebben in de vorm van een ei. Als één partij een vormmerk op de vorm van een eierdoos zou krijgen, zou het voor andere producenten vrijwel onmogelijk worden om hun eieren veilig te kunnen opbergen . Andere voorbeelden zijn een rechthoek voor een schilderlijst, de langwerpige cilindervorm voor een dwarsfluit of de ronde vorm van een wiel. 57
3.1.2 De vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen
Vormen van waren die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen zijn uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming (art. 2.1 lid 2 BVIE; art. 3 lid 1 sub e-ii Merkenrichtlijn oud). De reden hiervoor is duidelijk en begrijpelijk: het merkenrecht is niet bestemd om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen (en binnenkort ook andere kenmerken) die een technische oplossing omvatten. Dergelijke vormen zouden onder andere intellectuele eigendomsrechten kunnen worden beschermd, die wel een tijdslimiet kennen. In de Benelux-Toelichting wordt 58
benadrukt dat het begrip ‘technische uitkomst’ ruimer moet worden uitgelegd dan het begrip
Art. 4 lid 1 sub e-i Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16
55
december 2015.
Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de
56
intellectuele eigendom, p. 2.
Bostyn, Gielen & Verkade 2009, p. 183.
57
Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de
58
‘uitvinding’ uit het Octrooirecht. Het is dus, voor de rechtvaardiging van een vorm als merk, 59
onvoldoende om de niet-octrooieerbaarheid van deze vorm vast te stellen. Met deze
uitzonderingsgrond is het algemene belang gediend dat wordt voorkomen dat aan de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Deze 60
uitsluitingsgrond beoogt aldus te vermijden dat het merkenrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden
onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. Ook deze uitsluitingsgrond geldt op grond van die nieuwe 61
Merkenrichtlijn niet enkel meer voor de vorm, maar ook voor andere kenmerken (zoals bijvoorbeeld kleur en geluid). 62
3.2 Ratio achter de bepaling
Blijkens de Benelux-Toelichting is de ratio achter deze uitsluitingsgrond als volgt:
‘Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de mogelijk eeuwigdurende merkenbescherming en de in tijd beperkte bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers veelal aan de gebruikswaarde van het product een zekere
“aantrekkelijkheidswaarde” toe.’ 63
Met andere worden, als aan een vorm een zodanig grote aantrekkelijkheidswaarde toekomt, die door andere intellectueel eigendomsrechten beschermd wordt, dan kan de betreffende vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen. Voorgaande werd bevestigd in
Idem. Zie ook: Van der Kooij & Mulder 2013
59
Lego
60
HvJEG 18 jun. 2002 (Philips/Remington) r.o.v. 78. Zie ook: Speyart 2003 p. 13.
61
Art. 4 lid 1 sub e-ii Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16
62
december 2015.
Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de
63
de Adidas-zaak maar vervolgens weer verlaten in het Burberry’s I arrest. In dit laatste arrest ging 64 65
het om een beweerde inbreuk op het als merk gedeponeerde ruitmotief van Burberrys. Het BenGH overwoog dat de in de toelichting genoemde samenloop van merkenbescherming met auteursrecht of tekening- en modellenrecht niet zo moet worden begrepen dat de uitzonderingsgrond slechts toepasselijk kan zijn in de gevallen dat de betrokken vormen in concreto bescherming genieten krachtens een van deze intellectuele eigendomsrechten. Evenmin geldt dat de uitsluitingsgrond slechts toepassing kan vinden indien de betrokken vormen als zodanig voor bescherming krachtens het auteursrecht of tekening- en modellenrecht vatbaar zijn. Het Gerechtshof vervolgt en stelt dat 66
uit de tekst van art. 1 lid 2 BMW (huidig art. 2.1 lid 2 BVIE) blijkt dat dit artikel ‘niet zozeer strekt tot regeling van samenloop tussen het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar dat de ratio achter de uitsluitingsgrond(en) is gelegen in de wens om aan de concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken voor zijn waren bezigt, de nodige vrijheid te geven om aan hun soortgelijke waren, ter verhoging van de waarde van die waren, diezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven (cursivering toegevoegd)’. De ratio geldt dus voor 67
alledrie de uitsluitingsgronden.
Het is niet vreemd dat een rechterlijke instantie, zoals het Gerechtshof, in een latere uitspraak terug komt op wat in een eerdere uitspraak is bepaald en ervoor kiest om een andere weg in te slaan. Desalniettemin is het opmerkelijk te noemen dat er in relatief korte tijd (namelijk vier jaar) terug is gekomen op een ratio achter een bepaling. Des te meer doordat deze nieuwe uitleg afwijkt van de toelichting bij die bepaling. 68
3.2.1 Problematiek met betrekking tot de ratio
Het Europees Hof van Justitie zit op eenzelfde spoor als het BenGH. In de Philips/Remington zaak werd overwogen dat de uitsluitingsgronden de ratio hebben te verhinderen dat aan een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Ze dienen ertoe te
BenGH 23 dec. 1985 (OM/De Laet) r.o.v. 61.
64
BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s).
65
BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s) r.o.v. 13-14.
66
BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s) r.o.v. 15.
67
Zie voetnoot 64.
vermijden dat het merkenrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. 69
Ook het HvJ formuleert dus één ratio voor de drie uitsluitingsgronden. Ik vind dat vreemd. Het is te begrijpen dat technische oplossingen voor iedereen vrij moeten zijn. Zou dat niet het geval zijn, doordat een merkhouder een oneindig monopolie heeft op die oplossing, dan kunnen concurrenten geen producten op de markt brengen met eenzelfde techniek terwijl hier wel vraag naar is van de consument. Bovendien zou het tot minder innovatie kunnen leiden, omdat de betreffende techniek exclusief door één partij mag worden gebruikt.
Ik betwijfel of de uitsluiting van merkenbescherming van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven met dezelfde ratio kan worden gerechtvaardigd. Waarom zou bijvoorbeeld het 70
kenmerkende ruitmotief van Burberry beschikbaar moeten zijn voor andere bedrijven om gebruik van te maken? Of, in het geval van de Benetton/G-star zaak, de vormgeving van een broek met o.a. schuine stiksels, kniestukken en een band aan de onderkant van een broekspijp? Dit zijn puur 71
decoratieve elementen (in tegenstelling tot functionele) en maakt het, naar mijn mening, niet onmogelijk voor de concurrenten om mee te concurreren. Daarnaast, als consumenten bepaalde producten kopen vanwege het mooie uiterlijk, en het daaraan ook kunnen herkennen als van een bepaalde onderneming afkomstig (en het dus een teken met onderscheidend vermogen is), is het moeilijk in te zien waarom merkenbescherming dan niet van toepassing kan zijn. Tot slot wil ik 72
wijzen op de gevallen dat de vorm niet voldoet aan de vereisten van een eigen (oorspronkelijk) karakter, persoonlijk stempel van de maker en-of nieuwheid. In dat geval komt de vorm niet in aanmerking voor bescherming onder het auteursrecht en-of tekeningen- en modellenrecht. Op grond van de wezenlijke waarde uitsluiting bestaat dan de kans dat deze vorm ook niet zal worden
beschermd door merkenrecht. Dat lijkt mij niet de bedoeling.
HvJEG 18 jun. 2002 (Philips/Remington) r.o.v. 78.
69
Zie hierover: Gielen 2014.
70
HvJEG 20 sept. 2007 (Benetton/G-star).
71
Zie hierover: Hoorneman 2011, Maas & Bergsma 2011.
Ook het Max Planck instituut, dat in 2011 onderzoek deed naar de werking van het Europees merkenrechtsysteem, haalt flink uit naar de wettelijke doelstelling van de uitsluitingsgrond en overweegt het volgende:
‘However, the same arguments hardly apply to Article 7 (1) (e) (iii) CTMR and Article 3 (e) (iii) TMD. The 73
legal objective of the clause is unclear, and case law under the TMD and CTMR as well as under its previous codification in the Uniform Benelux law is scarce and obscure. (…) Worse, it might present a dilemma for particularly ambitious designs: as indicated above, (only) products which are significantly different from pre-existing forms may, under the standards established in ECJ jurisprudence, qualify as being inherently distinctive – however, if that makes them also particularly attractive for consumers, they may, according to the logic of the law which was confirmed in Case C-371/06 – Benetton, for the same reason be barred from protection forever (…)’ 74
De reden hiervoor is simpel. Waar de technische noodzaak van een vorm vrij stabiel en objectief kan worden vastgesteld, is dat bij de aantrekkelijkheid van een vorm anders. Of een vorm een wezenlijke waarde aan een product geeft, en of dat reden is om het product aan te schaffen, is dus een subjectieve beoordeling, die van persoon tot persoon zal verschillen. Bovendien kan wat als aantrekkelijk wordt ervaren ook naar tijd en plaats verschillen en veranderen. Voor een vorm die in eerste instantie consumenten aantrok vanwege de schoonheid ervan maar later onderscheidend vermogen heeft opgebouwd (en voornamelijk daarvoor wordt gewaardeerd), kan de ratio zoals geformuleerd in het Philips arrest niet langer meer opgaan. Het gaat dan immers gewoon om een mooie, aantrekkelijke vorm die significant afwijkt van hetgeen in de betrokken sector gangbaar is (en dus in aanmerking komt voor bescherming als merk ) en die door het relevante publiek wordt 75
gepercipieerd als herkomstaanduiding. Ik zie geen reden waarom deze vorm geen
merkenbescherming zou kunnen genieten puur en alleen omdat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Immers, ook in zo een geval zou verwarring kunnen ontstaan bij het publiek, indien een concurrent zijn waar diezelfde bijzondere vormen meegeeft. De vraag rijst: welk belang is 76
Hiermee wordt bedoeld de in Philips/Remington geformuleerde ratio namelijk: het verhinderen
73
dat aan een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.
Max Planck Studie 2011, p. 72.
74
Zie par. 2.2.1.1 en HvJEG 12 feb. 2004 (Henkel) r.o.v. 49; HvJEG 12 jan. 2006 (SiSi-Werke/
75
BHIM).
Maas & Bergsma 2011, p. 2.
erbij gebaat dat een onderscheidende vorm in het geheel niet als merk kan worden beschermd gedurende of eventueel na afloop van het modelrecht (25 jaar) of het auteursrecht (70 jaar na de dood van de maker)? 77
Over de ratio achter de bepaling bestaat dus onduidelijkheid en zijn de meningen verdeeld. Ik ga verder met het bespreken van hoe de uitsluitingsgrond in de praktijk wordt toegepast.
3.3 Toepassing in de praktijk
In deze paragraaf volgt een overzicht van de belangrijkste rechtspraak met betrekking tot de
uitsluitingsgrond ‘de vorm die een wezenlijke waarde geeft’ van nationale en Europese rechters. Op deze manier breng ik in kaart hoe de uitsluitingsgrond is en wordt geïnterpreteerd. Sommige van deze uitspraken dateren van meer dan 30 jaar terug, maar zijn tot de dag van vandaag nog relevant.
3.3.1 Welke waar?
Chips, chocolade en andere lekkernijen worden in de eerste plaats vooral gekocht om de smaak ervan, de vorm is meestal bijzaak. Toch kan men zich afvragen of de vorm van, bijvoorbeeld, een 78
zoutje de wezenlijke waarde ervan beïnvloedt. Een bekende Nederlandse zaak (en voorloper op belangrijke rechtspraak van Beneluxe en Europese instanties) die hierover gaat is die van de Wokkel chips . De vraag in deze was of de schroefvorm van de chips een wezenlijke waarde aan 79
de waar gaf. Verwarring bestaat over of deze beoordeling moet worden gedaan aan de hand van de soort waar (zoutjes/chips) of de waar in het specifieke geval (Wokkels). Dit is een belangrijk onderscheid want in het eerste geval zou de vraag moeten worden gesteld of de vorm van
doorslaggevende betekenis is bij de beslissing tot aankoop van zoutjes in het algemeen, en in het tweede geval zou de vraag moeten worden gesteld of de vorm van doorslaggevende betekenis is bij de beslissing tot aankoop van Wokkels. Welke vraag wordt gesteld heeft uiteraard invloed op de uitkomst ervan. De rechtbank overwoog dat, daar vrijwel alle zoutjes op elkaar lijken qua smaak, het koop- en of consumptiegedrag van het publiek bij dergelijke waar in belangrijke mate wordt beïnvloedt door de pakkende, aantrekkelijke vorm van het product. Oftewel, volgens de rechtbank 80
Gielen in zijn noot HvJEU 18 sept. 2014 (Hauck/Stokke).
77
Onder omstandigheden kan dit ook anders zijn, denk bijvoorbeeld aan chocoladepaashazen.
78
HR 11 nov. 1983 (Wokkels).
79
HR 11 nov. 1983 (Wokkels) zie onder het kopje Rechtbank.
is de (schroef)vorm van doorslaggevende betekenis bij de beslissing tot aankoop van Wokkels. De HR oordeelde van niet en volgde het Hof Amsterdam in haar beoordeling dat de wezenlijke 81
waarde van een zoutje volledig afhangt van de smaak en de knapperigheid ervan. Het Hof 82
Amsterdam en de HR stellen dus de vraag of de vorm van doorslaggevende betekenis is bij de beslissing tot aankoop van zoutjes in het algemeen (en komen tot de conclusie dat dit niet het geval is waardoor er een vormmerk kan rusten op de Wokkels). Dit duidt erop dat het bij de term ‘waar’ 83
gaat om de ‘soort waar’ en niet het specifieke product. Een paar jaar later oordeelde het Benelux Gerechtshof in een zaak die de het bekende ruitmotief van Burberry betrof. Het BenGH overwoog dat een vorm niet als merk kan worden beschouwd indien ‘de waar’ van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun ‘fraaiheid’ en ‘oorspronkelijk karakter’ in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. Advocaat-generaal Ten Kate meent hierin te lezen dat hiermee de soort 84
waar wordt bedoelt. In zijn conclusie stelt hij het volgende:
‘Afhankelijk van de soort van de waar (lijfsieraden; vuilnisbakken) zal bijvoorbeeld de esthetische vorm van het product wel of niet als merk kunnen dienen’ (cursivering toegevoegd).85
Deze visie heeft echter op veel weerstand geduid. Cohen Jehoram en anderen zijn er stellig in: het gaat om de vormgeving van de waar in kwestie (oftewel het specifieke product). Beoordeling van vormgevingen van producten in een bepaalde productcategorie zou geen recht doen aan de wens om bepaalde specifieke vormen voor concurrenten vrij te houden. Het doel is immers niet dat alle vormgevingen voor een bepaalde productgroep vrij blijven. Ook Bus prefereert een beoordeling 86
van het specifieke product boven een beoordeling naar de productgroep. Hij vindt dat door de termen ‘fraaiheid’ en ‘oorspronkelijk karakter’ (die het Hof bezigt in de Burberry uitspraak) gedoeld wordt op het karakter van het specifieke product waarvoor het vormmerk is gedeponeerd. Hij
HR 11 nov. 1983 (Wokkels) r.o.v. 3.1.
81
Hof Amsterdam 17 jun. 1982 (Wokkels).
82
Zie hierover Bus 2002, p. 178.
83
BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s) r.o.v. 16.
84
Conclusie A-G Ten Kate bij BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s) r.o.v. 28.
85
Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 136.
waarschuwt ervoor dat een beoordeling naar de soort waar in sommige gevallen tot een ongenuanceerde categorisering kan leiden. 87
De toelichting van het BVIE biedt geen duidelijkheid, maar het Gemeenschappelijk Commentaar bij het BMW, voorloper van het BVIE, sprak in dit verband over de ‘intrinsieke waarde van de waar’, zodat aldus gekeken zou moeten worden naar de waarde van het product waar het in het concrete geval om gaat. Ondanks dat deze toelichting niet langer voorkomt bij het BVIE (die overigens is gebaseerd op de BMW) zie ik geen reden om hiervan af te wijken. Ten eerste lijkt het mij niet altijd even makkelijk om de juiste productcategorie vast te stellen. Vallen zoutjes onder de categorie ‘hartige snacks’ of valt het onder de bredere categorie ‘levensmiddelen’? Gekeken kan worden naar de klassen waarvoor het merk is ingeschreven, maar ook dit zal geen duidelijkheid bieden: de klassen zijn erg breed en bovendien wordt hetzelfde merk soms voor meerdere klassen ingeschreven. Ten tweede zal bij de beoordeling van de wezenlijke waarde van de gehele 88
productgroep waarschijnlijk zelden of nooit worden geoordeeld dat de vorm een wezenlijke waarde heeft. Als ik de productcategorie ‘levensmiddelen’ als voorbeeld neem, dan zullen waarden als smaak en voedzaamheid wezenlijk voorop staan, en niet de vormgeving. Wil de 89
uitzonderingsgrond toch enig effect sorteren, dan zal mijns inziens dus moeten worden gekeken naar het product in het concrete geval. Tot welke categorie het product hoort dient natuurlijk wel mee te wegen in de beoordeling van dat specifieke product, dat moet worden afgewogen tegen de concurrerende producten binnen die categorie.
3.3.2 Welke waarde?
Wellicht het grootste struikelblok bij de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond is het vaststellen van deze wezenlijke waarde. Om welke waarde moet het gaan? Wanneer is een waarde ‘wezenlijk’ te noemen? Ondanks dat er hier veel rechtspraak over bestaat, heerst er tot de dag van vandaag grote onduidelijkheid over en zijn de meningen ook weer erg verdeeld. Om bij het voorbeeld van zoutjes te blijven: Wokkels hebben door de mooie, aparte vorm wellicht een hogere aantrekkelijkheids- en-of marktwaarde, maar smaken er niet beter om, aldus de HR. De toegevoegde waarde, is dus niet per se de wezenlijke waarde. Dit was ook aan de orde in het Adidas-arrest. Het BenGH oordeelde
Bus 2002, p. 178.
87
Zie: Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten
88
waarop fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben, ondertekend op 15 juni 1957. Conclusie A-G Verkade bij HR 23 dec. 2011 (Revillon/Trianon) r.o.v. 3.49.
dat wanneer de vorm van een product dit product sierlijker of aantrekkelijker maakt en het product van dien aard is dat het uiterlijk sterk de marktwaarde bepaalt, dan beïnvloedt de vorm de
wezenlijke waarde van de waar. Dit criterium is flink bekritiseerd vanwege de vaagheid ervan. 90
Wanneer is een product van dien aard dat het uiterlijk sterk de marktwaarde bepaalt? Wanneer is het ‘sterk’ genoeg? Bovendien zou het er domweg op neerkomen dat een feitenrechter zou moeten bepalen of het betreffende product van dien aard is dat het uiterlijk wel sterk de marktwaarde bepaalt, of dat dat niet het geval is. Dit heeft in de praktijk veel tegenstrijdige oordelen tot gevolg 91
gehad. Niet geheel onbegrijpelijk aangezien het erg lastig is om te bepalen wanneer de vorm de 92
marktwaarde bepaalt. Een paar jaar later heeft het BenGH het criterium geprobeerd te verfijnen, en voegde eraan toe dat ‘de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken
samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven’. Deze ‘verfijning’ maakte de 93
toepassing van het criterium naar mijn mening niet bepaald makkelijker. De marktwaarde kan immers ook nog door allerlei andere factoren (anders dan de aantrekkelijke vorm en de
onderscheidende kracht) worden beïnvloedt, zoals de kwaliteit van het product en de gebruikte grondstoffen. Ook Wichers Hoeth uitte zijn kritiek in een noot onder het arrest:
‘Het gaat er dus om vast te stellen wat het publiek er toe beweegt de waar te kopen. Is dat voornamelijk omdat de vorm of het uiterlijk zo mooi en origineel is? Zo ja, dan is de vorm van die waar als merk niet toelaatbaar. Of laat het publiek zich in niet onbelangrijke mate leiden door prijs, smaak, gewenning, gemak e.d.? Dan beïnvloedt de vorm niet de wezenlijke waarde van de waar en kan die vorm een rechtsgeldig merk zijn. De rechter die daarover moet oordelen is niet te benijden. De marktonderzoekbureaus kunnen aan het werk gaan.’ 94
Anderen bekritiseren het gebruik van termen zoals ‘fraaiheid’ en ‘oorspronkelijk karakter’ en 95
menen dat deze, vanwege de onduidelijke betekenis ervan, tot grote (wellicht onoverkomelijke)
BenGH 23 dec. 1985 (OM/De Laet) r.o.v. 60 e.v. Zie ook Strowel 1995, p. 160.
90
Conclusie A-G Verkade bij HR 23 dec. 2011 (Revillon/Trianon) r.o.v. 3.45.
91
Zo oordeelde het Hof in de Wokkels zaak dus dat de smaak en knapperigheid doorslaggevend
92
zijn, zodat de vorm geen wezenlijke waarde kon zijn maar oordeelde het Hof in de Baconys zaak dat speciale vormgeving juist wel een wezenlijke waarde kon zijn, vanwege het feit dat zoutjes zo op elkaar lijken.
BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s) r.o.v. 16.
93
Wichers Hoeth in zijn noot onder BenGH 14 apr. 1989 (Superconfex/Burberry’s).
94
Zie paragraaf 2.3.1.
moeilijkheden, onzekerheden en niet te rijmen consequenties zullen leiden. Opvallend is dat de 96
perceptie van de consument niet wordt genoemd als factor die in de beoordeling dient te worden meegenomen. Het lijkt mij dat de de vraag of de aantrekkelijkheidswaarde van de vorm van wezenlijk belang is, in belangrijke mate afhankelijk is van hoe de consument de vorm ziet. Ook Gielen benadrukt de rol van het publiek en merkt op dat het vergelijken van de prijs van het betreffende product met de prijs van andere producten nauwelijks van invloed zal zijn op hoe de consument de vorm ziet. De wezenlijke waarde wordt dus gerelateerd aan ‘fraaiheid’, 97
‘oorspronkelijk karakter’ en marktwaarde. Een nadere invulling van het belang van deze begrippen en de onderlinge verhouding ontbreekt echter. Bovendien zijn het omstandigheden die in de loop van de tijd kunnen veranderen, wat het er allemaal niet helderder op maakt. 98
De oplettende lezer vraagt zich wellicht af of er in meer recente rechtspraak geen duidelijkere criteria zijn ontwikkeld. Het antwoord: nee. Althans niet naar mijn mening. In de Bang & Olufsen uitspraak werd geoordeeld dat de vorm (van een luidspreker) niet als merk kon worden
ingeschreven omdat deze vorm een wezenlijke waarde aan de waar gaf. De vorm zou in dit geval namelijk een ‘zeer belangrijk criterium’ zijn in de keuze van de consument voor deze specifieke luidspreker, zelfs in het geval dat de consument ook andere kenmerken van de luidspreker in aanmerking zou nemen. Daarnaast wordt overwogen dat het feit dat bij de verkoop van de 99
luidsprekers de esthetische kenmerken als eerste worden benadrukt, maakt dat het ontwerp een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt. Het moge duidelijk zijn dat het erg 100
moeilijk is om vast te stellen of de vorm een ‘zeer belangrijk criterium’ is geweest voor de
consument om het betreffende product aan te schaffen. Er worden geen richtlijnen of voorbeelden gegeven met betrekking tot wanneer er sprake kan zijn van een ‘zeer belangrijk criterium’.
Bovendien lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat bij de aanschaf van een luidspreker, de kwaliteit van het geluid en eventueel het gebruiksgemak van de luidspreker de doorslaggevende factoren zullen zijn. Problematisch is ook dat, net als bij de Burberry’s leer, de bevoegde rechtsprekende instantie uiteindelijk zelf de wezenlijke kenmerken van het teken dient vast te stellen, waardoor de
Bus 2002.
96
Gielen in zijn noot onder HvJEU 18 sept. 2014 (Hauck/Stokke).
97
Gielen in zijn noot onder HvJEU 18 sept. 2014 (Hauck/Stokke).
98
GvEA 6 okt. 2011 (Bang&Olufsen/BHIM) r.o.v. 73.
99
GvEA 6 okt. 2011 (Bang&Olufsen/BHIM) r.o.v. 75.
vermoedelijke perceptie van het teken door de consument niet beslissend kan zijn in de beoordeling of de uitsluitingsgrond van toepassing is (het kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit) . Waarom het van belang is dat het ontwerp als argument wordt gebruikt 101
bij de verkoop, is mij onduidelijk. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat de producent van een product met een mooie (en uiteraard onderscheidende) vorm hier gebruik van maakt bij de verkoop.
Het Hof Den Haag heeft zich er in een zaak over de vorm van een kinderstoel wel heel erg makkelijk vanaf gemaakt, en ‘overwoog’ het volgende:
‘Uit de in rov. 1.2 weergegeven overwegingen uit het Fikszo-arrest blijkt dat de TRIPP TRAPP-stoel een (zeer) aantrekkelijk uiterlijk heeft. Dit geeft een wezenlijke waarde aan die stoel.’ 102
Vage wetsbepalingen zijn natuurlijk inherent aan het recht. Op het moment dat wetsbepalingen (of criteria uit jurisprudentie) te eng worden geformuleerd, bestaat het risicio dat bepaalde situaties niet onder die wetsbepaling zullen vallen terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Echter, jarenlange
onduidelijkheid, bijvoorbeeld door de vaagheid van de elementen waar rekening mee dient te worden gehouden bij de beoordeling of de vorm van een product een wezenlijke waarde aan de product geeft, geeft mijns inziens duidelijk aan dat de uitsluitingsgrond niet langer kan blijven bestaan. Althans niet op deze manier.
3.4 Een houdbare uitzondering?
De hoeveelheid kritiek die is geuit op de uitsluitingsgrond liegt er niet om. Waar sommigen vinden dat de uitsluitingsgrond op een andere manier dient te worden uitgelegd, pleiten andere voor de volledige afschaffing ervan. Een voorstander van de uitsluitingsgrond ben ik niet tegengekomen.
Eerst nog even iets over de reden om vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven van merkenbescherming uit te sluiten. In paragraaf 3.1 bleek dat de ratio van de bepaling niet voor iedereen even duidelijk is. Ook ik heb inmiddels sterk mijn vraagtekens bij de noodzaak van deze uitsluitingsgrond. Om te beginnen is de formulering van één ratio (kort gezegd het voorkomen van een monopolie) die voor alle drie de uitsluitingsgronden geldt vreemd en, naar mijn mening, onjuist. Waarom zou een puur aantrekkelijke vorm (dus zonder gebruiksfunctie) beschikbaar
HvJEU 14 sept. 2010 (Lego Juris A/S/BHIM) r.o.v. 76.
101
Hof ’s-Gravenhage 31 mei 2011 (Hauck/Stokke) r.o.v. 5.3.
moeten zijn voor anderen om hier vrij gebruik van te maken? Ik heb eerder al uitgelegd waarom het belangrijk is dat technische uitvindingen (na verloop van tijd) wél vrij beschikbaar zijn voor het publiek. Hetzelfde geldt voor werken van letterkunde en kunst. Ook deze worden 70 jaar na het overlijden van de maker vrij beschikbaar voor het publiek met als doel vrije verspreiding van informatie. Dat deze exclusieve rechten onderworpen zijn aan een beperking in de tijd, is dus te begrijpen. Echter, welk belang gediend is bij het voorkomen van een oneindig monopolie op een vorm die de functie van een merk vervult, terwijl dit bij andere merkvormen niet het geval is, is mij onduidelijk.
Bovendien is het vaststellen van een wezenlijke waarde, en met name of die waarde ook daadwerkelijk de reden is voor de consument om dat product aan te schaffen, een subjectieve beoordeling (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vaststellen of een vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst, dit kan vrij objectief worden vastgesteld). Mede hierdoor ben ik geneigd mij aan te sluiten bij het kamp dat pleit voor afschaffing van de uitsluitingsgrond.
Met betrekking tot de vaststelling van de wezenlijke waarde brengt Verkade een interessant punt naar boven. In zijn conclusie bij het Revillon/Trianon arrest merkt hij op dat bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, geen aandacht wordt geschonken aan dynamische of relativerende invloeden, zoals de rol van verschillende
consumentengroepen. Zoals het er nu voor staat, zijn er twee opties: (1) de vorm geeft een 103
wezenlijke waarde aan de waar of (2) de vorm geeft geen wezenlijke waarde aan de waar. Verkade vraagt zich echter af of het noodzakelijk een kwestie van ‘het een of het ander’ is, of dat dit kan verschillen per categorie van (potentiële) klanten. Een voorbeeld: jonge scholieren die in de pauze iets lekkers gaan halen in de supermarkt, bijvoorbeeld een zak chips of een reep chocolade, en hiervoor hun zakgeld erop na moeten tellen, zullen naar alle waarschijnlijkheid afgaan op het voordeligste product (dat natuurlijk wel nog lekker moet smaken). Een aantrekkelijke vorm is voor hen geen factor. Dit kan weer heel anders zijn voor volwassenen die meer te besteden hebben, en dat willen laten merken als ze bijvoorbeeld visite krijgen. In plaats van een standaard reep
chocolade, kiezen zij voor het verfijnde, esthetisch aantrekkelijkere exemplaar, om aan de gasten te
Conclusie A-G Verkade bij HR 23 dec. 2011 (Revillon/Trianon) 3.51.
serveren bij de koffie. Verkade noemt de uitsluitingsgrond (op deze ‘het een of het ander’ manier) onwerkbaar. 104
Een ander punt om bij stil te staan is het volgende. Een vorm kan alleen in aanmerking komen voor bescherming via het merkenrecht indien deze onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen significant afwijkt van hetgeen in de betrokken sector gangbaar is. De vorm moet dus anders en apart zijn. Bijna in alle gevallen zal je dan te maken krijgen met een bijzondere vorm die de (wezenlijke) marktwaarde van het product bepaalt, waardoor weigering op grond van de
onderhavige uitsluitingsgrond op de loer ligt. Dit voelt nogal tegenstrijdig aan, enerzijds moet de vorm significant afwijken van de norm, anderzijds mag de vorm toch niet zo apart zijn dat deze een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Men kan zich ook afvragen waarom er, in het geval van een esthetisch aantrekkelijke vorm, überhaupt onderscheid wordt gemaakt met woord- en beeldmerken. Consumenten kunnen inderdaad een bepaald product kopen vanwege de aantrekkelijke vorm, maar geldt hetzelfde niet voor andere merkvormen? Bij een shirt waar de naam van het merk (woordmerk) of het logo van het merk (beeldmerk) duidelijk te zien is, kan juist dat een belangrijk criterium zijn voor de consument om dat shirt aan te schaffen. Het model van het shirt kan de consument dan wellicht in (veel) mindere mate schelen. Betoogd kan dan worden dat ook in deze gevallen het merk een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Tot slot sta ik stil bij de nieuwe wetgeving. Ondanks het Max Planck rapport (waarin werd 105
voorgesteld de uitsluitingsgrond af te schaffen) en alle bestaande kritiek in de literatuur, is de uitsluitingsgrond niet alleen gehandhaafd in de nieuwe Merkenrichtlijn en Uniemerkverordening, maar is deze zelfs uitgebreid. Voortaan geldt de uitsluitingsgrond niet alleen meer voor de vorm 106
die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar ook voor andere kenmerken van de waar. De onduidelijkheden die bestaan met betrekking tot deze uitsluitingsgrond zullen dus niet afnemen maar alleen maar toenemen. Ondanks dat nieuwe wetgeving nog geen jaar oud is, is de eerste
Conclusie A-G Verkade bij HR 23 dec. 2011 (Revillon/Trianon) 3.51.5.
104
Zie paragraaf 2.1.3.
105
Door de toevoeging van ‘of een ander kenmerk dat’.
prejudiciële vraag, die aan het hand van deze nieuwe wetgeving zal worden uitgelegd, al voorgelegd aan het Hof. 107
3.5 Aanbeveling
Hoe nu verder? Ik ben (inmiddels) voorstander ben van het afschaffen van de uitsluitingsgrond. Ik zie namelijk niet in welk belang er (nu nog) mee gediend is. Omdat nóg een herziening van het Europese merkenrecht in de nabije toekomst onwaarschijnlijk is, is afschaffing is geen reële optie. De huidige uitsluitingsgrond op een andere manier interpreteren, is dat wel.
De uitsluitingsgrond zou zo kunnen worden uitgelegd dat alleen een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, geen geldig merk kan zijn. Een kijkje bij de oosterburen leert dat de uitsluitingsgrond ook als volgt kan worden uitgelegd. Wanneer de
esthetische waarde van de waar, die tot stand is gebracht door de vorm ervan, zo belangrijk is dat de hoofdfunctie van het merk, te weten de aanduiding van een bepaalde herkomst, niet meer tot haar recht komt, dan sluit deze bepaling de inschrijving van de vorm uit. Oftewel, indien het publiek 108
alleen in het esthetische gehalte van de vorm de wezenlijke waarde van de waar ziet, en dus in de vormgeving zelf het verhandelbare product ziet, dan is er geen geldig merk. Dit zal dan 109
bijvoorbeeld bij kunstwerken het geval zijn, maar (en terecht mijns inziens) niet bij producten waarbij de mooie vormgeving een extraatje is, zoals bijvoorbeeld bij een stoel (dat naast een decoratieve functie ook andere gebruiksfuncties vervult) en bij chips en chocolaatjes (waarbij er ook allerlei andere reden zijn om tot koop over te gaan zoals smaak en substantie). De reden dat deze uitleg mijn voorkeur heeft is dat op deze manier vormen die de wezenlijke functie van met merkenrecht vervullen, te weten de herkomstfunctie (en het daarom verdienen om beschermd te worden door het merkenrecht), een geldig merk kunnen zijn.
Een andere uitleg van de uitsluitingsgrond vloeit voort uit de kritiek die Verkade heeft geuit, namelijk dat de uitsluitingsgrond te statisch is (er is of wel een wezenlijke waarde, of er is geen wezenlijke waarde, een middenweg is er niet). Dit zou kunnen worden verholpen door de
uitsluitingsgrond zo te interpreteren dat het beslissend moet zijn of voor een deel van het publiek de
Rb. Den Haag 9 mrt. 2016 (Louboutin/Van Haren). Zie ook paragraaf 2.2 van deze scriptie.
107
BGH 24 mei 2007 (Fronthaube) r.o.v. 23.
108
Zie hierover ook Verschuur 2012.
