De huidige functies van het merk: een bedreiging voor tekens met grote
symbolische waarde?
Een analyse van artikel 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn in verhouding met andere
merkenrechtelijke weigeringsgronden onder Europees merkenrecht
Afstudeerscriptie M.I. Eskens
10650342
Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Informatierecht
Inleverdatum – 31 juli 2015, 16.00 uur
Begeleider – J.M. Breemen LLM
Afstudeerrichting – Informatierecht
INHOUD
1 Inleiding ... 4
1.1 Maatschappelijke relevantie ... 5 1.2 Juridisch kader ... 6 1.3 Methodologie ... 72 Het probleem ... 9
2.1 Religie en cultuur ... 102.2 Het publieke domein... 11
2.2.1 Non-commerciële vrijheid... 13
2.2.2 Commerciële vrijheid ... 15
3 Achtergrond ... 17
3.1 Functies van een merk ... 17
3.2 Merkenrechtelijke (on)mogelijkheden om symbolen te weren van merkinschrijving ... 18
3.2.1 Strijd met de openbare orde en goede zeden ... 19
3.2.2 Overige merkenrechtelijke weigeringsgronden ... 22
3.3 Overige mogelijkheden om symbolen te weren van merkinschrijving ... 23
3.3.1 Onrechtmatige daad ... 24
3.3.2 Misleidende reclame ... 24
3.3.3 Schending mensenrechten ... 24
3.3.4 Ongeoorloofde mededinging ... 25
3.3.5 Strafrechtelijke weigeringsgronden ... 25
4 Artikel 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn... 26
4.1 Totstandkoming ... 26
4.2 Implementatie ... 27
4.3 Griekenland... 28
4.3.1 Vereisten voor ‘grote symbolische waarde’ ... 29
4.3.2 Jurisprudentie ... 30
4.4 Tussenstand ‘openbare orde en goede zeden’ vs. ‘teken met grote symbolische waarde’ ... 31
4.5 Nederland ... 32
4.5.1 Geen implementatie in het BVIE ... 32
4.5.2 Huidige bescherming van tekens met grote symbolische waarde ... 34
4.6 Ter vergelijking: bescherming culturele en religieuze symbolen in Amerika... 35
4.6.1 De Lanham Act ... 36
5 Conclusie ... 39
Lijst van afkortingen
AG – Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie
Aw – Nederlandse Auteurswet
BBIE – Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BC – Berner Conventie
BHIM – Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt BMW – Eenvormige Benelux Merkenwet 1971
BVIE – Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
BW – Burgerlijk Wetboek
EGI – Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (Zwitserse nationale merkenautoriteit) ECRM – Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
EHRM – Europese Hof voor de Rechten van de Mens
EU – Europese Unie
EVRM – Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
GGE – Hellenic Ministry for Development & Competiteveness (Griekse nationale merkenautoriteit) HR – Hoge Raad der Nederlanden
HvJ – Europese Hof van Justitie
ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
INPI – Institut National Propriété Intellectuelle (Franse nationale merkenautoriteit) IPO – Intellectual Property Office (Engelse nationale merkenautoriteit)
Mw – Nederlandse Merkenwet 1893
NJ – Nederlandse Jurisprudentie
PTO – United States Patent and Trademark Office
TRIPs – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights UvP – Uitvoeringsverdrag van Parijs
WIPO – World Intellectual Property Organisation WvSr – Wetboek van Strafrecht
1 INLEIDING
‘In a world dominated by symbols, where advances in trade offer numerous alternatives to the consumer, the name
of a product has emerged as a decisive factor when it comes to making a choice, hence its economic significance’
HvJ (Opinie AG Colomer) 10 mei 2005, C-465/02 en C-455/02 (Feta), o. 11 AG Colomer benoemt hier tien jaar geleden wat tegenwoordig nog meer van belang is bij de keuze van een consument: de naam van een product. Adverteerders spelen in op de individualisering van consumenten; zij maken slim gebruik van tekens die al een bepaalde waarde of lading bij zich dragen en die herkenning bij het grote publiek oproepen. Het gebruik van zowel religieuze als culturele symbolen in de commercie is zo gebruikelijk in onze samenleving dat niet eens meer altijd wordt opgemerkt dat de ‘oorspronkelijke’ authentieke betekenis van een teken misschien een veel diepgaandere betekenis heeft voor een bepaalde gemeenschap dan slechts ter onderscheiding van waren en diensten die wij kennen. Ik vraag mij af of tekens waaraan individuen en gemeenschappen grote dubbelzinnige waarde hechten, zomaar door elke derde moet kunnen worden gebruikt in het economisch verkeer ter onderscheiding voor waren of diensten, of zelfs het gebruik te ‘monopoliseren’ door het teken vast te leggen als merk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de naam ‘Rembrandt’ dat is gedeponeerd als merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)1 en het het Bureau voor
Harmonisatie in de Internationale Markt (BHIM),2 evenals ‘Hermes’ en ‘Nike’, of ‘Jezus’3 en ‘Allah’4 zijn
ingeschreven als merk. De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt dan ook:
Welke bescherming biedt het Europese merkenrecht tegen de inschrijving van tekens met grote symbolische waarde,5 en voldoet deze ten opzichte van de steeds grotere rol die merken innemen in onze Europese samenleving?
Ter beantwoording van deze vraag beschrijf ik eerst hoe de rol van het merk in onze samenleving is veranderd naar hoe zij nu is. Ten tweede kom ik tot de aanleiding van mijn vraagstelling: het probleem dat zich voordoet in onze huidige samenleving met betrekking tot het oneigenlijk gebruik van tekens met grote symbolische waarde. Daarna onderzoek ik welke bescherming er binnen het Europese gemeenschapsmerkenrecht en het nationale merkenrecht bestaat tegen de inschrijving van tekens met grote symbolische waarde. Facultatief te implementeren artikel 3 lid 2 sub b en obligatoir artikel 3 lid 1 sub f van de Merkenrichtlijn6 blijken hierbij een
grote rol te kunnen spelen. Ik onderscheid voor een analyse van de werking van deze bepalingen grofweg twee ‘soorten’ lidstaten: zij die het facultatieve artikel hebben geïmplementeerd, en lidstaten die dit niet in hun nationale merkenwet hebben opgenomen. Van elke ‘groep’ lidstaten vergelijk ik de rechtspraktijk van één lidstaat met elkaar: Nederland7 en Griekenland.8 Ondank dat het Europese Hof van Justitie (HvJ) het
overkoepelende hoogst rechtssprekend orgaan is voor merkenrechtelijke geschillen op basis van de Merkenverordening en – richtlijn, is separate bestudering van lidstaten vereist, omdat het HvJ een verregaande discretie toelaat aan de lidstaten bij de beoordeling van bovengenoemde bepalingen. Tot slot maak ik een uitstapje naar de bescherming van grote symbolische tekens in Amerika, om een nieuwe blik te werpen op de situatie in Europa.
1 Benelux merkenautoriteit voor nationale merken in de Benelux. 2 Europese merkenautoriteit voor het gemeenschapsmerk.
3 Verschillende merknamen bevatten of bestaan alleen uit ‘Jesus’, bijvoorbeeld Benelux merk ‘Jesus’ met BBIE depotnummer 618251, Europees merk ‘Jesus’ met BHIM depotnummer 011274503, en Internationaal merk ‘Jesus’ met WIPO depotnummer 689374.
4 BBIE 08-01-2013, depotnr. 1260522 (Allah).
5 Zoals bedoeld in ar. 3 lid 2 sub b Europese Merkenrichtlijn 2008/95/EG.
6 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Merkenrichtlijn of de richtlijn). Dit artikel is gelijk aan art. 7 lid 1 sub f Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Merkenverordening of de verordening).
7
Art. 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn is niet in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geïmplementeerd. 8 Art. 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn is wel in de Griekse merkenwet 4072/2012 geïmplementeerd.
1.1 Maatschappelijke relevantie
Met ‘tekens’ wordt steeds bedoeld alle tekens die een merk kunnen vormen zoals bedoel in artikel 4 Merkenverordening en artikel 2 Merkenrichtlijn. Dit zijn alle tekens, vatbaar voor grafische voorstelling zoals twee- of driedimensionale symbolen, woorden, uitdrukkingen (al dan niet in de vorm van een woordgroep of zin) en stukken tekst.
Met ‘grote symbolische waarde’ wordt in dit onderzoek hoofdzakelijk gedoeld op religieuze en culturele symbolen, omdat zich op dit vlak de meeste problematiek voordoet. Het zijn herkennings- en identificatietekens die verband houden met een geloofsovertuiging en cultuur(historie). Deze symbolen dienen niet alleen eenzijdig ter onderscheiding (zoals een keurmerk) of aanduiding (zoals de kijkwijzer), maar symboliseren een diepere betekenis. Symbolen kunnen een sociale rol hebben als ze worden gebruikt om groepen en gemeenschappen van verschillende sociale posities, verschillende afkomst en verschillende locaties collectief te verbinden. Daarnaast kunnen mensen (al dan niet individueel) grote emotionele waarde hechten aan een symbool. Symbolen kunnen zelfs bijdragen aan de manier waarop mensen de realiteit ervaren.9 Tekens van grote symbolische waarde zijn
de voor het algemene publiek bekende – soms eeuwenoude – tekens, maar ook worden er steeds nieuwe tekens ontwikkel door nieuwe religieuze en culturele groeperingen en organisaties. Ik doel met ‘grote symbolische waarde’ dus expliciet niet op algemeen bekende merken, maar echt tekens die hun oorsprong vinden in cultuur of religie. Denk hierbij aan het gebruik van een afbeelding van een model van een Louis Vuitton tas in een controversieel schilderij.10 Dit ‘probleem’ zal in deze scriptie niet worden besproken.11
In hoofdstuk 2 (Het probleem) ga ik dieper in op de aanleiding van mijn hoofdvraag. Hierin worden de verschillende belangen in kwestie toegelicht zoals religie en cultuur, het publieke domein, commerciële vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Het toenemende gebruik van tekens en symbolen van grote religieuze en culturele waarde als (non-) commercieel merk levert discussie op tussen belanghebbenden. Belanghebbenden zijn de merkhouders die ervoor pleiten alle tekens (non-)commercieel vrijelijk te moeten kunnen gebruiken op grond van het recht op vrijheid van meningsuiting en de onder dit recht vallende vrijheid op commerciële communicatie.12 Voornamelijk religieuze en culturele gemeenschappen zijn tegen inschrijving van voor hen
waardevolle identificatie tekens als merk op basis van morele gronden zoals en het verbod op discriminatie13
(kwetsen religieuze en culturele gevoelens) en op basis van de vrijheid van godsdienst (het vrijelijk kunnen gebruiken van ‘hun’ tekens ter uitoefening van geloof en cultuur). Wanneer een oorsponkelijk teken wordt ingeschreven en gebruikt als merk, is er een groot gevaar van verwarring en verwatering van het symbool met de originele, authentieke betekenis. Tot slot is het in het algemeen belang van de bevolking dat bepaalde tekens in het publieke domein blijven. Hierdoor kan eenieder, zoals kunstenaars en politici, deze tekens blijven gebruiken en kan hun betekenis openlijk worden bediscusseerd in het publieke debat. Het vrij houden van tekens heeft in die zin te maken met de vrijheid van meningsuiting van het algemene publiek.
De reden dat ik eerst de aanleiding van de hoofdvraag bespreek en de problematiek is dat dit direct begrip creërt voor de belangen die in het geding zijn en de relevantie van het onderzoek. Pas daarna ga ik in hoofdstuk 3 (Achtergrond) in op de oorzaak van het probleem en de manier waarop er in het Europese merkenrecht mee om wordt gegaan. Naast de originele herkenningsfunctie worden merktekens tegenwoordig steeds meer gebruikt als communicatiemiddel door het vertrouwen en betrokkenheid van het publiek te behalen en behouden. Ook worden merken niet langer alleen in de klassieke commerciële zin gebruikt door adverteerders, maar komen ook steeds meer voor in politieke, sociale of culturele context. Deze ontwikkelingen zijn een gevolg van de individualisering van de consument. De consument heeft meer autonomie in haar keuzes, meer invloed op producenten door middel van bijvoorbeeld social media, en meer keuzevrijheid door globalisering.14
Producenten willen naast het onderscheiden van hun waren en diensten tevens een ‘gevoel’ creëren en inspelen op de belevenis van de consument. Identificatiebronnen als religie en stand zijn steeds minder van belang;
9 Voor nadere uitleg hieromtrent verwijs ik naar: Wagoner (ed.), Symbolic transformation, 2010. 10 Rechtbank Den Haag 4 mei 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525 (Plesner vs. Louis Vuitton) [online]. 11 Zie voor meer over dit onderwerp: Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010.
12 Gebaseerd op art. 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), soms ook wel reclamerecht genoemd. 13
Gebaseerd op artt. 9 en 14 EVRM.
producten – en dus merken – zijn een steeds belangrijker identificatiemiddel geworden.15 Deze ontwikkeling en
het effect daarvan op het gebruik van tekens van grote symbolische waarde wordt in hoofdstuk 2 (Het probleem) ook al even kort belicht.
1.2 Juridisch kader
Het juridisch kader van de problematiek zoals wordt geconstateerd en uitgelegd in hoofdstuk 2 (Het probleem) ligt vooral op het vlak van mensenrechten. Met name de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting komen naar voren. Godsdienstvrijheid is in het geding wanneer religieuze gemeenschappen zich beperkt voelen in het belijden van hun geloof doordat het gebruik van ‘hun’ tekens kan worden ingeperkt door merkhouders. Het merkenrechtelijke aspect in dit verband is de kans op verwarring en verwatering wanneer een teken van grote symbolische waarde door een producent wordt gebruikt in een geheel andere context dan waar zij vandaan komt. Dit tast de authenticiteit en de identiteit van religieuze en culturele groeperingen aan. De vrijheid van meningsuiting heeft in verband met het publieke domein twee gezichten. De vrijheid van meningsuiting van het algemene publiek dient te worden gewaarborgd door bepaalde tekens vrij te houden van exclusieve rechten van merkhouders. Aan de andere kant dient het recht op de vrijheid van commerciële expressie van producenten en organisaties te worden gewaarborgd, waaronder de mogelijkheid tot het gebruik van tekens als merk en merkinschrijving ter bescherming van concurrentie en communicatie aan de comsument. In paragraven 3.2 en 3.3 komen de mogelijkheden ter bescherming van tekens met grote symbolische waarde door de Merkenverordening en Merkenrichtlijn aan de orde. Zowel in de Merkenverordening als in de –richtlijn is geen expliciete (obligatoire)16 bepaling opgenomen die de inschrijving van tekens met grote symbolische
waarde uitsluit. Het artikel dat in beide gevallen een dergelijke bescherming eventueel wel kan bewerkstelligen is de absolute weigeringsgrond ter weigering van merken die strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden. Deze merkenrechtelijke bepaling wordt daarom zeer uitgebreid besproken in paragraaf 3.2.1 (Strijd met de
openbare orde en goede zeden).17
Hoofdstuk 4 (Artikel 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn) behaldelt de facultatieve absolute weigeringsgrond op basis waarvan – wanneer geïmplementeerd in de nationale wetgeving – de inschrijving van een merk dat ‘een teken met grote symbolische waarde, en met name een religieus symbool’ omvat kan worden geweigerd dan wel nietigd kan worden verklaard. Binnen de Europese Unie hebben 10 van de 28 lidstaten dit artikel geïmplementeerd. De totstandkoming18 en implementeren van de bepaling19 in de Europese lidstaten komen als
eerst aan de orde. Om te onderzoeken of de implementatie van dit artikel daadwerkelijk meer bescherming biedt voor tekens met grote symbolische waarde, vergelijk ik de rechtspraktijk van een lidstaat die het artikel niet heeft geïmplementeerd, Nederland, met een land die het wel in de merkenwetgeving heeft opgenomen, Griekenland. Een volledig onderzoek naar de rechtspraktijk in alle 28 lidstaten zou uiteraard een nog completer beeld opleveren, maar daartoe is de omvang van deze scriptie nu eenmaal te beperkt. De vergelijking van Nederland en Griekenland is toch zeer illustratief voor de door mij geconstateerde problematiek en de manier waarop daarmee binnen het Europese merkenrecht kan worden omgegaan.
Met het oog op het presenteren van een oplossing in mijn conckusie ben ik in paragraaf 4.5 (Ter vergelijking:
bescherming culturele en religieuze symbolen in Amerika) gaan kijken naar de manier waarop met deze
problematiek in Amerika wordt omgesprongen. De bestudering van Amerika werpt een geheel andere blik op de uiteengezette problematiek in hoofdstuk 2 (Het probleem). Ook al is de problematiek in Amerika wegens grote historische, politieke, culturele en ideële verschillen met Europa van een heel andere schaal, het uitstapje naar Amerika laat zien dat er in Europa meer erkenning voor het probleem moet komen. Ook blijkt dat er zeker oplossingen mogelijk zijn, al moeten we die misschien niet direct binnen het merkenrecht zoeken.
15 Ibid, p. 9-17.
16 In het geval van de Merkenrichtlijn bestaan er facultatieve weigeringsgronden die vrijelijk door de lidstaat op te nemen zijn in de nationale (merken)wetgeving.
17 Art. 3 lid 1 sub f Merkenrichtlijn. 18
Paragraaf 4.1 (Totstandkoming). 19 Paragraaf 4.2 (Implementatie).
1.3 Methodologie
Hoofdstuk 3 (Achtergrond) en 4 (Artikel 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn) bevat het grootste gedeelte van het onderzoek naar de hoofdvraag wat bestaat uit een rechtsvergelijking. Dit is de basis voor het normatieve onderzoek naar de vraag of tekens van grote symbolische waarde in Europa voldoende beschermd worden tegen monopolisering in verband met de veranderende rol die merken innemen in onze maatschappij. Voor het onderzoek naar de huidige stand van de rechtspraak en rechtspraktijk met betrekking tot de inschrijving als merk van tekens met grote symbolische waarde in de Europese Unie en Nederland in deze hoofdstukken heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van Nederlands-, Frans- en Engelstalige richtlijnen en beslissingen van het Bureau ter Harmonisatie van de Internationale Markt (BHIM),20 het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom (BBIE)21 en het Europese Hof van Justitie (HvJ).22 Omdat de website van de Griekse merkenautoriteit
geheel in het Grieks is, evenals de jurisprudentie van de Griekse rechtsprekende organen, heb ik mij wat Griekenland betreft voornamelijk moeten baseren op secundaire literatuur van voornamelijk Griekse juristen.23
Voor de Griekse rechtspraak en wetshistorie heb ik daarnaast de persoonlijke hulp ingeschakeld van Griekse juristen.24
Over het algemeen verwijs ik naar bepalingen in de Merkenverordening en –richtlijn nu mijn onderzoek en onderzoeksvraag zijn gericht op de problematiek in Europa. Sommige merkenrechtelijke bepalingen zijn onder omstandigheden van de context weergegeven op internationaal niveau door een verwijzing naar internationale verdragen als TRIPS en het UvP.
Ik heb een onderscheid gemaakt tussen de algemene bescherming die de Merkenverordening en de Merkenrichtlijn bieden aan de inschrijving van tekens met grote symbolische waarde op basis van rechtspraak van het HvJ, en lagere jurisprudentie als het BHIM en nationale rechtspraak. De analyse van deze twee Europese wetten kon goed worden samengevoegd omdat ze wat betreft de absolute weigeringsgronden bijna geheel gelijk zijn. Dat geldt in ieder geval voor de belangrijkste rechtsgrond die de inschrijving van tekens van grote symbolische waarde tegen kan gaan: strijdigheid met de openbare orde en goede zeden. Ik heb mij zo veel mogelijk toegespitst op uitspraken van het hoogste rechtsprekend orgaan in Europa voor zowel de verordening als de richtlijn, het HvJ. Gebruikte lagere rechtspraak dient slechts ter illustratie van de relevante context. Zoals uitgelegd in de vorige paragraaf heb ik het onderzoek voor de werking van de facultatieve bepaling in de Merkenrichtlijn toegespitst op twee Europese landen. Eerst zet ik de vereisten uiteen die de Griekse wetgever en rechter stellen aan het bezitten van ‘grote symbolische waarde’, alsmede de mogelijkheden waarop dergelijke tekens buiten het Griekse merkenrecht beschermd kunnen worden tegen monopolisering. Daarna beantwoord ik de vraag waarom Nederland (dus de Benelux) het artikel niet heeft geïmplementeerd, en waarom Griekenland wel. De reden dat ik Nederland expliciet noem en niet de Benelux, ook al is de merkenwet in de hele Benelux hetzelfdem is dat de Nederlandse rechter alsnog een iets andere standaard kan hebben als de Belgische of Luxemburgse rechter. Om onnodige complicaties te voorkomen kijk ik alleen naar de Nederlandse jurisprudentie en wetgeschiedenis, en laat ik België en Luxemburg buiten beschouwing. Verder zal ik aantonen op welke manier tekens met grote symbolische waarde door de Nederlandse rechter toch kunnen worden beschermd, zij het op andere gronden in het merkenrecht en daarbuiten.
Ter vergelijking bestudeer ik in paragraaf 4.5 (Ter vergelijking) ook Amerikaanse jurisprudentie, wetgeving en literatuur om bestaande problematiek in Europa omtrent de invoering en harmonisatie van artikel 3 lid 2 sub b
20
Zie website: www.aomi.europa.eu. 21 Zie website: www.boip.int. 22 Zie website: www.curia.europa.eu.
23 Zo heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van gezaghebbende tijdschriften van de Law Journal Library (zoals Marquette Intellectual Property Law Review, Marshall Review on Intellectual Property Law en Trademark Reporter) op de website van Hein Online; een internationale databank die makkelijk doorzoekbaar is op inhoud (www.heinonline.org). Daarnaast hebben de vragenlijsten en onderzoeken van de Internationale Vereniging voor de Bescherming van Intellectueel Eigendom (www.aippi.org) en onderzoeken zoals gepubliceerd op de website van het Max Planck Instituut (www.mpg.de/institutes) enorm geholpen bij de achtergrondstudie naar het merkenrecht in verschillende landen.
24 Mevrouw mr. P. Georgopoulou, juridisch adviseur bij het Griekse Ministerie, directoraat van het industrieel eigendom in Griekenland. Mevrouw Tatiana Synodinou Ook de artikelen op de website van Dr. Helen Papaconstantinou John Filias & Associates (www.iplawconsulting.biz) het Griekse advocatenkantoor dat updates stuurt aan onder andere World Trademark Review (www.worldtrademarkreview.com) de International Trademark Association (www.inta.org) voor haar Trademark Reporter, en Kluwer Law International (www.kluwerlawonline.com).
Merkenrichtlijn te analyseren. Een uitstapje naar de praktijk in Amerika is erg interessant daar dit een goede reflectie geeft van het spanningsveld in Europa. Interessant verschil met Amerika is de belangrijke plaats die de vrijheid van meningsuiting inneemt in het Amerikaanse wetssysteem. Daarnaast zijn er in Amerika veel mensen (praktiserend) gelovig, waardoor er enorm veel religieuze organisaties bestaan die onderling vele geschillen uitvechten over de merkinschrijving van ‘hun’ religieuze tekens. Daarnaast kent Amerika een rijke geschiedenis van kolonisatie en immigratie waardoor er nu vele culturen naast elkaar wonen in één land, waar in Europa de culturele verschillen voornamelijk te bespeuren zijn tussen landen onderling. Groot probleem in Amerika is het gebruik van inheemse tekens en symbolen door commerciële, niet-inheemse Amerikaanse bedrijven.
Tot slot zal ik in hoofdstuk 5 (Conclusie) de deelvragen aflopen om zo te komen tot de formulering van een antwoord op de centrale hoofdvraag.
2 HET PROBLEEM
Merken spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ter illustratie: over de laatste jaren is het aantal inschrijving per jaar bij het BHIM exponentieel gestegen van 446.806.3 registraties in 2004, tot 704.514.0 in 2013.25 Naast de originele onderscheidingsfunctie heeft het merk veel meer functies toebedeeld gekregen waar
ik onder paragraaf 3.1 (Functies van een merk) verder op in ga.
Wanneer een merkrecht wordt verkregen geeft dat de merkhouder de mogelijkheid derden uit te sluiten van ‘gebruik’26 van dat teken, wat de facto een monopolie op het gebruik van het symbool inhoudt. Op basis van
Europeesrecht kan de merkhouder eenieder verbieden (i) een teken gelijkend aan zijn merkteken te gebruiken in het economisch verkeer, (ii) een overeenstemmend teken te bezigen indien dit verwarring kan zaaien onder het relevante publiek en (iii) wanneer het een bekend merk betreft, een overeenstemmend teken te gebruiken indien het afbreuk doet aan zijn reputatie of onderscheidend vermogen.27 Daarnaast kan een merk eeuwig
worden verlengd; er is dus kans dat de merkhouder gebruik van het teken altijd kan verbieden in bovenstaande gevallen, en nooit (meer) onderdeel wordt van het publieke domein.28 Er kan worden gezegd dat de
rechtsverkrijger van het merkrecht de facto een monopolie krijgt op het ‘gebruik’ van het teken nu derden kunnen worden uitgesloten van het gebruik ervan.
Onder het merkenrecht kunnen gelovigen ‘hun’ tekens onder omstandigheden wel blijven gebruiken ondanks monopolisering door een commerciële merkhouder, omdat gelovigen de tekens vaak niet in het economisch verkeer gebruiken en daarmee dus niet voldoen aan dit vereiste voor merkinbreuk zoals genoemd onder (i).29
Punt (ii) gooit gelijk roet in het eten omdat gebruik van het merk, ook al is het niet in het economisch verkeer, wel verwarring kan zaaien. Ook als het gebruik bijvoorbeeld dient te worden opgevat als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder en diens organisatie kan de merkhouder het gebruik alsnog verbieden op grond van verwarring.30 Punten (ii) en (iii) zijn voor de merkhouder de meest kansrijke rechtsgronden om
religieuze of culturele gemeenschappen het gebruik van ‘hun’ teken te verbieden op grond van het merkenrecht. Het probleem dat zich door ‘monopolisering’ van tekens met grote symbolische waarde voordoet is de potentiële beperking van religieuze en culturele gemeenschappen in hun vrijheid van godsdienst en meningsuiting, doordat het gebruik door hen van het teken door de merkhouder kan worden beperkt. Ook kan het monopoliseren en oneigenlijk gebruiken van een tekens als beledigend en kwetsend worden ervaren door deze gemeenschappen doordat de originele authentieke betekenis teniet wordt gedaan en de gemeenschappen een identificatiemiddel wordt afgenomen. Beide argumenten bespreek ik onder paragraaf 2.1 (Religie en cultuur). Daarnaast is het van algemeen belang dat tekens van grote (symbolische) waarde in het publieke domein blijven, zodat hun specifieke betekenis steeds bediscussieerd en ontwikkeld kan worden door bijvoorbeeld politici, wetenschap en kunstenaars. Dit dient te gebeuren zonder belemmering in het gebruik van het teken door de merkhouder. Beperking in het gebruik van tekens van grote symbolische waarde voor het elgemen publiek betreft een beperking op het recht op vrije meningsuiting. Hier ga ik verder op in in paragraaf 2.2 (Het publieke domein).31
Onderstaande paragrafen tonen aan dat de belangen van religieuze en culturele gemeenschappen, gebruikers in
25 Dit is dus, afgezien van het kleine aantal merken dat is verdwenen, het aantal inschrijvingen dat erbij is gekomen, bovenop de cijfers uit 2004! Voor cijfers zie: WIPO statistieken databank [online via www.ipstats.wipo.int].
26 Zoals bedoeld in art. 9 Merkenverordening en art. 5 Merkenrichtlijn. 27
Art. 9 lid 1 Merkenverordening, art. 5 lid 1 en 2 Merkenrichtlijn. In Nederland kan ook een handelsnaam eeuwig door eenzelfde rechtspersoon worden gebruikt (in Nederland: af te leiden uit art. 2 Handelsnaamwet). De bescherming van een merknaam onder de handelsnamenwet is echter veel beperkter dan merkrechtelijke bescherming. Daarnaast kan een onderscheidingsteken ook vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming. Echter, het auteursrecht op een werk is eindig; dit loopt in de meeste lidstaten af 50 jaar na de dood van de auteur (art. 7 BC). Een merk kan daarnaast vatbaar kan zijn voor modelrechtelijke bescherming. In Europa kan een modelrecht slechts 25 jaar toegekend worden (art. 10 Europese Modellenrichtlijn). Een patent op een uitvinding kan in de meeste Europese landen niet langer beschermd worden dan 20 jaar na de eerste publicatie (in Nederland: art. 36 li 6 Rijksoctrooiwet).
28 Art. 46 jo. 47 Merkenverordening, art. 2.9 BVIE.
29 Art. 5 lid 1, 2e volzin Merkenrichtlijn en art. 9 lid 1, 2e volzin Merkenverordening bepalen dat het uitsluitend recht dat de merkhouder verkrijgt hem in staat stelt iedere derde het gebruik van het teken in het economisch verkeer te verbieden.
30
HvJ 12-11-2002, C-206/01 (Arsenal/Reed), dictum.
non-commerciële zin, worden geschaad door zowel commerciële32 als non-commerciële33 gebruikers. Daarnaast
kunnen de belangen van het publiek in het algemeen – gebruikers van tekens in non-commerciële zin, niet stroken met de belangen van (veelal) commerciële partijen zoals bedrijven en ngo’s als merkhouders – de gebruikers in commerciële zin.
2.1 Religie en cultuur
Het gebruik van tekens in non-commerciële zin omvat het gebruik door (individuen van) religieuze en culturele groeperingen zelf en bijvoorbeeld kunstenaars, wetenschappers en politici zolang het teken niet als merk wordt ingeschreven. Religieuze en culturele gemeenschappen claimen dat zijzelf of onze voorouders het teken als eerst hebben gecreëerd ten behoeve van (de uitoefening van) hun geloof of cultuur. In de loop der tijd genereren deze tekens steeds meer emotionele en sociale waarde voor de mensen binnen de religieuze en culturele groeperingen zelf. Ook kunnen tekens in de loop der tijd steeds meer bekendheid genereren bij het algemene publiek. Daarnaast worden er steeds nieuwe tekens ontwikkeld die van emotionele, sociale, culturele of religieuze waarde zijn voor nieuwe gemeenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuw geloof of ‘beweging’, zoals nieuwe subculturen die eigen herkenningstekens ontwikkelen of nieuwe religieuze stromingen of groeperingen die waarde hechten aan een door hen ontwikkeld teken. Door een religieus of cultureel teken als merk te gebruiken en hiermee te koppelen aan bepaalde product(groepen), kunnen individuen en gemeenschappen die grote emotionele, sociale en culturele waarde hechten aan het symbool deze nieuwe bestemming voor het teken als kwetsend, beledigend, minachtend, kleinerend en mensonterend ervaren. Er kan afbreuk worden gedaan aan de originele, authentieke betekenis van het symbool, waardoor mensen het symbool niet meer met de originele religie of cultuur associeren, maar met bijvoorbeeld een product of politieke partij. Dit doet af doen aan de identiteit van de religieuze of culturele gemeenschap. Een gemeenschap heeft door merkinschrijving en commercialisering in een context anders dan waarvoor zij bedoeld is, de betekenis van het symbool niet meer in eigen hand. Een bekend voorbeeld hiervan is de adoptatie van het Hindoe en Boeddistische symbool swastika in Europa. Voor Hindoes en Boeddisten staat het tekens voor geluk en voorspoed – wat er in Europa van deze betekenis over is gebleven behoeft geen uitleg.
Nu kan worden tegengeworpen dat Europa overwegend Christelijk is, dus de hoeveelheid beledigingen beperkt blijft. De vraag is echter of we in onze maatschappij willen en zouden moeten toestaan dat dergelijke tekens met grote symbolische waarde kunnen worden gemonopoliseerd, ook al worden hiermee zeer emotionele gevoelens losgemaakt bij bepaalde groepen mensen.
Religieuze tekens zijn naast commercialisering regelmatig onderwerp van parodie; iets wat in ieder geval in de lidstaten van de Raad van Europa in verregaande mate geaccepteerd zou moeten worden in het licht van de vrijheid van meningsuiting.34 Ook een parodie kan als beledigend worden opgevat door gelovige en culturele
gemeenschappen die hun overtuiging of gemeenschap belachelijk gemaakt zien worden. Een parodie is echter veel minder vergaand dan het vastleggen van een religieus of cultureel symbool als merk. Een parodie is een tijdelijke confrontatie, meestal overdreven van aard, dient niet letterlijk te worden opgevat, en heeft geen potentie om gelovigen of gemeenschappen te hinderen in het uitoefenen of uiten van hun overtuiging. Inschrijving als merkteken van een religieus of cultureel symbool kan dit wel, daar een merkhouder derden kan verbieden zijn merk te gebruiken in de zin van de Merkenverordening en –richtlijn.35 Om deze redenen wordt op
de parodie verder niet ingegaan in dit onderzoek.
Kunnen personen en gemeenschappen die aanstoot nemen aan het gebruik van tekens waar zij grote symbolische waarde aan hechten niet gewoon zélf ‘hun’ symbolen kunnen monopoliseren door middel van (collectieve) merkregistratie? Dat is in Europa zeer lastig. Ten eerste zijndDeze gemeenschappen vaak principieel van mening dat een individu of een collectief niet het monopolie behoort te hebben op een symbool dat toebehoort aan een gelimiteerd aantal personen zoals een gemeenschap. Daarnaast zal de merkverkrijger
32 Door merkinschrijving door een producent.
33 Door kunstenaars, wetenschappers of politieke partijen wanneer zij het teken in een andere context gebruiken als waar het voor bedoeld is. 34 Het is vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat een mening ’may shock, offend and disturb’, zoals eerst besloten in EHRM 07-12-1976, 5493/72 (Handyside), r.o. 49.
een probleem krijgen met het behoud van het merk. Als niet te bewijzen valt dat het merk ‘normaal’ wordt gebruik in de zin van de merkenwet, inhoudende gebruik in het economisch verkeer, kan nietigheid door een derde worden ingeroepen.36 Zelfs is het mogelijk voor derden om nietigheid in te roepen op grond van ‘kwader
trouw’ omdat het depot is verricht met slechts de intentie het gebruik van het teken door anderen uit te sluiten, en er zelf geen gebruik in het economisch verkeer van te gaan maken.37 Om deze redenen is het merkenrecht
geen uitkomst voor gemeenschappen om te voorkomen dat de voor hen waardevolle symbolen en tekens worden gebruikt en gemonopoliseerd door commerciële marktpartijen.38 Daarnaast kan een inschrijving van een
religieus teken door een religieuze organisatie worden afgewezen op grond van het feit dat het teken is verworden tot generieke term, waardoor niet wordt voldaan aan het inschrijvingsvereiste van onderscheidend vermogen. Een commercieel bedrijf dat het teken wil inschrijven ter onderscheiding van andere waren of diensten (dan de religie) kan het wel onderscheidend vermogen hebben. Zoals zal worden besproken in paragraaf 4.5 (Ter vergelijking) is het in Amerika zeer gebruikelijk voor religieuze organisaties om religieuze symbolen te deponeren als merk ter behoud van authenticiteit van het merk en identiteit van de gemeenschap. Hier zijn ook risico’s aan verbonden, voornamelijk omdat consumenten tegenwoordig bijna een grotere rol spelen in de perceptie van een merk dan de producent zelf.39 Wanneer een religieuze gemeenschap of
organisatie haar symbool vastlegt bestaat er het risico op (i) verlies van identificerende waar dus verwording tot gebruikelijke term (waardoor het de merkenrechtelijke bescherming kan verliezen),40 (ii) vervreemding van
betekenis van het symbool door consumenten, (iii) feitelijke waarneming van de waarheid en (iv) problemen met het behoud van de authenticiteit van geloof en het symbool.41 Het Vaticaan heeft het ooit over een andere
boeg gegooid, en getracht auteursrecht te claimen op de uitspraken en afbeeldingen van de Paus.42
Ook in Europa zijn er religieuze organisaties die hun tekens inschrijven als merk. Zo heeft de oorspronkelijk Amerikaanse Scientology ‘kerk’ ervoor gekozen bepaalde merken te deponeren die verband houden met – en (commercieel) worden gebezigd door – de Scientology kerk en haar aanhangers.43 Alle merkdepots zijn gedaan
onder de naam ‘Scientology technology center’ voor diverse woord- en beeldmerken in verschillende soorten klassen.44 Dat Scientology haar religieuze tekens wel inschrijft als merk kan te maken hebben met het feit dat
Scientology nog vrij nieuw is en haar oorsprong heeft in Amerika. Daarnaast is het de vraag of Scientology niet gezien moet worden als commerciële partij in plaats van als religie.45 Het EHRM heeft in ieder geval besloten dat
het geloof van de Scientology kerk wel degelijk onder artikel 9 EVRM wordt beschermd.46
Tussenconclusie: De merkinschrijving van religieuze en culturele symbolen kan afbreuk doen aan authenticiteit van het teken en de identiteit van gemeenschappen. Een groter probleem is echter dat merkinschrijving religieuze en culturele gemeenschappen kan weerhouden ‘hun eigen’ tekens te bezigen en aldus hun geloof te belijden, met het gevaar om merkinbreuk te plegen.
2.2 Het publieke domein
Onder het gebruik in non-commerciële zin valt ook het gebruik van tekens met grote symbolische waarde door individuen buiten de religieuze of culturele gemeenschap zoals kunstenaars, artiesten, politici en wetenschappers. Deze groep gebruikers heeft geen commercieel doel en gebruikt het teken niet in het economisch handelsverkeer maar bijvoorbeeld in politieke speeches, parodiëring of opname in een kunstwerk of performance, en in wetenschappelijke rapportages.
36 Art. 51 Merkenverordening, art. 12 Merkenrichtlijn, art. 19 TRIPS.
37 Art. 52 lid 1 sub b Merkenverordening, facultatieve artt. 3 lid 2 sub d; art. 4 lid 4 sub g Merkenrichtlijn (in de meeste Europese landen geïmplementeerd in de nationale merkenwetgeving).
38 Palethorpe & Verhulst, Report on the international protection of expressions of folklore under intellectual property law, 2000, p. 33. 39 Simon, Register trademarks and keep the faith, IP Law Review 2009/49, p. 245 [online].
40 Art. 7 lid 1 sub d Merkenverordening, art. 3 lid 1 sub d Merkenrichtlijn.
41 Simon, Register trademarks and keep the faith, IP Law Review 2009/49, p. 246 [online].
42 Overigens zonder succes wegens niet-voldoen aan de criteria om een ‘werk’ te zijn, zie: Modiano, Italy, Managing IP april 2007, p. 154 [online]. 43 Expliciet vermeld op de website van Scientology: www.scientologyhandbook.org. Ook komt het woord ‘Scientology’ in verschillende vormen terug als merkelement (teken of tekst) in het OHIM merkregister; bijvoorbeeld merknummer UK00001240910 in klasse 14 voor edelmetalen, zijnde het Scientology kruisteken.
44 Zie website BHIM: www.oami.europa.eu. 45
Zie documentaire Gibney, Going Clear, 2015 [online].
Gebruik van een teken met grote symbolische waarde in commerciële zin betreft het gebruik in de zin van het merkenrecht door bedrijven en ngo’s. Door de jaren heen is de rol van een merk getransformeerd van een louter onderscheidende functie, naar een belangrijk marketing element.47 Over deze oorzaak van de hier besproken
problematiek ga ik verder in onder hoofdstuk 3 (Achtergrond).Bekende tekens kunnen ook gebruikt worden om bijvoorbeeld politieke en culturele boodschappen over te brengen. Zo communiceerden kunstenaars met postkaarten met een afbeelding van het Olympisch teken van prikkeldraad of een door kogels doorzeefd Campbell soep blik, de vernietiging van cultureel erfgoed in Bosnië-Herzegovina.48
In het Europese merkenrecht wordt het publieke domein niet expliciet omschreven, maar wordt zij afgebakend door de grenzen die de merkenwetgeving stelt aan welke tekens49 als merk ingeschreven kunnen worden en
merken waarvan de beschermingstermijn is afgelopen.50 Het publieke domein behelst dus alle tekens waarop
geen intellectueel eigendomsrecht (meer) rust en vrijelijk door een ieder te gebruiken zijn. De grenzen ter inschrijving van een merk worden afgebakend door de relatieve51 en absolute weigerings- en
nietigheidsgronden, alsmede door de gronden voor vervallenverklaring.52 Weigering op grond van de absolute
weigeringsgronden vindt plaats onder redenen van algemeen belang,53 waarbij telkens de ratio van de
weigeringsgrond dient te worden onderzocht.54 In het bijzonder artikel 3 lid 2 sub c Merkenrichtlijn
(beschrijvende merken) en artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn (louter technische uitkomst) streven het algemeen belang van ‘beschikbaarheid voor het algemene publiek’ na zodat tekens die onder deze bepalingen vallen door iedereen ongestoord gebruikt kunnen worden en niet aan een enkele onderneming worden is voorbehouden.55 Dit geldt voornamelijk voor merken die wijzen naar de plaats van herkomst zoals geografische
benamingen wegens ‘het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde’.56 Overigens kunnen tekens die in deze categorie weigeringsgronden vallen57 alsnog worden
ingeschreven indien ze door gebruik onderscheidend vermogen58 hebben verworven.59 Daarnaast hangt
toepassing van de weigeringsgrond wegens aanduiding van soort60 onder het Europese merkenrecht niet af van
het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden zoals in de Duitse rechtspraak is erkend als ‘Freihaltebedürfnis’.61 De Duitse rechter heeft dit principe van verdergaande
bescherming voor cultureel erfgoed en tekens in het algemeen (dan de Europese richtlijn vereist) eerst expliciet erkend in de zaak Johann Sebastian Bach.62 De naam van de beroemde componist als merk was weinig
onderscheidend, maar bovenal, wanneer normatief beoordeeld, bestaat er een substantieel publiek belang om de naam (én portret) van Bach vrij te houden omdat hij deel uitmaakt van het cultureel erfgoed waarvan het publiek moet kunnen genieten.63 Om deze reden moet het gebruik van zijn persoonlijke kenmerken volgens de Duitse
rechter niet worden gemonopoliseerd door een specifieke handelaar.64
47 Van der Graaf & Co, Merkenwet en merkenpraktijk, 1962, p. 6. Deze ontwikkeling werd al geconstateerd in 1962 door Internationaal Merkenbureau Van der Graaf & Co.
48 Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 120. 49 In de zin van artikel 4 Merkenverordening en artikel 2 Merkenrichtlijn. 50
Senftleben, Trademark law and the public domain, in: Access to Information and Knowledge, 2013, p. 1. 51 Bijvoorbeeld het missen van onderscheidend vermogen; art. 8 Merkenverordening, art. 4 Merkenrichtlijn. 52 Art. 51 Merkenverordening, art. 12 Merkenrichtlijn.
53 HvJ 04-05-1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee), r.o. 25-27; HvJ 18-06-2002, C-299/99 (Philips vs. Remington), r.o. 77 [online]. 54 HvJ (conclusie AG Colomer) 08-04-2003, C-53/01 t/m C-55/01 (Linde e.a.), o. 20 [online].
55
HvJ 04-05-1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) r.o. 25-26 [online]. 56 Ibid, r.o. 26.
57 Dus onder art. 3 lid 1 sub b-d Merkenrichtlijn. 58 Op basis van art. 3 lid 3 jo. lid 1 sub a Merkenrichtlijn.
59 HvJ 18-06-2002, C-299/99 (Philips vs. Remington), r.o. 40 [online]. 60 Art. 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn.
61 HvJ 04-05-1999, C-108/97 en C-109/97 (Windsurfing Chiemsee), r.o. 35 [online].
62 OLG Dresden 04-04-2001 (Back I-III). Vertaald vanuit Engels door Sakulin in: Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 187. Zie ook: Van Woensel, Merk, god en verbod, 2007, p. 380; HvJ (conclusie AG Colomer) 08-04-2003, C-53/01 t/m C-55/01 (Linde e.a.), o. 14 [online].
63
OLG Dresden 04-04-2001 (Back I-III). 64 Ibid.
2.2.1
Non-commerciële vrijheid
Het publieke domein, en dus het aantal vrij beschikbare tekens, wordt steeds kleiner door onder andere de merkinschrijving van tekens door commerciële partijen. Doordat het gebruik van bepaalde tekens of zelfs woorden en zinsneden wordt ‘gemonopoliseerd’ komt het recht op de vrijheid van meningsuiting van het algemene publiek in het geding.65 Partijen als kunstenaars, politici, journalisten of wetenschappers zullen zich
gehinderd voelen in hun vrijheid van meningsuiting omdat zijn bepaalde tekens of woorden niet meer kunnen gebruiken in hun – veelal non-commerciële – uitingsvorm zonder beperkt te kunnen worden door een merkhouder. Ter vergelijking hoe ‘streng’ het merkenrecht is: het grootste deel van het non-commerciële gebruik van tekens door bovengenoemde partijen zou onder het auteursrecht kunnen vallen onder de toegestane citering van een auteursrechtelijk beschermd werk.66 Het merkenrecht biedt echter een
verdergaande bescherming op het gebruik van tekens dan het (internationale) Auteursrecht.67 Daarnaast komen
religieuze en culturele tekens veelal niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming wegens het niet voldoen aan de vereisten om als ‘werk’ in de zin van het auteursrecht te kunnen worden aangezien.68
De vrijheid van non-commerciële of artistieke expressie komt voort uit artikel 10 EVRM waarin de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. Dat de vrijheid op het gebruik van tekens onder artikel 10 EVRM valt is expliciet erkend door het EHRM.69 Het algemeen belang deze vrijheid is het dienen van het recht van burgers om de
waarheid te ontdekken en de democratie en zichzelf te kunnen ontplooien door middel van bijvoorbeeld het publieke debat of artistieke uitingen.70 Om onderwerpen van publiek belang te kunnen bediscussiëren is het
belangrijk dat relevante symbolen die ter discussie staan vrij afgebeeld kunnen worden, en het gebruik ervan niet wordt beperkt door het exclusieve recht van een merkhouder. Merken in het algemeen dienen vrijelijk voor artistieke expressie kunnen worden gebruikt alleen al zodat bijvoorbeeld de merkhouder (vaak de producent) onderwerp kan zijn van het publieke debat.71
Ook is het mogelijk dat een merkhouder van een bekend merk een kunstenaar, politici of wetenschapper verbiedt haar merk te ‘gebruiken’ in de zin van het merkenrecht. Wanneer er sprake is van een bekend merk, is de meest voor de hand liggende rechtsgrond het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of het doen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen, de goede naam en de reputatie van het bekende merk.72 De zaak
Darfurnica geeft deze problematiek goed weer. Het gebruik van de kunstenaar van het merk Louis Vuitton in een
werk werd door de merkhouder aangevochten als inbreukmakend op haar recht op ongestoord genot van haar eigendom, zoals vastgelegd in artikel 1 van het eerste Protocol bij het EVRM.73 De toewijzing van de eisen van de
aangeklaagde kunstenares betekende volgens een van haar advocaten een overwinning op de ‘artistieke vrijheid’, welk recht gedaagde baseerde op artikel 10 EVRM.74 Hetzelfde recht komt toe aan politici in een speech
of campagne, wetenschappers in een rapportage, of journalisten in een reportage.
Het is door het EHRM algemeen erkend dat ‘publieke figuren’ in de regel meer kritiek en parodie moeten dulden dan ‘normale’ mensen.75 Dit principe kan analoog worden toegepast op bekende merken, omdat zij ook een
belangrijke rol kunnen spelen in het publiek debat.76
65 Art. 9 EVRM.
66 Art. 10 BC, bijvoorbeeld in Nederland geïmplementeerd in art. 15a Aw.
67 Zo bestaat er geen citaatrecht in het merkenrecht, en kan een merkrecht eeuwig worden verlengd op basis van art. 18 TRIPs. Een auteursrecht geldt in Europa slechts voor bepaalde tijd; zie art. 7 BC.
68
Vereisten in Europa om te voldoen aan het begrip ‘werk’ onder de auteurswet is het hebben van een oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker, het werk moet dus een eigen intellectuele schepping van de maker zijn. Zie: HvJ 16-07-2009, AMI 2009, p. 198 (Infopaq I). Zie ook: Frankel, Trademarks and traditional knowledge, VUWLRP 2011/1 (nr. 2011/36), p. 14, waarin Frankel uitlegt dat religieuze en culturele tekens ook in Amerika niet auteursrechtelijk kunnen worden beschermd.
69 EHRM 08-07-2008, 33629/06 (Vajnai v. Hungary) [online].
70 Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 15, 111-118. 71 Senftleben, Public domain preservation in EU trademark law, TMR 2013/103, p. 777. 72 Op basis van art. 9 lid 1 sub c Merkenverordening, art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn.
73 Rechtbank Den Haag 04-05-2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ3525 (Plesner vs. Louis Vuitton) [online]. 74 Van der Zaal, Plesner/Louis Vuitton uitspraak, 27 mei 2011, KvdL [online].
75
Bijvoorbeeld zie: EHRM 07-02-2012, 40660/08 en 60641/08 (Von Hannover II) [online]. 76 Zie bijvoorbeeld: Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 131.
Inperking van bovengenoemde vrijheden gebaseerd op artikel 10 EVRM, kan op een van de voorwaarden zoals genoemd in lid 2 van artikel 10 EVRM. Zowel in geschillen waarbij verticale als horizontale verhoudingen gelden,77 kan de vrijheid van meningsuiting slechts dan worden ingeperkt wanneer deze beperking (i) is
voorzien bij de wet, (ii) een van de legitieme doeleinden nastreeft zoals genoemd in lid 2, en (iii) nodig is in een democratische samenleving.78 De mate waarin een beperking ‘nodig’ is wordt getoetst door te kijken naar de
‘pressing social need’, of de beperking relevant en toereikend is, en of de beperking proportioneel is in relatie met het nagestreefde legitieme doel.79 Dit is het geval bijvoorbeeld ter preventie van onrust en misdaad, of ter
bescherming van de morele standaard.80 Het EHRM combineert haar proportionaliteitstoets met een zekere
‘margin of appreciation’, de toetsingsvrijheid die zij een lidstaat toekent en per geval verschilt per geval.81 Dit
kan problemen opleveren bij de afweging tussen artistieke vrijheid, mededingingsrecht en merkenrecht met de vrijheid van meningsuiting. In deze gevallen zal het EHRM een wijdere ‘margin of appreciation’ toekennen (want de beperking op de vrijheid van meningsuiting heeft tot doel morele en religieuze gevoelens te beschermen82),83
maar is een strikte proportionaliteitstoets wel vereist (want een zaak van grote publiek belang). Bijvoorbeeld in de zaak I.A. kende het EHRM de lidstaat een grote interpretatievrijheid toe nu het ging om een religieus gevoelige kwestie.84 Bij toepassing van de beperkingen moet rekening worden gehouden met het ‘chilling effect’ dat deze
beperking kan hebben op de samenleving,85 of commerciële uitingen in het algemeen.86 Wat betreft de
verhouding tussen het merkenrecht en mensenrechten heeft het EHRM besloten dat een rechtssysteem dat ‘applies restrictions on human rights in order to satisfy the dictates of public feeling – real or imaginary – cannot be regarded as meeting the pressing social needs recognised in a democratic society, since that society must remain reasonable in its judgement’.87 Anders zou de vrijheid van meningsuiting onderworpen zijn aan de stem
van de meest spraakzame burger.88
Uit artikel 10 EVRM leidt het EHRM tevens een positieve verplichting voor de staat af om pluralisme en expressieve diversiteit binnen de democratische samenleving te garanderen.89 Een middel hierbij is het
demotiveren van het inschrijven van aanstootgevende en immorele merktekens. Merkenrechten kunnen het pluralisme en de diversiteit aantasten als we spreken van tekens met grote symbolische (sociale, religieuze, culturele of politieke) waarde.90 Namelijk, wanneer er een monopolie ligt op een dergelijk teken beperkt dit de
diversiteit in uitingsvormen waarin een dergelijk teken opgenomen is. Deze verplichting is door het EHRM expliciet erkend op het gebied van media,91 maar merkrechten kunnen het pluralisme aantasten wanneer
monopolies worden verstrekt op belangrijke sociale, culturele, politieke en religieuze tekens.92 Hiermee
samenhangend is de verplichting van de overheid voortvloeiend uit artikel 10 EVRM om de (effectieve) vrijheid van meningsuiting te garanderen voor haar burgers,93 maar ook om (religieuze en culturele) minderheden te
beschermen, waaronder minderheden die zich beledigd kunnen voelen door aanstootgevende merktekens. Met het oog op de vrijheid van meningsuiting zou aldus kunnen worden beargumenteerd dat de staat tot op zekere hoogte moet veiligstellen dat tekens en symbolen die door iedereen in het economisch verkeer gebruikt moeten
77 Verticale verhoudingen zien op Staat tot burger, horizontale verhoudingen zien op burger tot burger, bijvoorbeeld non-commerciële gebruiker tot commerciële gebruiker. De spanning tussen artistieke vrijheid, commerciële vrijheid en andere mensenrechten ziet op horizontale verhoudingen, dus tussen individuen onderling, bedrijven onderling of individu en bedrijf. Veelal in gevallen van spanningen tussen het merkenrecht of mededingingsrecht en mensenrechten is er sprake van een verticale verhoudingen.
78 Deze ‘stappentest’ is veelvuldig uitgewerkt en uitgelegd in jurisprudentie van het EHRM. Voor een extensieve uitleg van de criteria van art. 10 lid 2 EVRM zie bijvoorbeeld: EHRM 07-12-1976, 5493/72 (Handyside).
79 EHRM 07-12-1976, 5493/72 (Handyside), r.o. 48. 80
Bonadio, Brand, morality and public policy, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 2015/19, p. 58 [online].
81 In gevallen van politieke expressie heeft de lidstaat een nauwere ‘margin of appreciation’, in gevallen van commerciële vrijheid (en voornamelijk mededingingsrecht) is deze vrijheid ruimer, maar dit kan anders zijn indien de meningsuiting plaatsvindt in de context van het publieke debat. Deze interpretatievrijheid is wel onderhavig aan Europese supervisie. Zie: EHRM 20-11-1989, 10572/83 (Markt Intern Verlag) r.o. 33 [online].
82 EHRM 20-09-1994, 13470/87 (Otto Preminger vs. Oostenrijk), r.o. 56 [online]. 83
Gerechtshof Amsterdam 30-11-2006, 04/213 (Stichting Werkgroep Agni vs. Shiva Entertainment C.V. & Jaroe Entertainment B.V.) r.o. 4.7 [online]. 84 EHRM 13-09-2005, 42571/98 (I.A. vs. Turkije) [online].
85 EHRM 15-02-2005, 68416/01 (Steel and Morris vs. United Kingdom), r.o. 95, 96 [online]. 86 Bonadio, Brand, morality and public policy, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 2015/19, p. 56-57 [online]. 87 EHRM 08-07-2008, 33629/06 (Vajnai v. Hungary), r.o. 57 [online].
88 Ibid, r.o. 57.
89 EHRM 24-11-1993, 13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89 en 17207/90 (Lentia v. Oostenrijk), r.o. 36 [online]. 90 Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 104.
91 EHRM 24-11-1993, 13914/88, 15041/89, 15717/89, 15779/89 en 17207/90 (Lentia v. Oostenrijk), r.o. 38 [online]. 92 Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 104.
93
EHRM 06-05-2003, 44306/98 (Appleby), r.o. 39 [online], zelfs hieronder valt het ingrijpen in de sfeer van relaties tussen personen; EHRM 16-03-2000,23144/93 (Özgür Gündem vs. Turkije), r.o. 43 [online].
kunnen worden in het publieke domein blijven, en niet zullen worden gemonopoliseerd door een particuliere merkenhouder.
Indien een teken niet (meer) tot het publieke domein behoort, biedt het merkenrecht enige mogelijkheden in de vorm van uitzonderingen en beperkingen in welk geval derden toch gebruik mogen maken van als merk geregistreerde tekens. Deze beperkingen zijn zowel in de Merkenverordening94 als in de Merkenrichtlijn95
opgenomen in de vorm van een extensieve lijst. Beide artikelen zijn exact hetzelfde in tekst. Bepaald wordt dat het de merkhouder niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van (i) diens naam en adres; (ii) aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; en (iii) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De Merkenrichtlijn heeft nog een tweede lid toegevoegd die het de merkhouder niet toestaat een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.
In bijna geen enkele nationale merkenwet van de Europese lidstaten wordt het publieke domein expliciet genoemd. De Zwitserse merkenwet heeft wel ‘tekens die behoren tot het publieke domein’ expliciet opgenomen als absolute weigeringsgrond voor inschrijving.96 Bijvoorbeeld het woord ‘appel’ (in het Frans, Duits, Italiaans of
Engels) voor een appelmerk mag niet, maar wel voor een computermerk.97 Tot het publieke domein behoren
bijvoorbeeld karakters van het Latijnse alfabet, geometrische tekens en beschrijvende tekens.98 Onder het
publieke domein valt volgens de Engelse merkenautoriteit in principe elk beschrijvend merk, mits het merk door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven waardoor het de status van publiek goed verliest.99
De Nederlandse rechter heeft in 1999 bepaald dat een teken behorende tot ‘het publieke domein’ niet impliceert dat zij niet kan worden ingeschreven als merk.100 Wel is er een grote kans dat het merk dan wordt afgewezen op
grond van het missen van ieder onderscheidend vermogen.101 Gebruikmaking van een niet-ingeschreven merk
dat grote bekendheid heeft onder het publiek heeft verworven (niet doordat het een onderscheidingsteken is voor waren of diensten), geeft de gebruiker pas de mogelijkheid zich te beroepen op inbreuk wanneer de inbreukmaker het merk zo bezigt dat het bij het publiek verwarring wekt.
2.2.2
Commerciële vrijheid
Naast het belang om symbolen in het publieke domein te houden voor algemeen gebruik, behelst het algemeen belang van het publieke domein tevens dat merken beschermd moeten worden door het merkenrecht.102
Commerciële partijen moeten de mogelijkheid hebben merken ter onderscheid van hun waren of diensten te registreren, om zo beschermd te worden tegen oneerlijke concurrentie. Dit is in het belang van de economie, handel en vrije marktwerking, en dient hiermee het algemeen belang. De steeds grotere plaats die merken innemen in onze samenleving is een reden om merken steeds meer bescherming te bieden.103 Daarnaast is in
artikel 27 van de Universele verklaring voor de rechten van de mens en in artikel 15 van het Internationaal Convenant voor economische, sociale en culturele rechten bepaalt dat iedereen het recht heeft op bescherming van morele en materiele belangen resulterend van elke wetenschappelijke, literaire of artistieke creatie waarvan hij de auteur is. Hieronder vallen aldus bedrijven die een merk creëren.104 Bedrijven of ngo’s die tekens van grote
symbolische waarde vastleggen als merkteken ter onderscheiding van waren of diensten in het economisch
94
Art. 12 Merkenverordening. 95 Art. 6 Merkenrichtlijn.
96 Art. 2 sub a, Zwitserse Wet op de Bescherming van Merken en Aanduidingen van Oorsprong. 97 Zie: website Zwitserse Instituut voor Intellectueel Eigendom (IGE/IPI) www.ige.ch. 98 Meisser e.a, World Trademark Review Yearbook 2009/2010, 2010, p. 250.
99 UK Intellectual Property Office 15-10-2013, 0-310-03 (Zürich Private Banking), r.o. 17. 100 HR 05-03-1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2869 (Route 66), r.o. 3.6, NJ 2000, 306. 101 Art. 2.11 lid 1 sub b BVIE (oud: art. 1 BMW).
102 Senftleben, Public domain preservation in EU trademark law, TMR 2013/103, p. 777 [online].
103 Seville, EU Intellectual property law and policy, 2009, p. 210-211; Senftleben, Public domain preservation in EU trademark law, TMR 2013/103, p. 777.
verkeer, maken hiermee tevens gebruik van hun recht op vrijheid van commerciële uiting, wat valt onder het recht op de vrijheid van meningsuiting in het algemeen.105 Het recht op commerciële vrijheid houdt in het recht
om (potentiële) consumenten te informeren. De vrijheid om beschrijvende tekens en generieke indicaties te kunnen gebruiken verzekert handelaren ervan makkelijk informatie over hun goederen te verspreiden.106 Het
motief van deze vrijheid van commerciële expressie, inclusief de vrijheid van derden om merken te gebruiken in bepaalde gevallen, zijn de positieve effecten ervan voor burgers in de hedendaagse samenleving.107
Het recht op commerciële vrijheid kan, omdat het evenals het recht op non-commerciële vrijheid valt onder artikel 10 EVRM, worden beperkt op grond van lid 2 van artikel 10 EVRM, onder de voorwaarden zoals genoemd onder de vorige paragraaf 2.2 (Het publieke domein).108
Commerciële partijen kunnen in dit verband bepleiten dat een afwijzing van hun merkinschrijving op een van de absolute weigeringsgronden zoals opgenomen en de Merkenverordening en –richtlijn in strijd is met hun recht op commerciële vrijheid, dus hun vrijheid van meningsuiting. Het algemene doel van de absolute weigeringsgronden van inschrijving in het merkenregister is een balans te verkrijgen tussen het exclusieve merkenrecht, de vrijheid van mededinging en vrijheid van meningsuiting. Echter, een commerciële partij wordt door afwijzing van een merkinschrijving niet verboden het merk in het economisch verkeer te gebruiken.109
Daarnaast zou kunnen worden beargumenteerd dat het inschrijven zelf (dus niet het gebruik in het economisch verkeer) van een merk überhaupt geen vorm van meningsuiting is, en artikel 10 EVRM aldus helemaal niet aan de orde is, dan het artikel pas in beeld kan komen bij het gebruik in het economisch verkeer.110 Nu de
inschrijving van een merk het gebruik ervan in het economisch verkeer faciliteert, is dit een zwak argument.
105 Zoals erkend in artikel 10 EVRM en vele arresten van het EHRM en andere Europese en nationale rechtspraak. Voorbeeld arrest erkenning commerciële onder artikel 10 EVRM, zie EHRM 25-03-1985, 8734/79 (Barthold v. Duitsland), r.o. 42 (‘commercial advertising’); EHRM 20-11-1989, 10572/83 (markt intern v. Duitsland), r.o. 26 (‘art. 10 also applies to information of a commercial nature’) [online]; EHRM 28-06-2001 (Verein gegen Tierfabriken), r.o. 70 [online].
106 Senftleben, Public domain preservation in EU trademark law, TMR 2013/103, p. 776 [online]. 107 Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 15.
108 Sakulin pleit er zelfs voor de overwegingen uit artikel 10 EVRM te incorporeren in het merkenrecht, zodat de vrijheid van meningsuiting het best gerespecteerd wordt en het minste ‘chilling effect’ wordt veroorzaakt (want: meer rechtszekerheid doordat het merkenrecht zelf voorziet in duidelijke beperkingen en ruimte laat voor het afwegen met de vrije meningsuiting van derden). Zie: Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 289.
109 Zoals bijvoorbeeld erkend door het HvJ. Zie: HvJ 09-03-2012, T-417/10 (Hijoputa) r.o. 17, 21, 26 [online]. 110
Overigens suggereert jurisprudentie van het EHRM dat een merk informatie bevat voor de consument en inschrijving in die zin onder meningsuiting kan vallen zoals bedoeld in artikel 10 EVRM. Zie bijvoorbeeld: EHRM 24-02-1994, 15450/89 (Csado Coca vs. Spain) [online].
3 ACHTERGROND
De oorzaak van de problematiek zoals besproken in het vorige hoofdstuk is de veranderde functie van merken in onze huidige samenleving. Allereerst zal ik in de volgende paragraaf 3.1 (Functies van een merk) de ontwikkeling van de functies van het merk bespreken. Daarna wordt in paragraaf 3.2 (Merkenrechtelijke (on)mogelijkheden) ingegaan op de vraag in hoeverre tekens met grote symbolische waarde tot nu toe in Europa kunnen worden beschermd op basis van het merkenrecht en daar buiten; zie paragraaf 3.3 (Overige mogelijkheden). De mogelijkheden in het huidige Europese merkenrecht om tekens met grote symbolische waarde te beschermen tegen inschrijving door religieuze en culturele gemeenschappen die dit nodig achten zijn er beperkt. In hoofdstuk 4 (Artikel 3 lid 2 sub b Merkenrichtlijn) onderzoek ik of door implementatie van het facultatieve artikel uit de Merkenrichtlijn er in Griekenland een grotere bescherming bestaat op het inschrijven van tekens van grote symbolische waarde. Wanneer ik in de volgende paragrafen spreek over gelijke artikelen in de Merkenverordening en de –richtlijn, bedoel ik daarmee de obligatoir te implementeren artikelen uit de richtlijn. Wanneer ik spreek over een facultatief artikel wordt dat uitdrukkelijk benoemd.
3.1 Functies van een merk
Naast de klassieke merktekens kunnen vormen, handelsnamen en domeinnamen een merk vormen. De traditionele functie van het commerciële merk is de herkomstfunctie: het onderscheiden van waren of diensten van het bedrijf of persoon waarvan ze afkomstig zijn.111 Dit is nodig ten behoeve van producenten die de
reputatie van hun bedrijf willen behouden en tegen oneerlijke mededinging van concurrenten. Consumenten zijn gebaat bij het bestaan van merkbescherming zodat ze weten waar ze aan toe zijn, weten welk bedrijf achter het product zit. De nationale economie in het algemeen is erbij gebaat omdat merkenrechten de reputatie van de industrie waarborgen (bijvoorbeeld in China vertrouwt met hun eigen producten niet, en haalt men liever ‘echte’ producten waarvan zeker is dat het product bij een bepaalde fabriek vandaan komt uit Europa).112 Verder komt
men in de literatuur en rechtspraak nog andere ‘nevenfuncties’ van het merk tegen zoals de goodwillfunctie, reclamefunctie, vertrouwensfunctie, reputatiefunctie en investeringsfunctie.113 Onder de moderne functie van
een merk verstaan we het merk als identificatie- en communicatiemiddel.114 Het merk is door de vele
ontwikkelingen in de reclame en marketing business het middel bij uitstek geworden om het product een ‘gezicht’ te geven en dient tevens ter representatie van andere aspecten als image, mythe of ervaring.115 Het
merk dient daarnaast steeds meer als communicatiemiddel voor de producent aan de consument en is in dit verband zeer belangrijk voor de marktpositionering.116 De reden dat bedrijven (steeds vaker) tekens van grote
symbolische waarde bezigen als merk is voornamelijk gelegen in de verandering van de consument. De moderne consument hecht meer waarde aan merken door individualisering; adverteerders spelen hierop in. Door het wegvallen van restricties als financiële drempels (luxe goederen worden relatief goedkoper door technologische ontwikkelingen en efficiëntie in het productieproces), ontkerkelijking (remt religieuze restricties), informalisering (creëert lossere omgangsvormen), een stijging van het opleidingsniveau117 en globalisering,
kunnen consumenten steeds beter hun eigen wensen volgen. Onze identiteit wordt niet meer bepaald door religie, stand of cultuur; we zitten niet meer vanaf onze geboorte ‘vast’ zit in een bepaalde klasse.118 Om deze
reden grijpen mensen andere manieren aan om zich uit te drukken en aan te geven tot welke sociale ‘klasse’ of groep zij (willen) behoren. Belangrijkste middel hiervoor is het aanschaffen van goederen. Producenten spelen hier op in door hun producten zo neer te zetten dat zij een ‘gevoel’ of ‘sfeer’ creëren wat inspeelt op de gewenste belevenis van de consument. Door te kiezen voor bepaalde producten en merken kan een consument zich (wereldwijd) uitdrukken.119 Ook is een merk steeds vaker een middel om uit te drukken waar je als consument
111 Zie bijvoorbeeld art. 2.1 lid 1 BVIE.
112 Papapanagiotou, Refusal to register an immoral mark. Ethical or not?, paper 2014, p. 3 [online]. 113 Zie bijvoorbeeld: HvJ 18-06-2009, NJ 2009, (L’Oréal/Bellure), r.o. 58.
114 Kur & Dreier, European Intellectual Property, 2013, p. 157.
115 Simon, Resgister trademarks and keep the faith, IP Law Review 2009/49, p. 238 [online]. 116 Gielen (ed.), Kort begrip, 2014, p. 225-227 (nrs. 253-258).
117 De Haan, Van den Broek & Schnabel, Het nieuwe consumeren, Sociaal Cultureel Planbureau 2001, p. 9 [online]. 118
Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, 2010, p. 10. 119 Dreyfuss, Expressive Genericity, Notre Dame Law Review 1990/65, p. 398.
