GRAFISCHE
VOORSTELBAARHEID
Grafische
voorstelbaarheid
Het schrappen van de eis van grafische
voorstelling met de komst van het
Trademark Reform Package
Hogeschool Leiden Opleiding HBO-rechten
Afstudeeropdracht 11 maart 2020 – reguliere kans
Amy van Gent Collegejaar 2019 – 2020
S1102824 RE4J
Onderzoeksdocent Mw. M. Rietmeijer
Afstudeerbegeleider Mw. mr. A. Filemon
Afstudeerorganisatie Rechtbank Den Haag
Voorwoord
Hazerswoude-dorp, 20 februari 2020,
Dit onderzoeksrapport is verricht in het kader van de afronding van mijn studie HBO-rechten. Normaal gesproken wordt dit onderzoek het laatste halfjaar van het vierde studiejaar verricht. Ik heb besloten om dat in het eerste gedeelte te doen, omdat ik in deze periode de gelegenheid kreeg bij de rechtbank Den Haag – waar ik tevens werkzaam ben – mijn scriptie te schrijven.
Mijn interesse voor het intellectuele eigendomsrecht is gewekt tijdens mijn stage bij rechtbank Den Haag, tijdens mijn derde studiejaar. Ik ging in die periode regelmatig mee als griffier naar zittingen. Ik kwam er al snel achter dat het de IE-zittingen de voorkeur kregen. Het zijn enorm interessante
rechtszaken, waar ik tijdens de behandeling veel van geleerd heb door te zien hoe er geprocedeerd wordt en welke afwegingen de rechter maakt.
Mijn dank gaat uit naar mr. Bus. Zij heeft ondanks haar drukke planning toch tijd weten te maken om mij te ondersteunen tijdens het schrijven van mijn scriptie.
Tevens wil ik mevrouw Rietmeijer bedanken voor de tijd en moeite die zij gestoken heeft in het begeleiden van het eerste gedeelte van mijn scriptie. Daarnaast wil ik ook mevrouw mr. Filemon bedanken voor het steken van veel tijd, moeite en energie in de begeleiding gedurende mijn onderzoek. Bij
mevrouw mr. Filemon volg ik momenteel met veel enthousiasme de minor Intellectueel Eigendomsrecht & Privacy.
Samenvatting
Dit onderzoeksrapport is geschreven bij rechtbank Den Haag. Binnen de rechtbank worden er regelmatig zaken behandeld met betrekking tot het
intellectuele eigendomsrecht. De rechters die zijn gespecialiseerd op dit gebied, houden zich hier dagelijks mee bezig. Doordat er verschillende zaken worden behandeld, dingen veranderen in de wet- en regelgeving en er dan soms vragen ontstaan, is hier ook de vraag ontstaan over het zogeheten Trademark Reform Package. Meer specifiek was de vraag onderzoek te doen naar de ontwikkeling van non-traditionele merksoorten, de nieuwe Uniemerkenverordening en
vernieuwde BVIE. Mij werd dan ook gevraagd de veranderingen die hierdoor in de praktijk (kunnen) ontstaan bij de inschrijving of weigering van een
non-traditioneel merk, in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot een centrale vraag die als volgt luidt: ‘’Welke handvatten kunnen rechtbank Den Haag gegeven worden voor de beoordeling van een geschil over de feiten en omstandigheden die leiden tot de registratie of de weigering van een non-traditioneel merk in de periode 1 maart 2019 tot en met 1 december 2019, ten opzichte van de periode 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019 bij het EUIPO en BOIP, blijkens
wetsanalyse, literatuur-, dossier- en jurisprudentieonderzoek?’’
In het theoretisch-juridische gedeelte van onderhavig onderzoek is er gekeken naar de nieuwe Uniemerkenverordening en vernieuwde BVIE, maar ook naar de voorgangers daarvan. Op deze manier zijn de non-traditionele merksoorten, de wijzigingen binnen de wet- en regelgeving en de huidige wijze van registratie, in kaart gebracht. Onder andere is het grafische vereiste bij het depot van een merk geschrapt, wat de inschrijving van non-traditionele merksoorten
vergemakkelijkt. Deze wijziging staat centraal in dit onderzoek. Het merk dient nu op een dusdanig duidelijke en nauwkeurige wijze in het de merkenregisters te worden weergegeven, zodat het voorwerp voor de bevoegde autoriteiten en het publiek duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen.
Het daaropvolgende dossieronderzoek had het doel om rechtbank Den Haag meer inzicht te verschaffen over het Trademark Reform Package in de praktijk. Meer specifiek is er gekeken naar de registratie of weigering van een non-traditioneel merk na het schrappen van het vereiste van grafische
voorstelbaarheid, door de perioden 1 juli 2018 tot en met 28 februari 2019, en 1 maart 2019 tot en met 1 december 2019 met elkaar te vergelijken. Er is daarbij
gelet op de ruimere inschrijfmogelijkheden waardoor een non-traditioneel merk wordt geregistreerd of juist geweigerd. Er is geanalyseerd op basis van de inschrijvingen en weigeringen in twee perioden, bij zowel het EUIPO als het BOIP. Het onderzoeken van de dossiers, het in kaart brengen van de formele vereisten op grond van de Merkenrichtsnoeren, het in kaart brengen van de absolute weigeringsgronden en jurisprudentieonderzoek, maakt het mogelijk de rechtbank handvatten te geven over de feiten en gronden waarop gelet moet worden hoe een merkenrecht voor een merk wordt verkregen. Dit is voor de rechtbank van belang omdat bij bijvoorbeeld een vermeende inbreuk duidelijk moet zijn wanneer een teken als merk kan zijn.
Uit de analyse die gedaan is tijdens het dossieronderzoek bij het BOIP is gebleken dat er na de wijziging meer non-traditionele merksoorten
geregistreerd zijn. Over het geheel is te zien dat, wanneer er een aanvraag geweigerd wordt, het gaat om het ontbreken van het onderscheidend vermogen van het merk. Het moet echt duidelijk zijn dat een bedrijf zich door het teken onderscheid van concurrerende ondernemingen. In het geval een teken te beschrijvend is zal de consument het teken enkel interpreteren als een
productomschrijving. Denk bijvoorbeeld aan het woord ‘wijn’ voor een fles wijn. Dit woord doet niet anders dan het beschrijven van de inhoud van de fles.
Wanneer je bijvoorbeeld een onderscheidende naam op de fles zou zetten, is de fles op zich niet onderscheidend, maar zorgt het etiket ervoor dat de consument het interpreteert als een specifiek handelsmerk.
Uit het onderzoek naar het verschil in de inschrijving in klassen kon geen
conclusie worden getrokken die bruikbaar is. Uit de schema’s blijkt enkel dat er in een aantal klassen de meeste inschrijvingen of weigeringen worden gedaan, en dat het nieuwe multimediamerk steeds in minimaal vier klassen wordt ingeschreven.
Aan de rechtbank kan verder geadviseerd worden de ontwikkelingen in de gaten te houden. Op Benelux-niveau gaat er rond maart een nieuw soort register de lucht in, waar ook de geweigerde merken in zichtbaar worden. Aangezien de autoriteiten enkel een toelichting geven bij een weigering van een merk, is dat zeer zinvol.
Inhoudsopgave
Voorwoord...3 Samenvatting...4 Afkortingen...8 INLEIDING...9 Hoofdstuk 1...9 1.1 Probleemanalyse...9 1.2 Doelstelling... 141.3 Centrale vraag & deelvragen...15
1.4 Methoden van onderzoek...16
1.5 Leeswijzer...19
JURIDISCH KADER...20
Hoofdstuk 2 – Het merkenrecht...20
§ 2.1 Wet- en regelgeving...20
§ 2.2 Verordening (EU) 2017/1001...20
§ 2.3 Richtlijn (EU) 2015/2436...22
§ 2.4 De ontwikkeling van de wet- en regelgeving...22
§ 2.5 Merksoorten...24
§ 2.6 Tussenconclusie...28
Hoofdstuk 3 – Non-traditionele merken...29
§ 3.1 Non-traditionele merksoorten...29
§ 3.1.1 Kleurmerken – Libertel- en Heidelberger-arrest...31
§ 3.1.2 Klankmerken – Shieldmark-arrest...34 § 3.1.3 Geurmerken – Sieckmann-arrest...35 § 3.1.4 Positiemerken...36 § 3.1.5 Hologrammerken...37 § 3.1.6 Patroonmerken...37 § 3.1.7 Bewegingsmerken...38 § 3.2 Tussenconclusie...39
§ 4.1 De merkhouder en merkgemachtigde...41
§ 4.2 Inschrijvingsprocedure: aanvraag en onderzoekstermijn...42
§ 4.3 Inschrijvingsprocedure: oppositie, inschrijving en vernieuwing...45
§ 4.4 Tussenconclusie...47
Hoofdstuk 5 – Resultaten...48
§ 5.1 Aantal registraties en weigeringen...48
§ 5.1.1 Registraties in onderzochte perioden...48
§ 5.1.2 Weigeringen in onderzochte perioden...49
§ 5.2 Gronden voor de registraties en weigeringen...50
§ 5.2.1 Kleurmerken...51 § 5.2.2 Hologrammerken...52 § 5.2.3 Bewegingsmerken...53 § 5.2.4 Multimediamerken...54 § 5.2.5 Patroonmerken...55 § 5.2.6 Positiemerken...55 § 5.2.7 Klankmerken...56
§ 5.3 Registraties in verschillende klassen...57
Hoofdstuk 6 – Conclusies & aanbevelingen...59
Bijlagen...70
Bijlage 1: geregistreerde merken EUIPO...70
Bijlage 2: geregistreerde merken BOIP...88
Bijlage 3: geweigerde merken EUIPO...92
Bijlage 4: (voorlopig) geweigerde merken BOIP...96
Bijlage 5: analyse geregistreerde merken EUIPO...98
Bijlage 6: analyse geregistreerde merken BOIP...108
Bijlage 7: analyse geweigerde merken EUIPO...111
Bijlage 8: klassen...117
Afkortingen
BOIP Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BVIE Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom BX Benelux merkregistratienummer
EUIPO Bureau voor de Intellectuele eigendom van de Europese Unie / European Union Intellectual Property Office
EUTM Europees merkregistratienummer
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen HvJ EU Hof van Justitie van de Europese Unie
IE Intellectueel Eigendom
UMVo Uniemerkenverordening (Verordening EU 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzak het Uniemerk
INLEIDING
Hoofdstuk 1
1.1 Probleemanalyse
Thuis, in de winkel of op straat; tegenwoordig komen we overal in contact met merken. Producenten en leveranciers van goederen en diensten streven onder meer door een zo gunstig mogelijke verhouding van prijs en kwaliteit naar een sterke concurrentenpositie. Essentieel voor het vestigen en vasthouden van zo’n positie is de ervaring van de consument. Het is dus van belang hun producten goed te kunnen onderscheiden van die van anderen.1 De kernfunctie van een
merk is dan ook dat het merk voldoende te onderscheiden moet zijn van waren en diensten van andere ondernemingen en daarbij de herkomstfunctie moet vervullen.2
De grondslag voor de bescherming van een merk ligt in de noodzaak van een zo ongestoord mogelijk marktwerking. De houder van een merk verkrijgt door inschrijving een exclusief recht dat onder bepaalde voorwaarden ingeroepen kan worden tegen een inbreuk op zijn merk.3
De inschrijving van een merk kan bij verschillende instanties plaatsvinden. Op Benelux-niveau kan een merk bijvoorbeeld worden ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en op Europees niveau bij het European Intellectual Property Office (EUIPO). Een inschrijving kan gedaan worden voor verschillende soorten merken: traditionele merken zoals een woord- of beeldmerk, maar ook non-traditionele merken zoals een kleur-, geluids-, vorm-, geur-, patroon-, positie-, hologram-, bewegings-, en multimediamerk.4
Bij rechtbank Den Haag worden er met regelmaat zaken behandeld met betrekking tot het intellectuele eigendom en is exclusief bevoegd ten aanzien
1
Geerts 2018, p. 852
HvJ EG 16 september 2004, C-329/02 P (SAT.2 SatellitenFernsehen GmbH)3
Geerts 2018, p. 287van inbreuk op Uniemerken. Een van de IE-rechters is mr. Bus. Zij is sinds 2009 werkzaam bij rechtbank Den Haag en vanaf om en nabij 2013 bij sectie IE. Naar aanleiding van de merkenrechtelijke zaak Louboutin/Van Haren die zij in
behandeling had, riep een wijziging in de op die zaak van toepassing zijnde regeling vragen op. Wat gaat het schrappen van de grafische voorstelling van een merk betekenen in de praktijk en staan al eerder ingeschreven merken dan bloot aan nietigheid? In het kader van bovengenoemde zaak was de rechtbank bezig met de oude regeling.5 In deze zaak beroept Van Haren zich op artikel 4
lid 1 onder e (iii) van de Merkenrichtlijn 2015, dat anders dan de richtlijn uit 2008 spreekt over tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een merk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft. Ondanks dat de
implementatietermijn van de richtlijn per 15 januari 2019 was verstreken, was de richtlijn nog niet omgezet in Benelux-wetgeving, en is de rechtbank van oordeel dat het artikel niet van toepassing is en Van Haren zich hier niet op kan beroepen. Het zou betekenen dat merken die vóór 15 januari 2019 als geldig te beschouwen waren, per die datum nietig zouden zijn. Dit druist in tegen het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht.6
De vraag of al eerder ingeschreven merken dan bloot aan nietigheid zouden staan, is inmiddels beantwoord in het Textilis-arrest. In die zaak waren de weigeringsgronden pas na de merkregistratie van het centraal staande merk gewijzigd. Het Zweedse gerechtshof stelde onder andere daarover een
prejudiciële vraag. Het antwoord komt erop neer dat de wijziging niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de wijziging.7
Je vraagt je nu misschien af, welke wijziging? Dat zit als volgt: op besluit van het Europees Parlement is er in het kader van de modernisering van het
merkenrecht in Europa een pakket aan hervormingen vastgesteld. Dit pakket is bekend onder de naam ‘Trademark Reform Package’. Op 23 maart 2016 is Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk (‘de
wijzigingsverordening’) in werking getreden. De wijzigingsverordening bevat een aantal bepalingen die vanaf 1 oktober 2017 van toepassing zijn geworden, omdat ze verder ontwikkeld moesten worden met behulp van afgeleide
wetgeving.
5
Rb. Den Haag 6 februari 2019, IEPT20190206, (Louboutin)6
Rb. Den Haag 6 februari 2019, IEPT20190206, (Louboutin)Het Trademark Reform Package omvat naast de nieuwe Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk ook de nieuwe Richtlijn 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht voor de lidstaten. Op 13 januari 2016 trad de vernieuwde Richtlijn in werking. De lidstaten hadden tot 15 januari 2019 om de bepalingen uit de vernieuwde Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In de Benelux is op 11 december 2017 ter omzetting van deze Richtlijn voor de Benelux-landen een protocol tot wijziging van het BVIE vastgesteld. Het is de Benelux-landen niet gelukt om het Protocol binnen de omzettingstermijn te ratificeren. Per 1 juni 2018 zijn er al een aantal wijzigingen doorgevoerd in het BVIE. Hierdoor kreeg het BOIP nieuwe bevoegdheden en is het instellen van beroep tegen beslissingen van BOIP veranderd.8 Per 1 maart 2019 is het BVIE
aangepast aan Richtlijn (EU) 2015/2436. Een belangrijk deel van de wijzigingen betreft de modernisering en vereenvoudiging van procedures. Daarnaast zijn de rechten van de merkhouder op verschillende punten versterkt, maar zijn
tegelijkertijd ook de beperkingen en verweermiddelen uitgebreid.9
Een van de wijzigingen die het merkenrecht heeft ondergaan is het schrappen van het grafische element bij een depot van een merk. Voorheen bestond het vereiste dat een merk voor grafische voorstelling vatbaar moest zijn, maar die eis is voor de inschrijving van een Uniemerk per 1 oktober 2017 geschrapt. Voor de inschrijving van een Benelux merk is die eis per 1 maart 2019 geschrapt in het aangepaste BVIE. Er behoeft dus geen afbeelding meer te worden ingediend in het kader van de inschrijving. Het merk kan worden ingeschreven zolang de weergave van het merk gebeurt door middel van de technologie die algemeen beschikbaar is.10 Dat de eis van grafische voorstelling geschrapt is, is voordelig
voor de inschrijving van non-traditionele merksoorten. De ruime omschrijving van het begrip ‘teken’ brengt met zich mee dat non-traditionele merken in beginsel niet zijn uitgesloten van bescherming, maar het vooral praktische factoren waren zoals de grafische voorstelling die de effectieve bescherming nog verhinderde.11 De merkhouder had om te voldoen aan deze gestelde eisen door
het Hof van Justitie de mogelijkheid om zijn onderscheidende elementen te beschrijven in maximaal 50 woorden. Voor de opkomst van non-traditionele merksoorten zoals klanken, geuren, tast en gebaren, bleef voor de registratie
8
‘
Wijzigingen per 1 juni 2018’, boip.int9
‘Inwerkingtreding aangepast BVIE op 1 maart 2019’, boip.int10
Pouw, ‘Wijzigingen in het Europese merkenrecht door de ‘Trademark reform package’’, declercq.comweinig ruimte over.12 Voornoemde wijziging is pas per 1 maart 2019 in het BVIE
opgenomen, dus in Nederland moest tot 1 maart 2019 gewoon voldaan zijn aan het vereiste voor grafische voorstelling. Per 1 maart 2019 kunnen merken op grond van art. 2.1 BVIE in het register worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Het gaat hier om een codificatie van het Sieckmann-criterium13, dat in de
praktijk al werd toegepast.14 Onderstaand tabel vermeldt de deponeerbare
merksoorten, of er een beschrijving nodig is, en welk formaat vereist wordt.
Figuur 1
Het vereiste van grafische voorstelbaarheid heeft ten doel het merk zelf af te bakenen om te kunnen bepalen wat de bescherming is die de merkhouder van
12
‘Informatiepakket bij depot’, boip.int13
HvJ EG 12 december 2012, NJ 2003/600, (Sieckmann)het ingeschreven merk ervan verleent. Met name concurrenten moeten in de registers na kunnen gaan welke tekens al bescherming genieten, en welke niet. De weergave van een merk (in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of lettertekens) in het register moet om die reden als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn. Voorts kan een teken alleen als merk dienen wanneer het voortdurend en stellig wordt waargenomen, waardoor de
herkomstfunctie wordt gewaarborgd. Gelet op de duur van de inschrijving van een merk en het feit dat deze voor langere of kortere duur kan worden verlengd, moet de weergave van het merk duurzaam zijn.
Voor kleurmerken betekent het duurzaamheidsvereiste bijvoorbeeld dat niet volstaan kan worden met de kleur enkel op papier weer te geven, omdat een kleurmonster na verloop van tijd kan verkleuren. Een kleurmonster met een verbale beschrijving is wel voldoende, evenals de aanduiding van de kleur door middel van een internationaal erkende code.15 Daarnaast dient met de
voorstelling juist elke subjectieve factor bij de identificatie en waarneming van het teken te worden uitgesloten. Hiermee wordt bedoeld dat de grafische voorstelling dus ondubbelzinnig en objectief moet zijn.16
Het schrappen van het vereiste vergemakkelijkt de registratie van tekens die niet visueel kunnen worden weergegeven. Het resultaat is een ‘wat je ziet is wat je krijgt’-systeem. Hiermee wordt beoogd merken in het register duidelijker, toegankelijker en makkelijker opzoekbaar te maken. Een klankmerk kan
bijvoorbeeld worden weergegeven middels een MP3-bestand in plaats van een grafisch voorstelbare notenbalk.17 Het vereiste formaat van het eerdergenoemde
kleurmerk is een bestand in JPEG-formaat.18 Het hologrammerk is een nieuwe
categorie van merken. Het hologrammerk bestaat uit elementen met
holografische kenmerken. Het vereiste formaat voor indiening is een JPEG- of MP4-bestand.19
De grafische voorstelling is vervangen door een moderner en flexibeler vereiste, waarmee de mogelijkheden voor weergave van met name non-traditionele
merken worden uitgebreid.20 De rechtbank vraagt zich af in hoeverre de
wijziging van invloed is op andere non-traditionele merken. Wanneer een partij
15
HvJ EG 6 mei 2003, IER 2003/50 (Libertel)16
HvJ EG 12 december 2012, NJ 2003/600, r.o. 52 t/m 55 (Sieckmann)17
HvJ EG 27 november 2003, C-283/01 (Shieldmark/BMB)18
EUIPO ‘Grafische afbeelding, soort merk’, euipo.europa.eu19
EUIPO ‘Definitie van een merk’, euipo.europa.euin een zaak van mening is dat een geregistreerd merk nooit geregistreerd had moeten worden, is het voor de rechtbank van belang te weten waar het Bureau naar kijken bij de inschrijving en weigering van een merk. Met name van belang is om te kijken naar de ruimere inschrijfmogelijkheden bij de registratie en de gronden van een weigering van een non-traditionele merkvorm. Daarbij wordt er bij het BOIP een vergelijking gemaakt tussen de periode vóór het in werking treden en naar de periode daarna om te kijken hoe er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de nieuwe Uniemerkenverordening en het nieuwe BVIE. Omdat ze beiden een aparte inwerkingtreding hebben, maar ik ze wel ga vergelijken, richt ik me op de periode rond 1 maart 2019. De focus ligt tijdens dit onderzoek op de non-traditionele merksoorten.
Waarom het proces in de rechtbank dan een rol bij de inschrijving van merken, leg ik aan de hand van een procedure uit:
Diesel is houdster van een Beneluxmerk met nummer 1016431, aangevraagd voor broeken in klasse 25. Het merk bestaat uit het beeld van een smalle strook textiel aangebracht op een broek op de in de afbeelding schematisch aangeduide plaats.
Figuur 2: BX 1016431
Calvin Klein verkoopt spijkerbroeken voorzien van een label met coin pocket. Diesel sommeert Calvin Klein het
gebruik van het nieuwe CK-label te staken, omdat Calvin Klein een inbreuk zou vormen op haar merk- en
auteursrechten. De rechtbank moet gaan
beoordelen of het Beneluxmerk al dan niet Figuur 3
nietig is. Er wordt hierbij gekeken naar het onderscheidend vermogen van een merk, dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU inhoudt dat het merk zich moet lenen om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat
bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.21 Er wordt hier naar de
specifieke trekken, bevestiging van het teken/merk en de contrasterende kleur gekeken. De weergave is dus belangrijk, aangezien de consument dus in staat moet zijn het label met coin pocket te kunnen herleiden naar Calvin Klein. De totaalindruk is hierbij belangrijk.22
De rechtbank gaat uit van het ontwerp van een merk zoals het is gedeponeerd bij het Bureau. Daarom is het voor de rechtbank belangrijk om te weten wat voor het Bureau van belang is bij de beoordeling van de inschrijving of een weigering van een merk.
1.2 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om rechtbank Den Haag meer inzicht te
verschaffen over hoe het Trademark Reform Package uitwerkt in de praktijk. Met name is gekeken naar de registratie of weigering van een non-traditioneel merk na het schrappen van het vereiste van grafische voorstelbaarheid, door de perioden 1 juli 2018 tot en met 28 februari 2019, en 1 maart 2019 tot en met 1 december 2019 met elkaar te vergelijken. Daarbij is specifiek gelet op de ruimere inschrijfmogelijkheden waardoor een non-traditioneel merk wordt geregistreerd of juist geweigerd. Dit om rechtbank Den Haag handvatten te geven tijdens de beoordeling van een geschil betreffende non-traditionele merksoorten.
1.3 Centrale vraag & deelvragen
Centrale vraag
Welke handvatten kunnen rechtbank Den Haag gegeven worden voor de
beoordeling van een geschil over de feiten en omstandigheden die leiden tot de registratie of de weigering van een non-traditioneel merk in de periode 1 maart 2019 tot en met 1 december 2019, ten opzichte van de periode 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019 bij het EUIPO en BOIP, blijkens wetsanalyse, literatuur-, dossier- en jurisprudentieonderzoek?
Deelvragen
Theoretisch-juridische deelvragen
21
HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99 (Philips / Remington) en HvJ EU 12 februari 2004 (Postkantoor)1. Wat zijn non-traditionele merken, blijkens de wet- en regelgeving,
literatuuronderzoek en vaste jurisprudentie?
2. Welke wijzigingen hebben er plaatsgevonden in de wet- en
regelgeving ten aanzien van het registreren van non-traditionele
merken in het register bij het EUIPO en BOIP, blijkens de wet- en
regelgeving?
3. Wat is de huidige wijze van het registreren van non-traditionele
merken bij het EUIPO en BOIP, blijkens wet- en regelgeving?
Praktijkgerichte deelvragen
4. Op basis van welke gronden werden non-traditionele merksoorten
bij het EUIPO en het BOIP geregistreerd en/of geweigerd in de
periode 1 juli 2018 tot en met 28 februari 2019, blijkens
dossieronderzoek?
5. Op basis van welke gronden worden non-traditionele merksoorten
al dan niet geregistreerd of geweigerd bij het EUIPO en bij het
BOIP in de periode 1 maart 2019 tot en met 1 december 2019,
blijkens dossieronderzoek?
6. Welke verschillen zijn er te zien met de komst van het Trademark
Reform Package in de hoeveelheid inschrijvingen van
non-traditionele merksoorten in verschillende klassen, blijkens
dossieronderzoek?
1.4 Methoden van onderzoek
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van zowel een aantal
theoretisch-juridische, als praktijkgerichte deelvragen. Met het oog op
betrouwbaarheid en validiteit worden er verschillende methoden
toegepast, is er contact opgenomen met het Benelux Bureau en wordt er
voor de beantwoording van de deelvragen gebruik gemaakt van het
Europese merkenregister, verordeningen, interne richtlijnen, de wet- en
regelgeving en jurisprudentie.
De theoretisch-juridische deelvragen zijn bedoeld ter verduidelijking en
om het relevante juridisch kader in kaart te brengen. Om dit te kunnen
bewerkstelligen is er gebruik gemaakt van literatuur van prof. mr. Geerts,
mr. Drs. Verschuur, mr. Alkema, mr. van der Kooij, mr. de Lange, mr. van
Oerle en mr. Speyart. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de website
van EUIPO en BOIP voor informatie en verschillende wet- en regelgeving,
te weten:
het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten;
Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2015;
Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de
Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk;
Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009;
Tot slot is er gebruik gemaakt van een aantal arresten, te weten:
Gut Springenheide (ECLI:EU:C:1998:369)
Sieckmann (ECLI:EU:C:2002:748);
Libertel (ECLI:EU:C:2003:244);
Shieldmark/BMB (ECLI:EU:C:2003:641);
Henkel (ECLI:EU:C:2004:88)
Heidelberger Bauchemie (ECLI:EU:C:2004:384);
Hauck/Stokke (ECLI:NL:HR:2013:BY1532);
Louboutin/Van Haren (ECLI:NL:2018:423);
Textilis/Svenskt Tenn (ECLI:EU:C:2019:199).
Standaard jurisprudentie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
beantwoording van de theoretische deelvragen. Uit de jurisprudentie die
is onderzocht wordt een rechtsregel naar voren gebracht. In een
uitspraak kan er als het ware een nieuwe rechtsregel gecreëerd worden.
De praktijkgerichte deelvragen zijn bedoeld om de praktijk van het
EUIPO en BOIP in beeld te brengen. De reden dat het EUIPO en BOIP
apart getoetst worden is omdat de termijnen en de kosten voor beide
procedures van elkaar verschillen, en er daarnaast verschil bestaat in de
bescherming en de klanten. Bij het EUIPO duurt het ongeveer zes
maanden, waar het bij het BOIP ongeveer vier maanden duurt. Voor de
beantwoording van de praktijkgerichte deelvragen is er dan ook gebruik
gemaakt van de registers van het EUIPO en BOIP. In deze registers zijn
onder andere alle aanvragen, inschrijvingen en weigeringen van merken
te vinden. Door middel van de zoekfunctie ‘TMview’ is er gezocht naar de
inschrijving en weigering van non-traditionele merken zoals het
kleurmerk, klankmerk, 3D-merk, geurmerk, patroonmerk, hologrammerk,
bewegingsmerk en multimediamerk, over twee perioden. Bij deze
zoekoptie kun je kiezen om specifiek te zoeken binnen verschillende
merkenbureaus. Door het merkenregister van het EUIPO en het BOIP te
raadplegen en de relevante dossiers te selecteren wordt er een
vergelijking gemaakt tussen twee perioden. De dossiers zijn geselecteerd
op procestaal en op bruikbaarheid. De gronden van de autoriteiten om
bepaalde non-traditionele merksoorten te registeren of weigeren zijn
hierbij onderzocht. Echter, bij deze zoekoptie is het niet mogelijk om
geweigerde merken bij het BOIP terug te vinden in hun register. Ook op
de site van het BOIP bleek het vinden van geweigerde merken niet
mogelijk. Na via de mail en telefonisch contact te hebben gehad met een
jurist werkzaam bij het BOIP, werd mij duidelijk gemaakt dat dit niet
gepubliceerd wordt. Wel heeft ze mij per mail een lijst met geweigerde
non-traditionele merksoorten toegestuurd, die zij hebben voor intern
gebruik.
In totaal bleken er van de 175 dossiers 68 dossiers bruikbaar voor
onderzoek. De dossiers die zowel zijn gevonden in de registers, als die
zijn toegestuurd, zijn allen gedeponeerd tussen 1 juli 2018 en 1 december
2019 en geselecteerd op inhoudelijke bruikbaarheid en procestaal
(Engels en Nederlands). Ik heb ter vergelijking gekozen voor eenzelfde
tijdsbestek voor en na het gewijzigde BVIE per 1 maart 2019. De
Uniemerkenverordening is al per 1 oktober 2017 in werking getreden,
maar door de vergelijking met het BOIP heb ik gekozen voor de periode
rond 1 maart 2019.
Om zoveel mogelijk juiste informatie te vergaren heb ik mailcontact en
telefonisch contact gehad met een jurist van het Benelux Bureau. Zij vertelde mij dat de beoordeling van een registratie of weigering van een merk bij het EUIPO en het BOIP, nagenoeg gelijk zijn. Omdat het nieuwe BVIE dateert van 1 maart 2019, is het Benelux Bureau nog druk bezig om alles up to date te krijgen. De richtsnoeren bij het Benelux Bureau zijn bijvoorbeeld nog niet bijgewerkt, maar de jurist heeft mij via de mail en telefonisch kunnen vertellen dat ik de richtsnoeren van het EUIPO kan volgen. Hierin zijn de wettelijke vereisten voor elk soort merk vastgelegd.23 Bij binnenkomst wordt de aanvraag getoetst aan de
absolute gronden (artikel 2.2bis lid 1 BVIE / artikel 7 UMVo). Wanneer daar niet aan wordt voldaan, heeft de deposant zes maanden de tijd om argumenten aan te voeren bij het Benelux Bureau. Als deze argumenten geen hout snijden, wordt de aanvraag volledig geweigerd.
Via de zoekfunctie TMview worden er voor de Benelux geen definitief
geweigerde merken weergegeven. Ook in het huidige register van het BOIP is het niet mogelijk te zoeken op geweigerde merken in de Benelux. Echter zal dat veranderen door de introductie van een nieuw merkenregister dat naar zeggen van de jurist waarschijnlijk rond maart 2020 live zal zijn. Wel heeft zij mij de depotnummers van aanvragen die sinds 1 maart 2019 verwerkt zijn bij het Benelux Bureau gegeven.24 Ze wees mij erop dat het een niet exhaustief
overzicht betreft dat zij zelf voor interne doeleinden gebruiken. Hier zitten een aantal deels geweigerde aanvragen bij.25 Met de verkregen nummers was het
wel mogelijk om in het merkenregister van het Benelux Bureau naar de status
23
Merkenrichtsnoeren – Merksoort, guidelines.euipo.europa.eu24
Zie bijlage 10van de aanvraag te zoeken.26 De jurist vertelde mij tijdens het telefoongesprek
dat de aanvragen allemaal geweigerd waren door het gebrek aan
onderscheidend vermogen. Ze vertelde mij dat de deposant op een later moment wel alsnog het onderscheidende vermogen van het merk aan zou kunnen tonen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat onderscheidend vermogen verkregen is door inburgering.
1.5 Leeswijzer
Er wordt door dit onderzoeksrapport heen veelvuldig gesproken over
merkregistraties bij het EUIPO en BOIP. Al deze merkregistraties zijn
voorzien van een eigen merkregistratienummer. Het EUIPO en BOIP
hebben beiden een eigen online te raadplegen register.
Bij het EUIPO krijgt ieder geregistreerd merk een EUTM-nummer.
EUTM staat voor European Union Trade Mark. Via de website
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
is dit register onder andere
te vinden.
27Bij het kopje ‘Merkenbureaus’ vink je ‘EM EUIPO
( EUIPO )’ aan. Vervolgens vul je onder het kopje ‘Depotnummer’ of
onder het kopje ‘Inschrijvingsnummer’ een negencijferig nummer
in. Vervolgens klik je rechts onderin op ‘zoeken’.
Bij het BOIP krijgt ieder geregistreerd merk een BX-nummer. Via de
website
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
is dit register onder
andere te vinden.
28Bij het kopje ‘Merkenbureaus’ vink je ‘BX
26
‘Merkenregister’, boip.int27
https://euipo.europa.eu/eSearch/ is ook een manier om het register van het EUIPO te raadplegen.28
https://www.boip.int/nl/merkenregister is ook een manier om het register van het BOIP te raadplegen.Benelux ( BOIP )’ aan. Vervolgens vul je onder het kopje
‘Depotnummer’ of onder het kopje ‘Inschrijvingsnummer’ een
zevencijferig nummer in. Vervolgens klik je rechts onderin op
‘zoeken’.
Bij zowel het EUIPO als het BOIP is gekozen voor het zoeken via
bovengenoemde site, omdat je via TMview bij verschillende
merkenbureaus kunt zoeken.
JURIDISCH KADER
Hoofdstuk 2 – Het merkenrecht
Intellectueel eigendom is een overkoepelende term voor onder andere het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, de naburige rechten en het handelsnaamrecht. Deze verschillende rechten hebben één ding gemeen, namelijk dat ze de menselijke creaties beschermen.29
In dit hoofdstuk komt het merkenrecht in het algemeen aan bod. Het Europees en Benelux wetgevingskader worden hier uiteengezet, alsook de ontwikkeling daarvan in het Trademark Reform Package. Hierin zijn enkele wijzigingen
opgenomen met betrekking tot het geharmoniseerde merkenrecht. De focus ligt op het vervallen van de eis van grafische voorstelbaarheid en het vernieuwde taksensysteem.
§ 2.1 Wet- en regelgeving
Het merkenrecht is op Europees niveau thans geregeld in Verordening (EU) 2015/2424 en voor de Benelux in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE). Het Benelux merkenrecht geldt regionaal voor de drie Benelux-landen. Op Europees niveau is er sprake van een uniforme wet- en regelgeving omtrent het merkenrecht. Deze wetgeving geldt voor alle landen die lid zijn van de EU. In 2015 heeft het Europese Parlement beslist dat het
merkenrecht in Europa gemoderniseerd moest worden. Door in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie is er een vernieuwde
Uniemerkenverordening en Merkenrichtlijn geïntroduceerd.30 Het doel van deze
wijziging is om het nationale en internationale merkensysteem consistenter en efficiënter te maken31.
§ 2.2 Verordening (EU) 2017/1001
Op 23 maart 2016 is Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk (de wijzigingsverordening) in werking getreden. De Uniemerkenverordening (hierna UMVo) is de vervanger van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna
GMVo). De wijzigingsverordening bevat een aantal bepalingen die vanaf 1 oktober 2017 van toepassing zijn geworden, omdat ze verder ontwikkeld moesten worden met behulp van afgeleide wetgeving. De afgeleide wetgeving omvat Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 (de nieuwe Uniemerkenverordening) en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele
bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001.32 Bij de wijzigingsverordening zijn
er onder meer de naam van het Bureau, het taksenstelsel voor merken, de onderzoeksprocedures, de absolute weigeringsgronden, de oppositie- en doorhalingsprocedures en de relatieve weigeringsgronden en
beroepsprocedures ondergingen wijzigingen. Bijgevolg zijn dat alle verwijzingen naar de Europese Gemeenschap vervangen worden door verwijzingen naar de Europese Unie, of ook wel de Unie. Dit betekent met name dat de term
‘Gemeenschapsmerk’ nu vervangen is door ‘Uniemerk’.33
30
‘Trademark reform package approved by the Europian Parliament’, europarl.europa.eu31
Richtlijn (EU) 2015/2436, considerans (6)32
‘Nieuwe Uniemerkenverordening’, euipo.europa.eu33
‘Law & practice, New EU Trade Mark Reform: changes applying from 1 October 2017’, euipo.europa.euDe wijziging die centraal staat in dit onderzoek is de wijziging in de tekens die een merk kunnen vormen. Met het nieuwe artikel 4 UMVo is er ruimte ontstaan voor het kunnen registreren van andere dan bestaande merksoorten, zoals geluidsmerken. In beginsel kan elk teken een merk vormen, mits dat teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.34 Hieronder is het oude (1) en het nieuwe (2) artikel
weergegeven: Oud
1.
Nieuw 2.
Praktisch gezien betekent dit dat, zolang het merk onder een van de categorieën merken valt die door het Bureau worden aanvaard en kan worden weergegeven in een van de aanvaarde vormen, er een aanvraag voor dat merk ingediend kan worden zonder het grafisch voor te stellen.35
Deze wetgevingshervorming is een erkenning voor het succes van het
Uniemerkensysteem en wilde men voortbouwen door het systeem als geheel
34
HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003/600 (Sieckmann)effectiever, efficiënter en consistenter te maken en het aan te passen aan het internettijdperk.36
§ 2.3 Richtlijn (EU) 2015/2436
Naast de Verordening is er ook een nieuwe Richtlijn geconcipieerd. Het is belangrijk dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. Omdat er aan Uniemerken een ruimere bescherming wordt verleend, moet ook op nationaal niveau ruimere bescherming worden verleend aan alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaten bekend zijn.37 Deze Europese richtlijn verplicht de nationale wetgevers tot aanpassing
van het nationale merkenrecht. De Uniemerkenverordening bevat voor het materiële merkenrecht vrijwel dezelfde bepalingen als de Richtlijn.38 Lidstaten
hadden tot 15 januari 2019 om de bepalingen uit de vernieuwde Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De Benelux-landen hebben dat niet gehaald. Het vernieuwde BVIE is pas op 1 maart 2019 in werking getreden.39
Evenals in de nieuwe Verordening is ook nationaal de wijziging in de tekens die een merk kunnen vormen veranderd. Met artikel 2.1 BVIE is hier meer ruimte ontstaan voor het kunnen registreren van non-traditionele merksoorten. Ook in dit geval kan elk teken een merk vormen, mits dat teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.40
§ 2.4 De ontwikkeling van de wet- en regelgeving
Met de komst van de gewijzigde Uniemerkenverordening en de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn, die tezamen worden aangeduid als het Trademark Reform Package, gaat het Europees en Benelux merkenrecht een nieuw tijdperk in. De wijzigingen omvatten onder meer de introductie van nieuwe terminologie zoals ‘Uniemerk’ in plaats van ‘Gemeenschapsmerk’, de komst van
administratieve verval- en nietigheidsprocedures bij nationale merkenbureaus – waaronder het BOIP – het afschaffen van het taksensysteem waarbij je
bescherming genoot in drie klassen voor de prijs van één (nu betaal je per klasse), en het schrappen van het vereiste van grafische voorstelbaarheid bij het
36
Richtlijn (EU) 2015/2436, considerans (6)37
Richtlijn (EU) 2015/2436, considerans (10)38
Geerts 2018, p. 24539
Geerts 2019, p. 86depot van een merk.41 Op deze laatste wijziging wordt in dit onderzoek verder
ingegaan, omdat deze wijziging de weg vrij maakt voor non-traditionele merksoorten.
Het oorspronkelijke vereiste van grafische voorstelling was van belang omwille van twee redenen. Op de eerste plaats werd aan de hand van de voorstelling van het teken in de inschrijvingsaanvraag worden gekeken of het merk zich wel voldoende onderscheid van die van derden. Ten tweede was de grafische voorstelling van belang voor de weergave van het merk in het register voor derden.
Een belangrijk arrest voor de non-traditionele merken, is het gecodificeerde Sieckmann-arrest. In dit arrest heeft het Hof van Justitie uitgelegd dat indien een teken niet visueel waarneembaar is, toch een merk kan vormen op
voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens en die voorstelling duidelijk,
nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is, behalve in het geval van een olfactorisch teken.42
Door de komst van het Trademark Reform Package is het meesturen van een grafische afbeelding bij het indienen van een aanvraag voor een merk komen te vervallen. Tekens kunnen daardoor in elke passende vorm worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. De verandering van dit vereiste komt voor uit de aanpassing aan het internettijdperk.43 Deze verandering is met de komst van Verordening (EU)
2017/1001 per 1 oktober 2017 van kracht gegaan, en na de omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2436 per 1 maart 2019 in het BVIE.
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16
december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is de laatst geconsolideerde, herziende versie van de uit 1989 daterende Richtlijn (EEG) 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals ook al herzien in 2008; Richtlijn (EG) 2008/95. De herziening van de richtlijn moet maatregelen omvatten die deze meer in overeenstemming
brengen met Verordening (EG) 207/2009, waardoor op minder gebieden binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel verschillen zouden bestaan, terwijl de
41
Enghardt, 6 februari 2016, IER 2016/242
HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003/600 (Sieckmann)nationale bescherming van merken als een aantrekkelijke optie voor aanvragers behouden blijft.44 De evolutie van het Europese merkenrecht, vanaf de in 1993
aangenomen Gemeenschapsmerkenverordening (EG) 40/94 – die per 13 april 2019 is vervangen door Gemeenschapsmerkenverordening (EU) 207/2009, welke is hernoemd tot Uniemerkenverordening door Wijzigingsverordening 2015/2424 en op zijn beurt weer is vervangen door Uniemerkenverordening (EU) 2017/100 – in combinatie met de evolutie van het nationale merkenrecht, heeft geresulteerd in een geharmoniseerd merkenstelsel.45 Het is essentieel om
ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten.46
In de zaak Textilis/Svenskt Tenn zijn er een aantal prejudiciële vragen
gesteld aan het Hof van Justitie. Een van de gestelde vragen was ter
verduidelijking van het van toepassing zijnde recht. De vraag had
betrekking op het gebruik van artikel 7 lid 1 onder e (iii) UMVo voor en
na de wijziging in de Uniemerkenverordening. Uit vaste rechtspraak van
het Hof vloeit voort dat materiële rechtsregels van de Unie, ter
verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het
vertrouwensbeginsel, in beginsel moet worden uitgelegd dat zij alleen
gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven
rechtsposities, zover dat de bedoeling lijkt gezien de bewoordingen,
doelstellingen of opzet ervan. In de Verordening bestaat er geen bepaling
die er uitdrukkelijk in voorziet dat het artikel bedoeld is om te worden
toegepast op merken die zijn ingeschreven vóór de datum van
inwerkingtreding van Verordening 2015/2424. Daarnaast blijkt noch uit
de doelstelling, noch uit de opzet van de Verordening dat de
Uniewetgever heeft beoogd retroactieve werking te verlenen aan het
artikel. In overweging 12 van de Verordening onderstreept de
Uniewetgever ook het belang dat wordt gehecht aan het
rechtszekerheidsbeginsel.
44
Richtlijn (EU) 2015/2436, considerans (5)45
Europese harmonisatie, Boek9.nl§ 2.5 Merksoorten
De wettelijke definitie van tekens die een merk kunnen vormen is neergelegd in artikel 4
UMVo en artikel 2.1 BVIE. Aan de opsomming wat een merk zoal zou kunnen zijn, is de
categorie ‘geluiden’ toegevoegd. Klankmerken zijn door deze uitbreiding volledig mogelijk
geworden. Voorheen konden klankmerken alleen worden geregistreerd in de vorm van een
notenbalk
47. Daartoe is het grafische element komen te vervallen. Dit vereiste is vervangen
door het vereiste dat de tekens in het register weergegeven moeten worden op een wijze dat
het voor de bevoegde autoriteiten en het publiek voldoende duidelijk en nauwkeurig is vast te
stellen (zie bij beide artikelen sub b). Het is nu ook mogelijk om een digitaal geluidsbestand
of filmpje als merk in te dienen en te registreren.
48Er zijn nu een aantal nieuwe merken mogelijk, waaronder een klankmerk en een
hologrammerk, het positiemerk, het bewegingsmerk, het patroonmerk en het multimediamerk.
Daarnaast bestaan er nog het kleurmerk, zoals bijvoorbeeld de kleurencombinatie van John
Deere, en het vormmerk.
49Woordmerk
Bestaat uit woorden, letters of cijfers. Figuur a: EUTM 000033159
Beeldmerk
Bestaat enkel uit beeldelementen. Figuur b: EUTM 005271598
47 HvJ EG 27 november 2003, C-283/01 (Shieldmark/BMB)
48
Visser, NJB 2019/828, afl. 15Klankmerk
Bestaat uit een klank of combinatie van klanken. Figuur c: EUTM 001480805
Hologrammerk
Bestaat uit elementen met holografische kenmerken. Figuur d: EUTM 002559144
Positiemerk
Bestaat uitsluitend uit een reeks elementen die op regelmatige basis worden herhaald. Figuur e: EUTM 008586489
Bewegingsmerk
Bestaat uit, of kan worden herleid tot, een beweging of een wijziging van de positie van de bestanddelen van een merk.
Figuur f: EUTM 017894840
Patroonmerk
Bestaat uitsluitend uit een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald. Figuur g: EUTM 000015602
Multimediamerk
Bestaat uit, of kan worden herleid tot, de combinatie van beelden en klank. Figuur h: EUTM 017451816
Vormmerk (driedimensionaal merk)
Bestaat uit, of kan worden herleid tot, een driedimensionale vorm. Het kan gaan om houders, verpakkingen, het product zelf of de verschijningsvorm ervan.
Figuur i: EUTM 000146704
Vormmerk met woordelementen
Bestaat uit een driedimensionale vorm met woordelementen. Figuur j: EUTM 000031203
Kleur(combinatie)merk
Bestaat uitsluitend uit een combinatie van kleuren (zonder omtreklijn). Figuur k: Uniemerk 00328614
§ 2.6 Tussenconclusie
Voor dit onderzoek is het van belang te weten waar de merkenwetgeving in zowel de Benelux als in Europa is neergelegd. Voor de Benelux geldt dat de wetgeving is neergelegd in het BVIE met het BOIP als autoriteit voor het register. Voor Europa is dat neergelegd in het UMVo met het EUIPO als
autoriteit. Naast traditionele merken bestaan er ook non-traditionele merken. De veranderingen in de regels omtrent de registratie van een merk bieden voor de non-traditionele merksoorten meer mogelijkheden om een merk, en daarmee een product of dienst te beschermen. Het oorspronkelijke vereiste van grafische voorstelling is op Europees niveau door de komst van Verordening (EU)
2015/2424 per 1 oktober 2017 geschrapt. Op nationaal niveau geldt dat na de omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2436 het vereiste in het BVIE per 1 maart 2019 is komen te vervallen. Nu dient een merk op een dusdanig duidelijke en nauwkeurige wijze in het register van het EUIPO te worden weergegeven, zodat het voorwerp voor de bevoegde autoriteiten en het publiek duidelijk en
nauwkeurig is vast te stellen.
Voor wat betreft het van toepassing zijnde recht, kan er geconcludeerd worden dat het artikel uit Verordening 2015/2424 zo dient te worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening.50
Hoofdstuk 3 – Non-traditionele merken
Eerder werd al duidelijk dat het vereiste voor grafische voorstelling is komen te vervallen. Door het nieuwe vereiste voor tekens die een merk kunnen vormen is er ruimte ontstaan voor het kunnen registreren van non-traditionele
merksoorten. In dit hoofdstuk wordt er eerst gekeken naar de mogelijk te registreren non-traditionele merken op dit moment. Vervolgens worden er verschillende non-traditionele merksoorten besproken in de periode voor de wijziging, met een uiteenzetting van verschillende arresten om te zien waar de knelpunten voor die non-traditionele merksoorten zaten.
§ 3.1 Non-traditionele merksoorten
Om erachter te komen welke non-traditionele merksoorten geregistreerd kunnen worden is er uitgegaan van de mogelijke opties bij de zoekfunctie ‘TMview’ op de site van het EUIPO. Het mogelijk om op deze manier de registers van verschillende bureaus te raadplegen, waaronder die van het EUIPO en het BOIP. Uit figuur 16 kan geconcludeerd worden dat de volgende non-traditionele merken erkend worden door de autoriteiten en in aanmerking komen voor registratie:
het vormmerk (3D); het kleurmerk; het hologrammerk; het bewegingsmerk; het multimediamerk; het geurmerk; het patroonmerk;
het positiemerk (plaats); het klankmerk.
Figuur 4: de merksoorten bij de zoekfunctie ‘ TMview’
Zoals je kunt zien worden er door de autoriteiten een negental non-traditionele merksoorten erkend. Op grond van artikel 4 UMVo en artikel 2.1 BVIE kunnen merken worden gevormd door alle tekens die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen (a). Daarnaast dienen de tekens in het register te kunnen worden weergegeven op een wijze die voor de bevoegde autoriteiten en het publiek duidelijk en
nauwkeurig is (b). Het vereiste van duidelijke en nauwkeurige omschrijving van waren en diensten als zodanig, wordt conform het IP Translator-arrest
gecodificeerd.51 Doordat merken voortaan ook anders dan grafisch kunnen
worden weergegeven krijgen non-traditionele merkvormen ook de mogelijkheid om als merk geregistreerd te worden, en daarmee bescherming te genieten.
Zoals al eerder opgemerkt kun je door middel van de zoekfunctie ‘TMview’ gebruik maken van de optie ‘merkenbureaus’, zodat je kunt zoeken naar merken bij zowel het EUIPO als het BOIP. Ze hanteren beiden het Europese
merkenregister, omdat het essentieel is om ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. In
overeenstemming met de ruimere bescherming die wordt verleend aan
Uniemerken die bekend zijn in de Unie, moet ook op nationaal niveau ruimere bescherming worden verleend aan alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.52
Figuur 5: de merkenbureaus bij de zoekfunctie ‘TMview’
Er zijn eigenlijk geen verschillende criteria voor de registratie van traditionele en non- traditionele merksoorten. Het is dan ook niet makkelijk om het
onderscheid tussen beiden te definiëren. Er wordt gesteld dat traditionele merken bestaan uit woorden, symbolen of vormgeving, of een combinatie daarvan. De non-traditionele merken zijn dan de merken die niet binnen die reikwijdte vallen. Deze merken werden vervolgens door het SCT opgedeeld in enerzijds merken die visueel waarneembaar zijn, zoals vormmerken,
kleurmerken, hologrammerken en bewegingsmerken, en anderzijds merken die niet visueel waarneembaar zijn, zoals geurmerken, smaakmerken en
klankmerken.53
§ 3.1.1 Kleurmerken – Libertel- en Heidelberger-arrest
Artikel 2.1 BVIE geeft aan dat een kleur een merk kan vormen. Hiermee
codificeert het Trademark Reform Package de arresten Libertel en Heidelberger van het Hof van Justitie, waarin het Hof erkende dat een kleur als merk kan worden gedeponeerd.
52
Richtlijn (EU) 2015/2436, considerans (10)53
Carapeto, ‘A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks’, Waseda Bulletin of Comparative Law 2016, Vol. 34Een kleurmerk omvat een bepaalde kleur of een combinatie van kleuren. In de Benelux is het al tientallen jaren mogelijk om een kleur of combinatie daarvan een geldig merk te laten zijn. Dit is gebaseerd op de op de open
definitie van het merkbegrip in het BVIE en de
onderscheidingsfunctie die kleuren in de praktijk vervullen. Het Hof van Justitie is hierin terughoudender. Het hof neemt als uitgangspunt dat kleuren eerder als versiering worden gezien
dan als onderscheidingsteken. De combinatie van de strenge toets van onderscheidend vermogen en de eis van grafische voorstelbaarheid, had tot gevolg dat kleurmerken niet Figuur 6
gemakkelijk erkend konden worden.54
De aanleiding voor de zaak van Libertel was de weigering van de kleuraanvraag voor de kleur oranje voor telecom-diensten. Het depot bevatte een oranje
rechthoek met de vermelding ‘oranje’, zonder vermelding van een kleurcode. De inschrijving werd geweigerd. Het Hof stelde dat er geen sprake is van een teken wanneer men enkel de eigenschappen van voorwerpen of diensten wil
beschermen. Na de weigering van de inschrijving bij het Bureau, is Libertel in beroep gegaan bij het Gerechtshof, welk beroep bij beschikking werd
afgewezen. Vervolgens heeft Libertel tegen deze beschikking beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. In het kader van de beoordeling van dit geschil heeft de Hoge Raad een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof. Samengevat luidde deze vraag als volgt: ‘’Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal
toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor
bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de richtlijn, en zo ja, onder welke omstandigheden?’’
Als eerst had het Hof de taak om vast te stellen of een kleur als zodanig een merk is in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Het Hof stelt dat dit het geval is, maar verwijst daarbij naar de criteria genoemd in het Sieckmann-arrest: om haar functie te kunnen vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn.55 In casu heeft de vraag
betrekking op de merkaanvraag; een eenvoudig kleurmonster. Een eenvoudig kleurmonster voldoet echter niet aan de eerdergenoemde Sieckmann-criteria, aangezien een kleurmonster na verloop van tijd kan verkleuren. Een verbale
54
Cohen Jehoram 2009, p. 107/108beschrijving van een kleurmonster is daarentegen wel voldoende omdat zij is samengesteld uit woorden die zelf weer uit lettertekens bestaan, evenals de aanduiding van de kleur door middel van een internationaal erkende kleurcode. Dergelijke codes staan erom bekend dat zij nauwkeurig en stabiel zijn. Een verbale beschrijving van de kleur voldoet niet in alle gevallen aan de
eerdergenoemde criteria. Of dit al dan niet zo is, zal aan de hand van de omstandigheden beoordeeld moeten worden. Indien bijvoorbeeld de vereiste nauwkeurigheid of duurzaamheid ontbreekt, kan dit gecompenseerd worden door bij de verbale beschrijving naast de kleur, de kleur met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden.56
Ten aanzien van de grafische voorstelbaarheid van kleuren bestaat naast het Libertel arrest, ook het Heidelberger-arrest. Anders dan in de Libertel zaak, waar het ging op de grafische voorstelbaarheid van een enkele kleur, gaat het in de Heidelberger zaak om de grafische voorstelbaarheid van combinaties van kleuren. Het bedrijf Heidelberger Bauchemie diende op 22 maart 1995 een aanvraag tot inschrijving van de kleuren blauw en geel
Figuur 7 als merk in, weergegeven op een rechthoekig stuk papier waarvan de bovenste helft blauw en de onderste helft geel was. De bijgevoegde omschrijving was als volgt: ‘‘Het aangevraagde merk bestaat uit de bedrijfskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten. De juiste aanduiding van de kleuren is als volgt: RAL 5015/HKS 47 — blauw, RAL 1016/HKS 3 — geel.’’
Net als in het Libertel-arrest geeft het Hof aan dat de grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn met name nauwkeurig en duurzaam moet zijn. Daartoe moet de grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos aangeduide kleuren een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. In casu is er sprake van een gewone vorm- en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het noemen van twee of meer kleuren ‘in alle denkbare vormen’. Dit voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid als genoemd in artikel 2 van de richtlijn, omdat de consument hierdoor niet in staat is bepaalde combinaties te vatten, te
memoriseren en daarmee een koopervaring te herhalen. Daarnaast is voor de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de beschermde rechten van een merkhouder onduidelijk. Met een verwijzing naar het Libertel-arrest geeft het Hof aan dat abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties wél een grafische voorstelling kan vormen door middel van een combinatie van een kleurmonster, een verbale beschrijving van de kleur en een internationaal erkende kleurenidentificatiecode. Wel is het noodzakelijk dat de kleuren of kleurcombinaties in de context waarin zijn worden gebruikt
daadwerkelijk als teken overkomen en de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren
bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.57 Dit betekende
een aanzienlijke beperking ten opzichte van de voorheen in de Benelux bestaande depot- en inschrijvingspraktijk, waarin merken gedeponeerd en ingeschreven werden enkel door middel van een kleurmonster, zonder een internationaal erkende kleurenidentificatiecode. Deze beperking heeft er in de zaak KPN – Mobistar voor gezorgd dat het door KPN in 1989 gedeponeerde merk nietig werd verklaard.58
Kleurcombinatiemerken bleven in beginsel beperkt tot de specifieke vormen en verhoudingen die in het depot aan de kleuren moest worden gegeven. In de praktijk worden kleurcombinatiemerken consequent, maar steeds in
verschillende uitvoeringen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan advertenties, afbeeldingen op vrachtwagens of hoe verkooppunten zijn ingericht. Bekende voorbeelden zijn de kleuren van Shell (geel/rood), Ikea (geel/blauw) of John Deere (groen/geel). Enkele kleurmerken konden zich daarentegen tot gebruik in iedere vorm uitstrekken.59
§ 3.1.2 Klankmerken – Shieldmark-arrest
Een klankmerk bestaat uit een klank of meerdere klanken. De registratie hiervan was al langer mogelijk, aangezien een klankmerk vatbaar was voor grafische voorstelling door middel van een notenbalk. Ondernemingen kunnen klanken gebruiken om hun waren en diensten van die van anderen te
onderscheiden. Bij het horen van sommige reclamejingles weet het publiek
57
HvJ 24 juni 2004, IER 2004/90 m.nt. Ch. Gielen (Heidelberger Bauchemie)58
Rechtbank van koophandel Brussel, 24 november 2006, RG no 05/00760 (Koninklijke KPN – Mobistar)direct waar het om gaat. In zo’n geval kan de jingle als merk worden geregistreerd.60 Hieronder wordt de zaak van Shieldmark besproken.
Shieldmark is houdster van veertien merken. Ze deponeerde twee verschillende geluiden
op in totaal 14 verschillende manieren, waarvan het eerste merk Figuur 8 op 5 juni 1992 en het laatste merk op 2 februari 1999 is ingeschreven bij het Benelux Bureau voor verschillende waren en diensten van klasse 9, 35 en 42. Het eerste geluid gaat om de eerste negen noten uit Für Elise van L. van Beethoven, met onder meer een notenbalk, een geluidsbeschrijving, een weergave van de opeenvolgende beschreven noten.
Het tweede geluid betreft een klanknabootsing van het gekraai van een haan door middel van het woord ‘Kukelekuuuuu’, vergezeld van een beschrijving van het merk. Op enig moment heeft Shieldmark beroep ingesteld tegen Kist, een communicatieadviseur, wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie. Hij verkocht namelijk een computerprogramma dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan liet horen. De vordering is toegewezen doch afgewezen, aangezien de Benelux-landen hadden willen uitsluiten dat klanken als merk werden ingeschreven. Shieldmark stelde vervolgens, samengevat, de volgende prejudiciële vragen aan het Hof: ‘’Dient artikel 2 van de richtlijn aldus te
worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat klanken of geluiden als merken worden aangemerkt, en zo nee, aan welke voorwaarden moet een klankmerk dan voldoen om aan de vereisten voor grafische voorstelling te voldoen en op welke wijze moet het merk worden gedeponeerd?’’ Het Hof stelde dat de richtlijn niet spreekt van een limitatieve opsomming van tekens die een merk kunnen vormen. Voorts zijn klanken niet ongeschikt om waren of diensten van een onderneming van die van anderen te onderscheiden. Alle tekens die daartoe geschikt zijn, kunnen immers als merk dienen. Voor wat betreft de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een grafische weergave, wijst het Hof in de eerste plaats op de taak van de nationale rechter aan wie het geschil is
voorgelegd om per geval te bepalen of het teken al dan niet een merk kan vormen. Verder stelt het Hof dat een teken niet als klankmerk kan worden ingeschreven wanneer de grafische voorstelling van het teken een beschrijving in woorden, slechts een klanknabootsing zonder nadere precisering of een opeenvolging van noten zonder nadere precisering is. Daarentegen volstaat een
in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten, wel.61
Tegenwoordig kan een klankmerk ook worden weergegeven door indiening van een geluidsbestand, aangeleverd in MP3-formaat en niet groter dan twee
megabyte. Ook mag de klank volgens het Bureau geen ‘stream’ of ‘loop’ zijn.
Vanaf 1 oktober 2017 accepteert het Bureau geen merkbeschrijving meer
voor klankmerken, aangezien alleen de weergave van het merk het
voorwerp van de inschrijving definieert.
62Voor een voorbeeld van een geluidsmerk weergegeven met een geluidsbestand, gebruik ik het merk van Cool Blue (EUTM: 017944840). Het merk is
ingeschreven in de klassen 35 en 39, voor onder andere reclame, beheer van commerciële zaken, en logistieke diensten. Benieuwd hoe dit merk klinkt? Klik dan op de volgende link:
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017944840
§ 3.1.3 Geurmerken – Sieckmann-arrest
Sieckmann diende een aanvraag in voor een geurmerk bestaande uit de scheikundig zuivere stof methylcinnamaat (kaneelzuurmethylester) met als structuurformule C6H5-CH = CHCOOCH3. Bij de aanvraag zat verder een houder met daarin een geurmonster en de verklaring dat de geur gewoonlijk wordt omschreven als balsemachtig-fruitig met een zweem van kaneel.63
Het geurmerk wordt wel genoemd in het register, maar het daadwerkelijk
deponeren van een geurmerk lijkt in de praktijk nog onmogelijk. Volgens het Hof van Justitie voldoet noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling.64 Opmerkelijk is dat de maker van
Play-Doh klei, Hasbro, bij het Amerikaanse merkenbureau merkbescherming heeft gekregen voor de geur van haar klei. Het is Hasbro gelukt om met heel veel bewijs aan te tonen dat de geur onderscheidend vermogen heeft gekregen en krijgt daarom merkbescherming. De reden dat in Europa (nog) geen
geurmerken kent is, kort gezegd, dat een geur niet specifiek genoeg kan worden
61
HvJ EG, 27 november 2003, C-283/01 (Shieldmark)62
Merkenrichtsnoeren – klankmerken, guidelines.euipo.europa.eu63
HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003/600, r.o. 11, 13 (Sieckmann)omschreven en weergegeven.65 In het Sieckmann-arrest is bepaald dat, wanneer het een olfactorisch teken betreft, noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan voldoet aan de vereisten voor grafische voorstelling.66
§ 3.1.4 Positiemerken
Een positiemerk wordt gekarakteriseerd doordat er altijd een onveranderlijk element op het product staat
aangegeven in dezelfde houding en in eenzelfde
verhouding. De weergave van dit merk dient te worden
gedaan door indiening van een reproductie waaruit de positie en de grootte of proportie van het merk ten opzichte van de Figuur 9: EUTM 001180231 betrokken waren naar behoren blijken. De elementen die geen deel uitmaken van het voorwerp van de inschrijving moeten visueel worden onderscheiden, bij voorkeur door middel van onderbroken stippellijnen. Er kan een beschrijving worden toegevoegd die in overeenstemming is met de weergave van het merk om aan te geven hoe het teken op de waren wordt aangebracht. Deze
beschrijving is geen vervanger van een visuele disclaimer. Kleuren kunnen daarin worden aangegeven voor zover ze volledig deel uitmaken van de beschrijving.
De problematiek ligt hier niet zozeer in de grafische voorstelling, maar in het onderscheidend vermogen. De consument moet het merk zien als
onderscheidingsteken. De kans bestaat dat de consument het eerder
opvat als een versiering. Wanneer een teken van huis uit geen onderscheidend karakter heeft, moet de invloed van het constant op een identieke positie plaatsen van het teken worden gewaardeerd. Wanneer een teken op een onverwachte of ongewone plek wordt geplaatst, zal er minder snel onderscheidend vermogen verkregen worden.67
§ 3.1.5 Hologrammerken
Hologrammen geven een driedimensionaal en vrijstaand beeld weer dat geen speciale bril of speciaal kijkapparaat vereist. Het
65
‘Hasbro Trademarks a Favorite Smell from Childhood: The PLAY-DOH Scent’, hasbro.com66
HvJ EG 12 december 2002, NJ 2003/600, r.o. 72 (Sieckmann)kan beschreven worden als een combinatie van een driedimensionaal merk en een bewegingsmerk. Voor de wetgevingshervorming voldeed het hologrammerk aan de grafische voorstelbaarheid door een fotografische reproductie in
meerdere afbeeldingen die het holografische effect Figuur 10: EUTM 002559144
of een beschrijving vastlegde. Deze weergave was vergelijkbaar met de
weergave van het driedimensionale merk. Problematisch was dat het moeilijk was voor derden om complexe hologrammen waar te nemen door middel van afbeeldingen, met als gevolg er slechts drie geregistreerde, geldige
hologrammerken vindbaar zijn, geregistreerd onder de oude representatievereisten.68
Figuur 21 is een merk van Eve Holdings Inc. bestaande uit holografisch
papier dat het kleurenspectrum weergeeft in een patroon van schuine,
parallelle lijnen, aangebracht op het oppervlak van een pakje. Dit merk is
geregistreerd in klasse 34 voor sigaretten.
§ 3.1.6 Patroonmerken
Een patroonmerk bestaat uitsluitend uit een set elementen die regelmatig worden herhaald, zoals
bijvoorbeeld de patronen van Louis Vuitton (figuur 22) of Burberry. Voorheen werd een patroonmerk geregistreerd als beeldmerk. De grafische voorstelbaarheid is nooit problematisch geweest voor dit merksoort. Belangrijk is
dat de plaats van de elementen Figuur 11: EUTM 000015602 niet varieert, en de plaats duidelijk wordt aangegeven.
